未经公司股东会或董事会决定，注册商标的转让行为应当被认定无效

（一） 注册商标转让的条件和程序

对注册商标的处分权，是商标所有人享有的权利之一。商标所有人对其商标进行转让，是行使处分权的重要表现形式。商标转让后，商标权的主体发生变化，转让人不再是商标权人，受让人成为新的商标权人。商标权发生变动是当事人双方签订并履行商标转让合同的结果，是合同双方当事人实施民事法律行为的结果。注册商标作为无形财产，根据《合同法》、《商标法》以及《商标法实施条例》的有关规定，要发生转让的效果必须符合一定的条件和程序。

1．注册商标转让的条件

（1）转让人对注册商标享有处分权

转让注册商标是一种财产处分行为，而处分财产行为发生法律效力的前提是处分人对其所处分的财产依法享有处分权。一般而言，无处分权的人处分他人财产，处分行为无效。不过，根据《合同法》第51条之规定，无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。就注册商标而言，对其享有处分权的人一般为注册商标所有人。虽然在某些情况下注册商标所有人可以委托代理人对注册商标进行处分，但转让人依然为注册商标所有人而非其代理人，由此发生的法律后果也应由商标所有人承担。

（2）一并转让

商标是区别商品或服务来源的标志。在实践中，一个自然人、法人或者其他组织往往在相同、类似商品或服务上注册了若干相同或近似的商标。若允许其将部分商标转让给他人，同时保留部分商标，将造成相同、类似商品或者服务上的相同、近似商标由不同的商标权人所有，这就使得消费者对商品或者服务的来源产生混淆。由于相同或者近似商标的专用权是一个整体，转让注册商标时不得造成商标权的分割，必须将同一种商品或类似商品的相同或近似商标一并转让。因此，我国《商标法实施条例》第20 条明确规定：“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让；未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满未改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。”

2．注册商标转让的程序

（1）签订书面转让协议

（2）依法办理注册商标转让申请手续并予以公告

转让人和受让人应当将《转让注册商标申请书》共同向商标局提出申请，由商标局依法进行审查。经商标局审查核准转让的，进行公告。公告是注册商标转让程序的完结，受让人自公告之日起享有商标专用权，转让人自商标局公告之日起，对该商标不再享有商标专用权。

从本案的情况来看，青岛某焊接材料公司系涉案第140236号、第1725501号、第1729583号注册商标的所有权人，依法对上述商标享有处分权。青岛某焊接材料公司将第1725501号注册商标转让至孔某、孔某再将其转让至李某，均采取了书面协议形式。而且，青岛某焊接材料公司与孔某、孔某与李某之间转让注册商标的申请获得了商标局的核准并依法进行了公告。从表面上看，上述当事人之间签订的两个协议应当产生相应的法律效力，即李某为第1725501号注册商标的专用权人。但问题并非如此简单，因为协议生效的基本前提是签订的协议依法成立。本案中，青岛某焊接材料公司的注册商标的受让人是当时该公司的法定代表人孔某，也就是说，孔某与青岛某焊接材料公司之间存在关联关系。孔某与青岛某焊接材料公司之间签订的注册商标转让协议的效力如何？对这个问题需要作进一步研讨。

（二）公司注册商标转让的法律效力

1．公司对外转让注册商标的法律效力

陈某与赵某系夫妻关系。赵某系某食品有限公司（以下简称某食品公司）原法定代表人，2005年12月9日，某食品公司法定代表人变更为刘某。转让的商标为“九寨”，属第29类商标。食品公司因经营需要商定购买四川九寨沟县青稞酒厂（以下简称青稞酒厂）注册的“九寨”，第29类商标（注册号1690740）。为简化手续和其他原因，2004年3月14日，某食品公司股东会决定由赵某以个人名义与某青稞酒厂签订《商标转让合同》，申请办理商标变更登记手续。2004年3月17日赵某以个人名义与某青稞酒厂签订了《商标转让合同》，某食品公司于当日支付给某青稞酒厂10万元商标转让费、1800元的手续费。某食品公司将该商标作为无形资产列入资产账目。赵某以个人名义向国家商标局申请办理了转让登记手续，2005年8月28日国家商标局核准转让。2005年4月13日阿坝藏族羌族自治州中级人民法院作出（2005）阿中民初字第09号民事判决，确认“九寨”第29类注册商标的所有权归食品公司。2004年5月12日，赵某与其妻陈某签订《商标转让协议》约定：赵某将“九寨”第29类注册商标（注册号为1690740）无偿转让给陈某。后陈某向国家商标局申请办理转让手续，2004年6月15日国家商标局受理其转让申请。 2004年5月27日，赵某与刘某签订《商标转让协议》约定：（一）甲方（赵某）同意将 “九寨”第29类商标（注册号1690740）所有权转让给乙方（刘某），转让费10万元整。（二）按我国《商标法》第39条的规定办理转让手续，转让费用由乙方承担。（三）甲、乙双方签订本协议时，甲方应向乙方提供“九寨”注册商标合法有效的依据，同时甲方无权授予第三方使用本商标，未经乙方许可甲方不得再继续使用本商标。（四）本协议经甲、乙双方签字生效。2004年5月18日和5月21日双方签订的《商标转让协议》同时作废。 2004年5月28日刘某支付赵某现金10万元。之后，刘某委托四川省某商标事务所有限责任公司向国家商标局申请办理转让手续，2004年6月18日国家商标局受理该申请。2004年10月29日，国家商标局向刘某发出转让申请补正通知书，以第1690740号商标在先已提出转让给他人，要求刘某在收到本通知30日内，提供与转让人的转让合同，并说明情况，未在规定期限内补正且无正当理由的，第1690740号商标的转让申请不予核准。 2004年7月23日，四川省工商行政管理局对某食品公司原查封的有关财物解除了强制措施。同月27日，赵某委托龙某向刘某汇款10万元人民币。其中一张汇款单附言中称：刘总封已解，原你提供用于解封的10万元未用现寄还，原我（赵某）所开收据请原件寄回。该汇款刘某未领取。

阿坝藏族羌族自治州中级人民法院经审理认为，本案中赵某均是以个人名义与陈某、刘某签订《商标转让协议》，某食品公司并未委托赵某对外以个人名义转让该商标。陈某及刘某未提供确实、充分的证据证明某食品公司委托赵某以个人的名义对外转让“九寨”第29类商标。对于刘某提供的田某于2004年11月12日的《情况说明》，因证人田某未出庭作证、其又系刘某企业员工，与刘某有利害关系，此证言无其他证据印证，依照最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第55条第1款、第69条第（2）项、第（5）项的规定，此证据不能作为本案的定案依据，不能证明赵某与刘某签订《商标转让合同》时与某食品公司之间存在间接代理关系。赵某于2004年5月12日、27日与刘某签订《商标转让协议》时确系某食品公司的法定代表人，但赵某作为法定代表人只有经营活动才能由某食品公司承担责任，某食品公司的企业法人营业执照证明其经营范围是荤、素食品加工与销售，保健食品精加工与销售，而赵某转让商标行为与该公司经营范围不符，其转让行为不属于经营活动，某食品公司不能对赵某转让商标的行为承担民事责任。因此，赵某签订两份转让合同的行为属个人行为。对于刘某提出的赵某的转让行为属间接代理行为的主张，不应支持。阿坝藏族羌族自治州中级人民法院（2005）阿中民初字第09号民事判决已确认“九寨”第29类商标（注册号为1690740）的所有权归某食品公司，依据我国《民法通则》第71条的规定，赵某不享有该商标的所有权，无权对该商标进行处分，所有权人某食品公司对两个转让协议也未追认，其转让行为不符合我国《合同法》第51条的规定，因此，赵某分别与陈某、刘某签订的《商标转让协议》均属无效合同。对陈某、刘某要求确认2005年5月12日、27日的《商标转让协议》有效，并要求赵某给付商标注册原件，履行合同，承担违约责任等诉讼请求不予支持。对于某食品公司提出的该争议商标归其所有，并未委托赵某转让，两份转让合同无效的主张予以支持。刘某于2004年5月28日向赵某支付现金10万元，赵某以个人名义出据了收条，虽收条中未写明该现金的性质，但其数额与双方签订的《商标转让协议》中约定的商标转让款数额一致；而被查封的财产是某食品公司的，刘某个人为某食品公司提供解封费用不合乎常理。因此，该10万元现金应属商标转让款。依据我国《合同法》第58条的规定，《商标转让协议》无效后，应返还因合同取得的财产，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，故赵某应返还刘某已支付的10万元商标转让款。本案中过错方系赵某，赵某应按中国人民银行同期贷款利率赔偿10万元资金法定孳息（期限从2004年5月28日起算）。刘某虽在向成都市中级人民法院提供的证据中提交了委托四川省某商标事务所有限责任公司办理该商标转让手续花去代理费和差旅费5,800元，但未在庭审中出示、质证，且未提供正规票据。其在庭审中仅出示国家商标局受理转让商标注册费清单、工商行政管理商标注册收费专用收据，证实已向国家商标局交纳申请注册费用为1,000元，对于该损失应由赵某赔偿。陈某未提供证据证明双方有因合同取得的财产，也未提供证据证明有损失存在。据此，经阿坝藏族羌族自治州中级人民法院审判委员会讨论决定，依照我国《民法通则》第71条、《合同法》第51条、第58条的规定，阿坝藏族羌族自治州中级人民法院判决如下：1．赵某与陈某于2004年5月12日签订的《商标转让协议》、赵某与刘某于2004年5月27日签订的《商标转让协议》属无效合同；2．驳回陈某、刘某的其他诉讼请求；3．赵某赔偿刘某因申请转让商标所支出的注册费用1,000元，返还刘某支付的10万元商标转让款，并按中国人民银行同期贷款利率赔偿10万元资金占用利息（从2004年5月28日起至本判决生效止）。以上款项在本判决生效后10日内一次性给付。

刘某不服上述判决，向四川省高级人民法院提起上诉。请求：1．撤销阿坝藏族羌族自治州中级人民法院（2005）阿中民初字第27号、第43号民事判决；2．确认上诉人与被上诉人之间签订的《商标转让协议》有效；3．判令被上诉人向上诉人交付“九寨”商标注册证原件，继续履行合同；4．判令被上诉人承担违约责任，向上诉人赔礼道歉；5．由被上诉人承担本案诉讼费及其他诉讼费用。其上诉的事实与理由为：1．原审法院隐匿证据，造成认定事实不清，适用法律不当。上诉人在原审中所举2004年5月18日、5月21日刘某与赵某订立的《商标转让协议》证据，原审判决书只字不提，包括判决书专门分析的《情况说明》也未列明，可见，原审法院隐匿证据，造成认定事实不清；原审判决依据我国《民法通则》第71条的规定，认定赵某不享有商标的所有权，无权对该商标进行处分错误；原审法院判决上诉人与被上诉人协议无效无法律依据，即使不是注册商标专用权人，其转让注册商标专用权也不是当然无效。2．本案适用我国《合同法》有关间接代理的法律规定。国家商标局的“核转商标转让证明”说明，“九寨”第1690740号商标受让人为被上诉人赵某，至原审法院判决时赵某仍是该注册商标专用权合法所有人。2004年5月18日、5月21日赵某、刘某订立的《商标转让协议》证据说明增加10万元转让款的前因后果。2004年11月12日田某的《情况说明》中陈述“5月22日下午，赵某给刘某打电话说：‘九寨’商标无偿转让，股东们心理不平衡、有意见，要求按照3月份向某青稞酒厂收购‘九寨’商标的10万元原价格给予转让，以便对股东们有个交待。”该《情况说明》佐证了赵某间接代理食品公司与刘某订立商标转让合同。《情况说明》虽是刘某的一方人员的陈述，但该陈述是于2004年11月在成都市中级人民法院立案时所写并已经提供，赵某是在成都市中级人民法院2005年7月28日正式开庭时才提供阿坝藏族羌族自治州中级人民法院(2005)阿中民初字第09号民事判决书，刘某也是开庭时才知晓，两者时间相距近9个月，当时刘某并不知道9个月后会有上述判决书，刘某的一方人员当时的陈述对刘某还谈不上是有利还是无利，因此是一个实事求是的说明。阿坝藏族羌族自治州中级人民法院(2005)阿中民初字第09号民事判决确认食品公司为“九寨”商标所有人，而赵某为该食品公司法定代表人、代理人，构成事实上的间接代理。田某的《情况说明》己在成都市中级人民法院（2005)成民初字第53号民事裁定书及四川省高级人民法院(2005)川民终字第211号民事裁定书中予以确认，无需出庭作证。事实上，纠纷是因被上诉人自觉合同价款过低，严重违背诚实信用，一再反悔，采取多种不正当手段企图不履行合同导致的。综上所述，刘某认为，赵某是以自己的名义间接代理某食品公司与上诉人订立商标转让合同，上诉人在订立合同时无需知晓委托人、也无法知晓委托人。因此，不论是被上诉人不愿还是不能履行，某食品公司作为委托人有义务协助履行商标转让义务。

赵某答辩称，刘某所陈述的事实和理由不能成立。主要理由是：1．经阿坝藏族羌族自治州中级人民法院（2005）阿中字第09号生效判决确认，“九寨”商标的所有权属食品公司，因此赵某的转让行为无效，所签订的协议为无效合同。2．赵某与刘某、陈某所签订的合同客观上无法履行。由于本案所讼争的“九寨”商标已通过法院生效判决确认为某食品公司所有，赵某对该商标没有相关权利，因此赵某对该商标的处分无效。

陈某答辩称，其与赵某的商品转让协议是双方真实意思表示，且申请变更在先，故请求继续履行协议。

某食品公司答辩称：1．关于本案的法律适用。根据阿坝藏族羌族自治州中级人民法院( 2005 )阿中民初字第09号生效民事判决，已确认“九寨”商标为某食品公司所有，而非赵某个人所有。由于人民法院的生效判决具有公示、公信力，对当事人私权利的救济，以人民法院的司法判决为最终保护，因此人民法院生效判决的效力高于行政机关的登记效力。根据该份判决，“九寨”商标依法为食品公司所有，而某食品公司从未委托赵某转让“九寨”商标。根据我国《合同法》第51条：“无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效”的规定，赵某与刘某、陈某签订的商标转让协议无效。在我国民法体系内没有上诉人所称的“间接代理”这一概念。我国《民法通则》第63条规定，代理人只有在其代理权限内，以被代理人名义同第三人实施的民事法律行为，所产生的责任才由被代理人承受。因此，上述规定只规定了直接代理这种代理形式，没有间接代理的有关规定。在本案中，某食品公司从未委托赵某转让商标，二者之间没有就此建立委托关系。2．关于赵某的法定代表人身份问题。根据法律的规定，法定代表人的行为由其所代表的公司承担相应民事责任时，需存在一定的前提。首先，该法定代表人对外的行为须以公司的名义开展；第二，该法定代表人的民事行为属于该公司的经营范围。只有同时满足这两项条件时，法定代表人的行为才能由其所代表的公司承担相应的民事责任。在本案中，赵某则始终是以自己的名义进行商标转让，同时，转让商标的行为不属于某食品公司的经营范围，因此，某食品公司对赵某的商标转让行为不应承担任何民事责任。

四川省高级人民法院除对原审法院查明的案件事实予以确认外，另查明，2004年5月27日，赵某与刘某签订《商标转让协议》的次日，刘某支付赵某现金人民币10万元，赵某以自己的名义向刘某出据了收条。2004年7月27日，赵某委托龙某向刘某汇款人民币10万元。其中一张汇款单附言中称：刘总封已解，原你提供用于解封的10万元未用现寄还，原我（赵某）所开收据请原件寄回。该汇款刘某未领取，赵某通过四川省九寨沟县公证处提存此款。2004年11月18日，该公证处通知提存无效后，该款一直由赵某保管。

四川省高级人民法院经审理认为，2004年5月27日赵某与刘某签订《商标转让协议》时，协议书约定所转让即本案所讼争的商标的注册人是赵某，但从本案查明和原审法院( 2005 )阿中民初字第09号生效民事判决已确认的事实说明，赵某此时明知“九寨”商标为某食品公司所有，而非其个人所有。从某青稞酒厂受让“九寨”商标的10万元转让费和1,800元的手续费由某食品公司支付并已将该商标作为无形资产列入了某食品公司资产账目，故在未经某食品公司授权和同意的情况下，赵某不应当也无权私自将所有权属某食品公司的“九寨”商标擅自对外转让。

赵某与刘某签订《商标转让协议》时其虽为某食品公司的法定代表人，但因“九寨”商标的所有权属某食品公司而赵某以个人名义与刘某签约的行为属无权代理，同时又因赵某此时仍为某食品公司的法定代表人、所涉商标的注册人又为赵某，故足以使刘某相信赵某具有代理权，为此，赵某与刘某签订商标转让协议的行为构成表见代理。

田某在原审中的《情况说明》和在二审庭审中的陈述虽然能够证明赵某与刘某签订《商标转让协议》及履行的相关事实，但在证明赵某与某食品公司是否构成委托代理关系上为孤证，其证词与其他证据不能形成证据链，不能证明所主张的待证事实。又因某食品公司一直否认并事后亦不追认赵某的代理行为，刘某也无证据证明和提供法律依据支持其关于赵某的转让行为属间接代理行为的主张，故对其该主张本院不予支持。

赵某与刘某签订《商标转让协议》的行为构成表见代理，但因某食品公司一直否认并事后亦不追认赵某的代理行为且赵某不享有“九寨”商标的所有权，无权对该商标进行处分，故赵某与刘某签订的《商标转让协议》因主体不适格且无权处分而无效。

从本案查明和原审法院( 2005 )阿中民初字第09号生效民事判决已确认的事实分析，“九寨”商标虽以赵某的名义注册，但其所有权人归属某食品公司。赵某与刘某签订《商标转让协议》时其虽为某食品公司的法定代表人，但其明知“九寨”商标为某食品公司所有，而非其个人所有，赵某和某食品公司在诉讼中一直不承认和不认可赵某的转让行为经过某食品公司的委托，刘某也没有提供证据证明赵某与某食品公司构成间接代理关系，故赵某始终以其个人名义进行的转让行为与某食品公司无关。我国《民法通则》第71条规定：“财产所有权是指所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利”；《合同法》第51条规定：“无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效”。原审法院在认定“九寨”商标归属某食品公司并赵某以其个人名义进行的转让行为与某食品公司无关的前提下，依据上述法律规定判决赵某与刘某签订的《商标转让协议》无效正确，本院认为应予维持。据此，四川省高级人民法院维持了一审判决。

1998年3月，孙某、黄某分别出资50万元，共计100万元注册成立某公司。经营范围以糖果、食品农副产品加工为主，法定代表人为孙某。2001年6月7日，某公司在国家商标局注册并取得了第1583364号“大白鹅”文字加图形商标，该商标核定使用商品为第30类，即：糖果、酥糖、怪味豆类等。2005年9月23日，时任某公司法定代表人的孙某在未经公司股东会同意的情况下，私自向国家商标局申请受让上述第1583364号“大白鹅”文字加图形商标。2006年4月7日，国家商标局核准了第1583364号商标的转让，明确了受让人为孙某，至此，孙某无偿受让某公司商标的行为完成。

德阳市中级人民法院经审理认为，我国《公司法》第3条规定：“公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。”某公司依法享有对第1583364号“大白鹅”商标的专用权。孙某作为某公司的股东，又是法定代表人，其应当谨慎履职，尽力维护公司利益，而不能进行损害公司利益的自我交易。我国《公司法》第149条对公司董事及高级管理人员的八类行为作出了禁止性规定，其中第（4）项为：“违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会或者董事会同意，与本公司订立合同或者进行交易。”孙某未经公司另一股东的同意，擅自将公司财产转让给自己，且是无偿转让，明显存在恶意。转让行为首先不是某公司的自由意思表示，违反了民法的自愿原则，还违反了《公司法》对公司高管要求的谨慎履职的义务，同时违反了《公司法》对公司高管上述禁止性行为的规定，故根据《合同法》第52条关于“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同无效的规定，某公司与孙某对1583364号商标的转让与受让行为归于无效。

国家商标局核准转让合同是依法行使行政管理职权，根据我国《商标法实施条例》第25条的规定，其审核的是商标转让是否产生误认、混淆或其他不良影响，而非认定商标转让的民事行为的效力，孙某的抗辩实际上是将商标转让合同与国家商标局对商标转让的审核行为混为一谈，故核定转让的事实不能影响对违法行为无效的认定。孙某未经某公司股东会通过，擅自无偿将公司注册商标转让给自己的行为，割裂了商标权人同注册商标的关系，不是权利人的真实意思表示，根据《民法通则》第55条第1款第（2）项关于“民事法律行为应当意思表示真实”及第58条第1款第（3）项关于“在违背真实意思的情况下所为民事行为无效”的规定，原来的商标权人有权向人民法院提出转让无效的请求。根据我国《合同法》第58条关于据无效合同取得的财产应当返还的规定，作为法律行为无效的当然后果，孙某应当将争议商标回转给某公司。据此，德阳市中级人民法院作出如下判决：某公司与孙某转让及受让第1583364号大白鹅文字加图形商标的行为无效，孙某于判决生效之日起10日内将第1583364号大白鹅文字加图形商标返还某公司。

孙某不服上述判决，上诉于四川省高级人民法院，请求依法撤销德阳市中级人民法院（2007）德民初字第16号民事判决。其主要理由为：1．原审法院程序违法。原审法院除支持了被上诉人的诉讼请求外，还判决“孙某于本判决生效之日起10日内将1583364号大白鹅文字加图形商标返还某公司。”在原审诉讼中，被上诉人仅诉请对商标转让行为确认无效，而没有返还之诉请。原审法院在被上诉人诉请之外，代替当事人为其增加诉讼请求并予以支持，该行为违背了民事诉讼“不告不理”的基本原则，显属程序违法。2．原审法院关于“本案系财产权争议，属于民事争议是平等民事主体之间就民事权利义务转让发生的纠纷，系人民法院主管”的观点，是适用法律错误。本案的争议是商标转让的行为本身，而不是商标权属本身。核准确认转让行为是否有效的部门是工商行政管理部门，是行政机关，而不是司法机关。

某公司答辩称：原审法院审判程序合法，认定事实清楚、适用法律正确，故请求驳回上诉，维持原判。

四川省高级人民法院经审理认为，因原审法院在认定孙某未经某公司股东会通过，擅自无偿将某公司的注册商标转让给自己的民事行为无效的前提下，依据《合同法》第58条关于无效合同取得的财产应当返还的规定，判令孙某将某公司所有的“大白鹅”注册商标返还某公司的判决正确，应予维持。本案所涉“大白鹅”注册商标属公司财产，其财产所有权归属于某公司。某公司在原审诉讼中诉求人民法院判令孙某将某公司所有的“大白鹅”注册商标转让给自己的行为无效，故本案涉及财产权争议，归属于民事争议。原审法院依据《民法通则》第2条和第96条的相关规定确认本案由人民法院管辖属适用法律正确。上诉人孙某主张本案不应由人民法院管辖因证据不足、理由不充分，本院不予支持。据此，四川省高级人民法院依照我国《民事诉讼法》第153条第1款第（1）项之规定，维持原审判决。

该案反映的核心问题仍然是关联交易中注册商标转让的效力问题。虽然该案与青岛某焊接材料公司注册商标转让案适用的法律依据有所不同，但人民法院的判决却达成了一致，即均认为在关联交易中，公司的法定代表人未经公司章程授权或者未经股东会或董事会同意，不得擅自与公司签订合同或进行交易。

2003年9月26日，某建材公司委托某商标事务所向国家商标局申请在19类石膏板等商品上注册“方星”、“美厦”商标，2004年9月30日，国家商标局正式受理某建材公司“方星”、“美厦”商标的注册申请。2004年4月13日，某建材公司与第三人顾某共同签署商标转让申请书，将美厦、方星商标转让给第三人，并由第三人委托某商标事务所办理商标申请人变更手续，2004年9月28日，商标局核准“方星”、“美厦”商标的申请人变更为第三人。但两商标至今未获国家商标局核准注册，仍为申请注册之中的商标。2004年10月9日，颜某、顾某相互出具双方签字的证明一份，内容如下：某建材公司属于顾某所有；方星、吉祥兴业两个品牌归顾某所有；美厦、千之翔两个品牌归颜某所有。2005年3月18日，原告李某诉至临沂市中级人民法院，并提供其与某建材公司股东丁某签订的注明日期为2003年9月26日的协议书和转让费收条各一份，协议内容如下：经协商，甲方（某建材公司）将受理申请注册的“美厦”和“方星”商标第19类转让给乙方（李某）所有，转让费用5,000元整乙方一次付清，待条件成熟时，双方办理过户手续，如任何一方违约，罚款10万元整。协议由李某、丁某签字并加盖了某建材公司公章。转让费收条系丁某以某建材公司的名义出据，内容为：今收到李某商标转让费5,000元整。注明日期为2003年9月27日，未加盖公章。

临沂市中级人民法院经审理认为，某建材公司系经临沂市工商行政管理局核准，由颜某、顾某、丁某、曲某、曹某五人共同出资设立的有限责任公司。某建材公司在经营过程中，将申请注册之中的商标“方星”、“美厦”转让给第三人，各股东未明确提出异议。某建材公司针对原告的起诉辩称从未与他人签订过商标转让合同，但其法定代表人颜某于2004年10月24日出具的与第三人分别享有“方星”、“美厦”商标所有权的的证明，已说明某建材公司对第三人受让该申请商标的效力已予认可。原告与丁某签订的商标转让协议没有明确的履行期限，亦未获得公司法定代表人颜某的认可，2004年10月9日颜某、顾某仍就商标所有权进行协商，证明丁某也没有在此之前将与原告签订的协议通知其他股东。虽然原告与丁某签订的协议时间在先，且加盖了某建材公司的公章，丁某也已收取了商标转让费，但因没有向国家商标局申请办理商标申请人变更手续，不能以此对抗某建材公司与第三人之间商标转让合同的效力。在第三人受让商标并向国家商标局申请变更商标申请人获得核准的情况下，原告诉请的商标转让合同已经履行不能，原告可以请求追究出让方的违约责任，而主张继续履行合同无法律依据，本院不予支持。该院根据我国《民事诉讼法》第120条、第130条的规定判决如下：驳回原告李某的诉讼请求。

在该案中，颜某是某建材公司的股东和法定代表人，顾某是某建材公司的股东，丁某也是某建材公司的股东。2003年9月26日，丁某以某建材公司的名义与原告李某签订了注册商标转让协议，且于9月27日收受了李某商标转让费5,000元。从法院查明的事实来看，丁某以某建材公司的名义与原告李某签订注册商标转让协议时，没有征得公司股东会或董事会的同意，甚至公司股东会或董事会并不知情，但所签协议加盖了某建材公司的公章，相对人李某有理由相信丁某有权代表某建材公司签订商标转让协议，故双方所签订的商标转让协议应属合法有效。2004年4月13日，某建材公司与第三人顾某共同签署商标转让申请书，将美厦、方星商标转让给顾某，并由第三人顾某委托某商标事务所办理商标申请人变更手续。2004年9月28日，商标局核准“方星”、“美厦”商标的申请人变更为第三人。2004年10月9日，颜某、顾怀启相互出具双方签字的证明一份。某建材公司的法定代表人颜某2004年10月24日出具了与第三人顾某分别享有“方星”、“美厦”商标所有权的的证明。实际上，两商标至今未获国家商标局核准注册，仍为申请待核准注册商标。根据现有证据可以作出判断，某建材公司与第三人顾某签订的协议表面上是将“方星”、“美厦”两待核准注册商标转让给顾某，而实际上是将其中的“方星”转让给顾某，将其中的“美厦”转让给颜某。虽然公司其他股东对此未明确提出异议，但并不表明经过了股东会的同意。由于该商标转让行为发生在2004年，故该案的审理应适用1999年修改的《公司法》。根据该法第61条第2款之规定，董事、经理除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。由于该法并未规定股东与公司订立合同或者进行交易需要公司章程授权或者股东会同意，因此，不能认为某建材公司与顾某的商标转让协议违反了《公司法》的规定。颜某作为某建材公司的法定代表人，通过某建材公司与其签订商标转让协议的方式，规避了公司法的规定，受让了“美夏”申请商标。由于某建材公司先后与李某、顾某签订的商标转让协议均为有效协议，且两协议的标的完全相同，因此某建材公司不可能同时履行两个协议约定的义务。虽然原告李某与某建材公司签订的协议时间在先，丁某也已收取了商标转让费，但因没有向国家商标局申请办理商标申请人变更手续，不能以此对抗某建材公司与第三人之间商标转让合同的效力。因此，临沂市中级人民法院认为，在第三人顾某受让商标并向国家商标局申请变更商标申请人获得核准的情况下，原告诉请的商标转让合同已经履行不能，原告可以请求追究出让方的违约责任。

二、注册商标转让是否适用善意取得制度

在本案中，青岛某焊接材料公司与孔某之间签订注册商标转让协议，孔某受让注册商标后，再次将受让商标转让给李某。基于善意取得制度不适用于商标权领域的认识，一、二审法院审理本案时均认为，由于青岛某焊接材料公司转让给孔某的第1725501号注册商标的行为系无效民事法律行为，故孔某再次转让第1725501号注册商标给李某的行为也为无效行为。当然，有人会提出疑问，如果注册商标转让适用善意取得制度，那么原注册商标专用权人的利益如何保护？其实，这并不存在法律上的障碍。因为如果无权处分人的处分行为给原注册商标专用权人造成损失，原注册商标专用权人可以请求该无权处分人赔偿因此造成的损失。针对关联交易中经常出现的无权处分行为，公司法中有相应的制度进行规范，如1999年修改的我国《公司法》第61条第2款规定：“董事、经理除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。” 该法第63条规定：“董事、监事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。”我国2005年修改的《公司法》第21条也规定：“公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

三、关于注册商标注销的法律效力的认定

（一）注册商标注销的程序

注册商标的注销，是指因商标权主体消灭或商标权人自愿放弃注册商标等原因而被商标局终止其商标权的一种形式。注销注册商标的情况有以下三种：一是商标注册人消灭，无继受人或无人办理注册商标专用权转移手续；二是注册商标有效期届满，且已过宽展期，商标注册人未提出续展申请，或续展申请未被核准；三是商标注册人自愿放弃商标权，向商标局提出注销申请。商标权是一种私权，法律允许商标注册人自由处分自己的权利，尊重商标注册人自愿注销注册商标的意愿。根据《商标法实施条例》第46条之规定，商标注册人申请注销其注册商标或者注销其商标在部分指定商品上的注册的，应当向商标局提交商标注销申请书，并交回原“商标注册证”。该注册商标专用权或者该注册商标专用权在该部分指定商品上的效力自商标局收到其注销申请之日起终止。考虑到实践中一些申请人在申请注销注册商标时难以将《商标注册证》交回商标局的这一实际情况，《商标法实施条例》第48条进一步规定，注册商标依照本条例第46条的规定被注销的，原《商标注册证》作废；商标注册人申请注销其商标在部分指定商品上的注册的，由商标局在原《商标注册证》上加注发还，或者重新核发《商标注册证》，并予公告。

（二）公司注册商标注销效力的认定

在本案中，2003年10月10日，陈某代理青岛某焊接材料公司委托北京某专利商标事务所申请注销第140236号和第1729583号注册商标，在《商标代理委托书》和《商标注销申请书》上加盖有青岛某焊接材料公司的印章。此两注册商标的注销申请，经商标局核准已经予以注销。根据《商标法实施条例》第46条规定，青岛某焊接材料公司对第140236号和第1729583号注册商标的专用权应当已经终止。但一审法院审理认为，对于第140236号和第1729583号注册商标的注销行为，涉及到青岛某焊接材料公司重大经营利益，应由青岛某焊接材料公司股东会或者有授权的董事会的同意。现仅有注销商标文件上青岛某焊接材料公司的公章，不足以说明涉案商标的转让和注销是经过青岛某焊接材料公司股东会同意的决定，也不足以说明是青岛某焊接材料公司真实意思的表示，故不应产生法律效果。二审法院审理也持相同观点，认为涉案注册商标作为青岛某焊接材料公司的无形资产，其注销属于该公司的重大事项，应由该公司股东会或董事会决定。本案现有证据不能证明涉案第140236号、第1729583号注册商标的注销系由当时的青岛某焊接材料公司的股东会或董事会决定。虽然从法理上讲，公司注册商标的注销确实属于公司的重大事项，但从1999年修改的《公司法》的规定来看，该法并未规定公司的所有重大事项均应由股东会或董事会决定。因此，一、二审法院判决涉案注册商标的注销行为无效及其理由似乎缺乏法律依据。从2003年10月10日商标局收到青岛某焊接材料公司注销注册商标申请到青岛某焊接材料公司2008年向法院提起诉讼主张注册商标注销行为无效，已经过了近5年时间。也就是说，青岛某焊接材料公司对于涉案注册商标的专用权终止的时间已长达5年之久。在这种情况下，人民法院判决确认青岛某焊接材料公司为涉案第140236号和第1729583号注册商标的商标专用权人，似乎过于牵强。从程序安定性的角度考量，既然依照相关法律规定青岛某焊接材料公司对涉案注册商标的专用权早在2003年10月就已经终止，那么在此之后，其他民事主体就有可能使用该涉案商标，甚至可能向商标局申请注册该商标，在这种情况下，人民法院判决青岛某焊接材料公司为涉案已注销注册商标的专用权人，明显不妥，因为这很可能与他人的商标专用权或商标使用权发生法律冲突。比较可取的做法应当是，青岛某焊接材料公司如果希望重新取得上述涉案注销商标的专用权，应当重新向商标局提出注册申请，由商标局进行审核，审核通过后发给《商标注册证》，并予公告。如果审核未通过，则青岛某焊接材料公司无法重新获得涉案注册商标的专用权，由侵权人向青岛某焊接材料公司承担相应的损害赔偿责任。

四、判决模式的选择

通过分析上述几个案例可以发现，不同人民法院在认定注册商标转让合同无效的基础上，对于注册商标的归属问题主要采取了两种不同的判决模式。第一种模式是人民法院直接确认注册商标专用权的归属，当事人可以凭人民法院的生效判决直接要求商标局办理商标注册证，并予以公告。如在陈某、李某与青岛某焊接材料公司商标专用权权属及商标权转让合同纠纷案中，北京市朝阳区人民法院作出的判决是：确认青岛某焊接材料公司为第1725501号注册商标的商标专用权人。第二种模式是判决返还财产，其主要依据为《合同法》关于无效合同的处理规定，即返还财产。如在孙某与某公司商标转让合同纠纷一案中，德阳市中级人民法院作出的判决为：某公司与孙某转让及受让第1583364号大白鹅文字加图形商标的行为无效，孙某于判决生效之日起10日内将第1583364号大白鹅文字加图形商标返还某公司。不过《合同法》有关返还财产的规定主要是针对能够转移占有的财产而言，但是注册商标有形无体，不能实行事实上的占有，因而也谈不上占有的转移，如何返还实践中操作难度很大。更何况，判决返还注册商标，还需要义务人全力配合，才能履行生效判决的内容。因此，比较而言，第一种判决模式无论是从商标法理还是从实践操作层面来看，都似乎更为可取。

不过，也有一些商标转让案件，虽然人民法院认定商标转让合同有效，但当事人违约，可以分两种情形进行处理。

对于涉及注册商标注销的案件，人民法院在认定注销行为无效的基础上，是否可以径行判决注册商标的专用权归属于原商标注册人，确实是一个值得研讨的问题。因为注册商标一旦被注销，它就可能被他人使用或申请注册。若一味保护原注册商标权人的利益，则完全可能损害其他善意当事人的利益。因此，法院在对被注销的注册商标的归属作出判决前，应当先向商标局了解是否有人就该商标申请注册或已经注册，同时也需要调查是否有善意第三人已经使用被注销的注册商标。如果存在上述情况，则人民法院不宜判决被注销的注册商标归属于原商标注册人。一种较为可取的判决方式是：由相关责任人对原商标注册人承担损害赔偿责任。

五、结论

注册商标转让纠纷是近些年来我国司法实践中出现得比较多的知识产权纠纷案件之一。出现这种情况有多方面的原因，除了注册商标专用权本身的特殊之处、我国商标立法不够完善等因素外，利益驱动是这类纠纷案件发生的内在原因。在涉及注册商标专用权转让的案件中，有的被告为了获取个人利益，利用职务之便，非法将属于其任职企业的注册商标转让给他人，结果导致转让合同无效；有的被告则因缺乏商标转让方面的法律知识，在签订注册商标转让合同时违反国家法律和行政法规的禁止性规定，结果导致合同无效；有的被告对同一注册商标进行多次转让，其结果是被告不是违约，就是履约不能；有的被告违反诚实信用原则，受让注册商标后不支付约定的转让费，或者收受转让费后不向受让方转移注册商标专用权，进而引发诉讼；还有的被告因为管理不规范，个人行为和职务行为不分，给法院认定注册商标转让合同的效力带来了很多困难。本案反映的是公司注册商标转让行为和注销行为的法律效力问题，具体涉及到关联交易中法定代表人与公司进行交易或订立合同，以及超越权限注销公司的注册商标，违反了《公司法》和《合同法》的相关规定。人民法院对本案的审理意见是：处分公司的财产是公司的重大事项，应经过公司股东会或董事会的决定。商标作为公司的无形资产，与公司的经营与发展有着密切的关系，商标的转让和注销直接影响到公司的经营与发展，并影响到股东的利益，故商标的转让和注销属于公司决策上的重大事项，应由公司股东会或董事会决议。未经公司股东会或董事会决议，擅自转让或注销公司的注册商标的行为应当认定为无效行为。在此基础上，将受让的注册商标再行转让，再行转让注册商标的行为同样应认定为无效民事行为。 

总结本案以及其他法院审理的相关案件，人民法院在处理注册商标转让纠纷时，还需要重点考虑以下问题：为了维护善意第三人利益和市场交易安全，注册商标转让纠纷案件是否可以适用善意取得制度；法院直接判决注销注册商标的行为无效是否合适，这样判决是否会给其他的相关利益主体带来不利影响，会带来哪些法律上的问题；法院在认定商标转让合同无效的基础上判决返还注册商标，是否符合注册商标不能实行事实上支配的特点。当然，这些问题不纯粹是一个司法实践问题，也是一个立法层面上的问题，不仅需要在司法实践中进行探索和总结，也需要在理论上进行深入研讨。