驰名商标跨类保护的法律适用
来源：《人民司法（案例）》2013年第10期 作者： 孙海龙，姚建军（一审承办法官 时间：2015-02-05 阅读数:
原告：日本株式会社尼康。
被告：陕西省西安太华电动自行车批发市场有限公司（以下简称太华市场）。
被告：朱国平，男，西安市新城区金尼康电动自行车行业主。
被告：浙江尼康电动车业有限公司（以下简称浙江尼康）。
原告株式会社尼康诉称，1979年8月15日，原告获得“Nikon”注册商标；1986年2月15日，原告获得“尼康”注册商标。太华市场、朱国平 销售的尼康电动车使用了“尼康”、“NICOM”。浙江尼康在店招、店内装潢、宣传海报、售后服务凭证等处突出使用“尼康”、“NICOM”。太华市场、 朱国平销售的尼康电动车产品系由浙江尼康生产。
原告认为，被告在明知“尼康”、“Nikon”商标具有极高驰名度的情况下，擅自在经营活动中商业性使用与“尼康”、“Nikon”商标相同或者近似 标识，并生产销售与“尼康”、“Nikon”商标相同或者近似标识的产品，具有明显搭便车的故意，足以使相关公众对被告商品和服务的来源产生混淆，引起他 人误认为被告与作为“尼康”、“Nikon”商标权人的原告存在某种联系，构成了对原告“尼康”、“Nikon”商标权的侵害。此外，“尼康”作为原告的 企业字号及注册商标，具有很高的知名度，浙江尼康使用“尼康”作为企业字号，足以使相关公众认为被告及其商品和服务与原告存在特定的联系，构成不正当竞 争。故诉至法院，请求判令：太华市场、朱国平停止销售侵犯原告“尼康”、“Nikon”注册商标专用权的电动车产品；浙江尼康停止侵犯原告“尼康”、 “Nikon”注册商标专用权的行为；浙江尼康停止在企业名称中使用“尼康”文字的不正当竞争行为；浙江尼康赔偿原告损失及为制止侵权行为支出的合理费用 共计人民币200万元。
被告太华市场辩称，尼康电动车进入其公司开办的市场时已经取得相关许可证明，属于合法的商品；太华市场经营范围是市场建设开发和房屋租赁，并非电动自 行车的销售，原告提供的售后凭证是误导太华市场的行为，行政专用章不能作为销售证据；太华公司没有侵权行为，不存在停止侵权问题；请求驳回原告的诉讼请 求。
被告浙江尼康辩称，浙江尼康使用的商标是合法取得，原告的“尼康”、“Nikon”并非驰名商标；浙江尼康拥有合法的商号，不构成不正当竞争；浙江尼康在商标使用过程中，既不存在误导和混淆，也不存在搭便车的行为，请求驳回原告的诉讼请求。
被告朱国平未予答辩。
一审法院经审理查明：1979年8月15日、1986年2月15日、2004年9月7日，株式会社尼康经国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标 局）核准，分别获得第97095号“Nikon”、第243268号“尼康”、第3427916号“Nikon”注册商标专用权，核定使用商品为摄影机、 照相机（摄影）等。经多次续展后，上述注册商标均在有效期内。1985年12月18日株式会社尼康注册成立了驻北京代表处。1996年3月起株式会社尼康 先后在广州、上海等地注册成立以“尼康”命名的关联公司，并与上述公司签订了许可其使用“尼康”、“Nikon”注册商标及企业字号的商标许可使用合同。 1980年至2009年间株式会社尼康先后在中国各地对其产品做了霓虹灯户外广告宣传，在中央电视台及20余个省市地方电视台投放电视广告，在新浪、搜 狐、百度、滕讯等网站投放网络广告，在《大众摄影》、《西安晚报》等报刊上刊登平面广告，在中国设立产品展厅参加多种大型展会，举办各种促销活动，宣传 “尼康”、“Nikon”产品，在中国赞助各种大型国际体育赛事，推介“尼康”、“Nikon”品牌；其产品销售范围覆盖中国各地；株式会社尼康生产的尼 康相机在历年中国市场最受用户关注数码相机品牌中排名始终在前列，并在中国获得了读者最信赖数码相机品牌奖等多种奖项，在同行业以及消费群体中均享有极高 的声誉。
金华市五星电梯有限公司于2000年3月28日成立，于2001年5月28日更名为金华市五星电动车辆有限公司，于2004年7月30日更名为浙江金 华市五星电动车辆有限公司，于2006年6月27日更名为浙江尼康，经营范围为电动自行车制造、销售。浙江尼康在其网站www.jhwuxing.com 的页面、登载的照片、店堂装饰图稿等处分别使用了“尼康”、“NICOM”文字，其中网站的“产品介绍”栏目介绍了浙江尼康生产的包括尼康天王二代、尼康 金牛、尼康小鹰号、尼康世纪公主等以“尼康”命名的产品，产品图像显示浙江尼康生产的电动自行车和电动三轮车车体上使用了“尼康”、“NICOM”文字。 浙江尼康在其经营公司门口、大楼外部、公司车辆的车身、广告资料、尼康报使用了尼康车业、尼康电动自行车、尼康字样。
太华市场成立于2006年9月18日。太华电动自行车批发市场门头广告牌载明：中国尼康电动车诚招各地经销商，其中“尼康”、“NICOM”用显著字体突出表明。朱国平系西安市新城区金尼康电动自行车行的业主。太华市场、朱国平共同销售了尼康电动车。
2001年8月27日，金华市五星电动车辆有限公司提出申请注册“尼康及图”商标。2002年12月7日，经商标局核准，获得“尼康及图”注册商标专 用权，核定使用商品为《类似商品和服务区分表》第12类的电动车辆、电动滑板车、电动摩托车等。商标注册证第1977805号。2006年11月29日， 经商标局核准，金华市五星电动车辆有限公司将上述商标注册人变更为浙江尼康。2007年12月5日，株式会社尼康对第1977805号商标提出撤销申请。 2009年5月18日，国家工商行政管理总局商标评审委员会就第1977805号“尼康及图”商标争议案件作出裁定，依法撤销第1977805号“尼康及 图”商标。浙江尼康不服国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商标争议裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2009年12月29日北京市第 一中级人民法院以（2009）一中行初字第1604号行政判决，维持国家工商行政管理总局商标评审委员会于2009年5月18日作出的商评字（2009） 第12668号关于第1977805号“尼康及图”商标争议裁定。宣判后，浙江尼康不服上述判决，向北京市高级人民法院提起上诉。2010年12月14日 北京市高级人民法院作出（2010）高行终字第1136号行政判决：驳回上诉，维持一审判决。
株式会社尼康请求浙江尼康赔偿200万元是根据浙江尼康2005年到2007年的利润计算的，其中损失150万元，律师费40万元，购买侵权商品、公 证费、差旅费、查档费、翻译费等计440714.1元。浙江尼康认为株式会社尼康拥有的“尼康”、“Nikon”注册商标在2001年并不构成驰名商标； 浙江尼康将企业名称更名是因其经过多年经营，已经确立了商标声誉，也经工商管理部门审查登记。因浙江尼康对“Nikon”、“尼康”注册商标为驰名商标不 予认可，株式会社尼康当庭提出申请，请求法院依法认定第97095号“Nikon”、第3427916号“Nikon”和第243268号“尼康”商标为 驰名商标。
【审判】
陕西省西安市中级人民法院审理后认为：“Nikon”、“尼康”注册商标在照相机上使用已历史悠久，相关公众对Nikon、尼康照相机的知晓程度是众 所周知的事实，“Nikon”、“尼康”注册商标已经达到驰名状态。照相机与电动车非相同的商品，二者在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面 均存在明显差异，任何消费者都不会将电动车和照相机这两种商品的用途和功能相互替代。正因如此，《类似商品和服务区分表》将照相机划分在国际分类第9类， 电动车划分在国际分类第12类，二者也不属于类似商品。株式会社尼康经过长期使用“尼康”、“Nikon”商标和企业名称，消费者已将“尼康”、 “Nikon”与日本株式会社尼康生产的照相机联系在一起。浙江尼康自2000年3月起连续6年都沿用“五星”企业字号，至2006年6月开始使用“尼 康”企业字号，并以“NICOM”和“尼康”命名产品，主观上具有明显搭便车的故意，客观上借用了株式会社尼康的声誉，可能使消费者对市场主体及其商品来 源产生联系，致株式会社尼康的利益可能受到损害。因本案争讼之第97095号“Nikon”、第243268号“尼康”注册商标已在消费者中产生了较高的 知名度，故依法认定第97095号“Nikon”和第243268号“尼康”注册商标在照相机产品上已构成驰名商标。至于第3427916号 “Nikon”注册商标因认定上述两个商标为驰名商标后已经足以保护株式会社尼康的合法权益，因而无需再对该商标是否驰名进行认定。浙江尼康使用的“尼 康”文字与株式会社尼康注册商标“尼康”相同，使用的“NICOM”英文字母与株式会社尼康注册商标“Nikon”英文字母的组合虽不完全相同，但其读 音、含义及各构成要素的字母组合结构相近似，该使用行为足以使相关公众对其产品的来源产生误认，侵犯了株式会社尼康的注册商标专用权。太华市场、朱国平共 同销售了带有株式会社尼康“尼康”、“Nikon”注册商标的商品，构成对株式会社尼康享有的“尼康”、“Nikon”注册商标专用权的侵害。2006年 6月27日浙江尼康将其企业字号变更为“尼康”时，株式会社尼康在消费者中已经具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉；浙江尼康使用“尼康”作为企业字 号具有明显的攀附株式会社尼康商业声誉的主观意图，其在经营中使用“尼康”作为企业字号，足以误导相关公众将浙江尼康及其产品与株式会社尼康发生混淆、误 认或建立联系，因此，浙江尼康构成对株式会社尼康的不正当竞争。遂判决：太华市场、朱国平立即停止销售侵犯株式会社尼康“尼康”、“Nikon”注册商标 专用权的电动车产品；浙江尼康立即停止侵犯原告株式会社尼康“尼康”、“Nikon”注册商标专用权的行为；浙江尼康立即停止使用“尼康”作为其企业名称 中的字号；浙江尼康赔偿株式会社尼康（含为制止侵权行为所支出的合理开支）损失人民币20万元；驳回株式会社尼康其余诉讼请求。
本案宣判后，当事人在上诉期间均未提起上诉，该判决已经生效。
【评析】
一、与驰名商标法律保护相关的法律规范
驰名商标是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标。所谓相关公众，是购买、使用该商标所标识的商品或者服务的经营者、消费者，或者该商品或者服务的广 告的受众。《巴黎公约》第6条第2款是驰名商标国际保护的基石。{1}该条规定：（1）本联盟各国承诺，对于有权享受本公约利益者所有的、经注册国或使用 国认定为驰名的商标，在相同或类似商品上进行复制、模仿或者翻译所形成的并易于产生混淆的商标，可依职权或利害关系人申请，不予注册或予以撤销，并禁止使 用。对于商标的主要部分系复制任何此种驰名商标或者易于产生混淆的模仿，本规定同样适用。（2）应当自注册之日起至少5年内允许请求撤销此种商标。联盟成 员国可以规定提出禁止使用请求的期限。（3）对于恶意注册或者使用的商标，请求予以撤销或者禁止使用不受时间的限制。该规定不仅保护注册的标识，还保护驰 名的标识（未注册标识），并以导致市场混淆为适用条件。TRIPS第16条第3项规定：《巴黎公约》第6条第2款应当在细节上作必要修改之后，适用于与使 用注册商标的商品或服务不类似的商品或者服务，如果该商标在这些商品或者服务上的此种使用，将会表明这些商品或者服务与注册商标所有人之间存在联系，且此 种使用可能损害注册商标所有人的利益。该条规定扩张了注册的驰名商标保护范围，给予了跨类别保护，强调了驰名商标声誉的保护。然而不可否认的是，《巴黎公 约》与TRIPS均未对“驰名”作出任何界定。1999年WIPO通过了《关于驰名商标保护规定的联合决议》，列举了认定驰名商标的诸因素，规定注册和使 用不是认定驰名商标的前提条件，也不要求驰名商标必须为一般公众所知晓；驰名商标可用于对抗“与其冲突的商标、营业标识与域名”，将冲突商标界定为“以不 公平方式淡化”和“利用驰名商标的显著特征”的商标。
我国驰名商标保护的立法实践最早源于《巴黎公约》关于驰名商标保护的规定，后来又受TRIPS的影响。我国1982年颁布的第一部商标法并无保护驰名商标的规定，1996年8月14日国家工商行政管理局发布的《驰名商标认定和管理暂行规定》第一次以规章的形式对驰名商标进行保护，并对其含义和认定标准进行了界定。{2}2001年最高人民法院公布了《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，此系第一次以司法解释的形式赋予了司法认定驰名商标的法律效力，但仅限于域名纠纷案件和注册商标。之后我国商标法及最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》进一步确立了人民法院对驰名商标进行司法保护的审判机制。这就将司法认定驰名商标扩大到了商标纠纷案件中。面对驰名商标司法保护遇热的现象，最高人民法院专门下发了《关于建立驰名商标司法认定备案制度的通知》对驰名商标备案等予以规范，最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》也自2009年5月1日起施行。这些规定构成了我国驰名商标司法保护的法律依据。
二、司法认定驰名商标的法律性质和案件类型
商标驰名与否取决于商标权人对于商标的经营与维护，是一个动态的变化的事实状态。驰名商标司法认定是在个案中为保护驰名商标权利的需要而进行的法律要 件事实的认定，属于认定事实的范畴，不构成单独的诉讼请求，因而对于驰名商标的认定仅在裁判理由中予以表述，无需在判决主文中确认。虽然是事实认定，已被 行政机关或人民法院认定的驰名商标也不可以作为证据直接使用，而需再行认定。因为其他已被人民法院认定的事实是稳定的，而驰名商标是一个动态变化的过程， 不能直接作为证据使用；如果对已被认定的驰名商标当事人不提出异议，则人民法院无需再行认定，反之则需重新认定。这从司法认定驰名商标不适用自认原则也可 以得到说明。本案中，虽然株式会社尼康争议之注册商标已被国家工商行政管理总局认定为驰名商标，但因浙江尼康对其属于驰名商标不予认可，且本次发生争议的 时间节点与上次不同，加之商标是否驰名属于变动的事实，因此对本案纠纷发生时争议商标是否驰名，人民法院必须作为案件事实进行认定。
对于认定驰名商标的案件类型，笔者认为应严格地依照法律规定进行，不能越界认定。根据最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第2条规定，在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定：以违反商标法第十三条 的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；原告以被诉商标的使用侵犯其注册商标 专用权为由提起民事诉讼，被告以原告的注册商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者提起反诉的，应当对其在先未注册商标驰名的事实负 举证责任。由此规定可以解读出：一般而言，法院只有在审理涉及请求停止侵害驰名的未注册商标、驰名的注册商标跨类保护，以及有关企业名称与驰名商标冲突的 侵犯商标权和不正当竞争民事纠纷案件中，才可能认定驰名商标。在当事人提出司法认定驰名商标的案件中，对于调解的案件、侵权不成立的案件、不予以认定驰名 商标足以认定侵权成立的案件（包括网络域名与驰名商标冲突）、在相同或类似商品上等均无需对商标是否驰名作出认定。如果适用其它法律规范能够解决纠纷和保 护原告的合法权益，就无需认定驰名商标。本案中，株式会社尼康作为争讼之“Nikon”、“尼康”注册商标的权利人及“尼康”的企业名称权人，认为浙江尼 康在与株式会社尼康的注册商标跨类别的商品上使用了其注册商标，同时浙江尼康使用“尼康”企业字号构成不正当竞争，其请求人民法院对争讼之商标是否驰名进 行审查认定，符合法律规定的驰名商标认定的案件类型，因此从形式上讲人民法院可以对所涉商标是否驰名作出司法认定。
三、司法认定驰名商标的原则及时间点
最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第22条 规定，人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。由此说明，人民法院认定驰名商标， 实行被动原则，不依职权直接确认驰名商标，只有在当事人提出请求，并且根据案情需要法院才依照法律规定作出认定。对于驰名商标的认定是主动认定还是按照一 定期间报送相关部门统一认定，或是随意认定，在实践中曾经出现过统一报送认定的行政模式。随着司法认定驰名商标的确定，审判实践中对人民法院认定驰名商标 遵循的基本原则已经达成共识，法律也给出了明确指引，即司法认定驰名商标遵循的原则是被动认定、个案认定、按需认定。所谓被动认定是一种事后认定，是在侵 权行为发生之后，法院应商标注册人的请求和审理案件的需要，对商标是否驰名进行认定，并以此作为保护商标权的前提条件或者事实基础。个案认定是指司法认定 驰名商标只能在具体案件中认定，不能离开具体案件认定驰名商标。按需认定是指根据审理案件中认定事实和适用法律的必要性而进行的认定。应当指出的是，原告 注册了多个商标，并要求法院对其所有的商标都认定驰名商标。笔者认为，对于原告在同一案件中主张多个商标为驰名商标，如认定其中一个商标为驰名商标即可保 护原告权益时，则没有必要对其余商标是否驰名进行认定。因为认定一个驰名商标已足以保护原告的合法权益，如再认定其他商标为驰名商标已无实际意义，认定其 中部分商标为驰名商标后，已足以满足本案原告的请求。具体到本案中，原告在个案中提出认定“Nikon”、“尼康”等3个注册商标为驰名商标，依照按需认 定的原则，认定部分商标驰名就足以保护原告的合法利益，因此法院对其中一个商标是否驰名未作出认定，即本案完全符合驰名商标被动认定、个案认定、按需认定 的原则。
被告：陕西省西安太华电动自行车批发市场有限公司（以下简称太华市场）。
被告：朱国平，男，西安市新城区金尼康电动自行车行业主。
被告：浙江尼康电动车业有限公司（以下简称浙江尼康）。
原告株式会社尼康诉称，1979年8月15日，原告获得“Nikon”注册商标；1986年2月15日，原告获得“尼康”注册商标。太华市场、朱国平 销售的尼康电动车使用了“尼康”、“NICOM”。浙江尼康在店招、店内装潢、宣传海报、售后服务凭证等处突出使用“尼康”、“NICOM”。太华市场、 朱国平销售的尼康电动车产品系由浙江尼康生产。
原告认为，被告在明知“尼康”、“Nikon”商标具有极高驰名度的情况下，擅自在经营活动中商业性使用与“尼康”、“Nikon”商标相同或者近似 标识，并生产销售与“尼康”、“Nikon”商标相同或者近似标识的产品，具有明显搭便车的故意，足以使相关公众对被告商品和服务的来源产生混淆，引起他 人误认为被告与作为“尼康”、“Nikon”商标权人的原告存在某种联系，构成了对原告“尼康”、“Nikon”商标权的侵害。此外，“尼康”作为原告的 企业字号及注册商标，具有很高的知名度，浙江尼康使用“尼康”作为企业字号，足以使相关公众认为被告及其商品和服务与原告存在特定的联系，构成不正当竞 争。故诉至法院，请求判令：太华市场、朱国平停止销售侵犯原告“尼康”、“Nikon”注册商标专用权的电动车产品；浙江尼康停止侵犯原告“尼康”、 “Nikon”注册商标专用权的行为；浙江尼康停止在企业名称中使用“尼康”文字的不正当竞争行为；浙江尼康赔偿原告损失及为制止侵权行为支出的合理费用 共计人民币200万元。
被告太华市场辩称，尼康电动车进入其公司开办的市场时已经取得相关许可证明，属于合法的商品；太华市场经营范围是市场建设开发和房屋租赁，并非电动自 行车的销售，原告提供的售后凭证是误导太华市场的行为，行政专用章不能作为销售证据；太华公司没有侵权行为，不存在停止侵权问题；请求驳回原告的诉讼请 求。
被告浙江尼康辩称，浙江尼康使用的商标是合法取得，原告的“尼康”、“Nikon”并非驰名商标；浙江尼康拥有合法的商号，不构成不正当竞争；浙江尼康在商标使用过程中，既不存在误导和混淆，也不存在搭便车的行为，请求驳回原告的诉讼请求。
被告朱国平未予答辩。
一审法院经审理查明：1979年8月15日、1986年2月15日、2004年9月7日，株式会社尼康经国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标 局）核准，分别获得第97095号“Nikon”、第243268号“尼康”、第3427916号“Nikon”注册商标专用权，核定使用商品为摄影机、 照相机（摄影）等。经多次续展后，上述注册商标均在有效期内。1985年12月18日株式会社尼康注册成立了驻北京代表处。1996年3月起株式会社尼康 先后在广州、上海等地注册成立以“尼康”命名的关联公司，并与上述公司签订了许可其使用“尼康”、“Nikon”注册商标及企业字号的商标许可使用合同。 1980年至2009年间株式会社尼康先后在中国各地对其产品做了霓虹灯户外广告宣传，在中央电视台及20余个省市地方电视台投放电视广告，在新浪、搜 狐、百度、滕讯等网站投放网络广告，在《大众摄影》、《西安晚报》等报刊上刊登平面广告，在中国设立产品展厅参加多种大型展会，举办各种促销活动，宣传 “尼康”、“Nikon”产品，在中国赞助各种大型国际体育赛事，推介“尼康”、“Nikon”品牌；其产品销售范围覆盖中国各地；株式会社尼康生产的尼 康相机在历年中国市场最受用户关注数码相机品牌中排名始终在前列，并在中国获得了读者最信赖数码相机品牌奖等多种奖项，在同行业以及消费群体中均享有极高 的声誉。
金华市五星电梯有限公司于2000年3月28日成立，于2001年5月28日更名为金华市五星电动车辆有限公司，于2004年7月30日更名为浙江金 华市五星电动车辆有限公司，于2006年6月27日更名为浙江尼康，经营范围为电动自行车制造、销售。浙江尼康在其网站www.jhwuxing.com 的页面、登载的照片、店堂装饰图稿等处分别使用了“尼康”、“NICOM”文字，其中网站的“产品介绍”栏目介绍了浙江尼康生产的包括尼康天王二代、尼康 金牛、尼康小鹰号、尼康世纪公主等以“尼康”命名的产品，产品图像显示浙江尼康生产的电动自行车和电动三轮车车体上使用了“尼康”、“NICOM”文字。 浙江尼康在其经营公司门口、大楼外部、公司车辆的车身、广告资料、尼康报使用了尼康车业、尼康电动自行车、尼康字样。
太华市场成立于2006年9月18日。太华电动自行车批发市场门头广告牌载明：中国尼康电动车诚招各地经销商，其中“尼康”、“NICOM”用显著字体突出表明。朱国平系西安市新城区金尼康电动自行车行的业主。太华市场、朱国平共同销售了尼康电动车。
2001年8月27日，金华市五星电动车辆有限公司提出申请注册“尼康及图”商标。2002年12月7日，经商标局核准，获得“尼康及图”注册商标专 用权，核定使用商品为《类似商品和服务区分表》第12类的电动车辆、电动滑板车、电动摩托车等。商标注册证第1977805号。2006年11月29日， 经商标局核准，金华市五星电动车辆有限公司将上述商标注册人变更为浙江尼康。2007年12月5日，株式会社尼康对第1977805号商标提出撤销申请。 2009年5月18日，国家工商行政管理总局商标评审委员会就第1977805号“尼康及图”商标争议案件作出裁定，依法撤销第1977805号“尼康及 图”商标。浙江尼康不服国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商标争议裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2009年12月29日北京市第 一中级人民法院以（2009）一中行初字第1604号行政判决，维持国家工商行政管理总局商标评审委员会于2009年5月18日作出的商评字（2009） 第12668号关于第1977805号“尼康及图”商标争议裁定。宣判后，浙江尼康不服上述判决，向北京市高级人民法院提起上诉。2010年12月14日 北京市高级人民法院作出（2010）高行终字第1136号行政判决：驳回上诉，维持一审判决。
株式会社尼康请求浙江尼康赔偿200万元是根据浙江尼康2005年到2007年的利润计算的，其中损失150万元，律师费40万元，购买侵权商品、公 证费、差旅费、查档费、翻译费等计440714.1元。浙江尼康认为株式会社尼康拥有的“尼康”、“Nikon”注册商标在2001年并不构成驰名商标； 浙江尼康将企业名称更名是因其经过多年经营，已经确立了商标声誉，也经工商管理部门审查登记。因浙江尼康对“Nikon”、“尼康”注册商标为驰名商标不 予认可，株式会社尼康当庭提出申请，请求法院依法认定第97095号“Nikon”、第3427916号“Nikon”和第243268号“尼康”商标为 驰名商标。
【审判】
陕西省西安市中级人民法院审理后认为：“Nikon”、“尼康”注册商标在照相机上使用已历史悠久，相关公众对Nikon、尼康照相机的知晓程度是众 所周知的事实，“Nikon”、“尼康”注册商标已经达到驰名状态。照相机与电动车非相同的商品，二者在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面 均存在明显差异，任何消费者都不会将电动车和照相机这两种商品的用途和功能相互替代。正因如此，《类似商品和服务区分表》将照相机划分在国际分类第9类， 电动车划分在国际分类第12类，二者也不属于类似商品。株式会社尼康经过长期使用“尼康”、“Nikon”商标和企业名称，消费者已将“尼康”、 “Nikon”与日本株式会社尼康生产的照相机联系在一起。浙江尼康自2000年3月起连续6年都沿用“五星”企业字号，至2006年6月开始使用“尼 康”企业字号，并以“NICOM”和“尼康”命名产品，主观上具有明显搭便车的故意，客观上借用了株式会社尼康的声誉，可能使消费者对市场主体及其商品来 源产生联系，致株式会社尼康的利益可能受到损害。因本案争讼之第97095号“Nikon”、第243268号“尼康”注册商标已在消费者中产生了较高的 知名度，故依法认定第97095号“Nikon”和第243268号“尼康”注册商标在照相机产品上已构成驰名商标。至于第3427916号 “Nikon”注册商标因认定上述两个商标为驰名商标后已经足以保护株式会社尼康的合法权益，因而无需再对该商标是否驰名进行认定。浙江尼康使用的“尼 康”文字与株式会社尼康注册商标“尼康”相同，使用的“NICOM”英文字母与株式会社尼康注册商标“Nikon”英文字母的组合虽不完全相同，但其读 音、含义及各构成要素的字母组合结构相近似，该使用行为足以使相关公众对其产品的来源产生误认，侵犯了株式会社尼康的注册商标专用权。太华市场、朱国平共 同销售了带有株式会社尼康“尼康”、“Nikon”注册商标的商品，构成对株式会社尼康享有的“尼康”、“Nikon”注册商标专用权的侵害。2006年 6月27日浙江尼康将其企业字号变更为“尼康”时，株式会社尼康在消费者中已经具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉；浙江尼康使用“尼康”作为企业字 号具有明显的攀附株式会社尼康商业声誉的主观意图，其在经营中使用“尼康”作为企业字号，足以误导相关公众将浙江尼康及其产品与株式会社尼康发生混淆、误 认或建立联系，因此，浙江尼康构成对株式会社尼康的不正当竞争。遂判决：太华市场、朱国平立即停止销售侵犯株式会社尼康“尼康”、“Nikon”注册商标 专用权的电动车产品；浙江尼康立即停止侵犯原告株式会社尼康“尼康”、“Nikon”注册商标专用权的行为；浙江尼康立即停止使用“尼康”作为其企业名称 中的字号；浙江尼康赔偿株式会社尼康（含为制止侵权行为所支出的合理开支）损失人民币20万元；驳回株式会社尼康其余诉讼请求。
本案宣判后，当事人在上诉期间均未提起上诉，该判决已经生效。
【评析】
一、与驰名商标法律保护相关的法律规范
驰名商标是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标。所谓相关公众，是购买、使用该商标所标识的商品或者服务的经营者、消费者，或者该商品或者服务的广 告的受众。《巴黎公约》第6条第2款是驰名商标国际保护的基石。{1}该条规定：（1）本联盟各国承诺，对于有权享受本公约利益者所有的、经注册国或使用 国认定为驰名的商标，在相同或类似商品上进行复制、模仿或者翻译所形成的并易于产生混淆的商标，可依职权或利害关系人申请，不予注册或予以撤销，并禁止使 用。对于商标的主要部分系复制任何此种驰名商标或者易于产生混淆的模仿，本规定同样适用。（2）应当自注册之日起至少5年内允许请求撤销此种商标。联盟成 员国可以规定提出禁止使用请求的期限。（3）对于恶意注册或者使用的商标，请求予以撤销或者禁止使用不受时间的限制。该规定不仅保护注册的标识，还保护驰 名的标识（未注册标识），并以导致市场混淆为适用条件。TRIPS第16条第3项规定：《巴黎公约》第6条第2款应当在细节上作必要修改之后，适用于与使 用注册商标的商品或服务不类似的商品或者服务，如果该商标在这些商品或者服务上的此种使用，将会表明这些商品或者服务与注册商标所有人之间存在联系，且此 种使用可能损害注册商标所有人的利益。该条规定扩张了注册的驰名商标保护范围，给予了跨类别保护，强调了驰名商标声誉的保护。然而不可否认的是，《巴黎公 约》与TRIPS均未对“驰名”作出任何界定。1999年WIPO通过了《关于驰名商标保护规定的联合决议》，列举了认定驰名商标的诸因素，规定注册和使 用不是认定驰名商标的前提条件，也不要求驰名商标必须为一般公众所知晓；驰名商标可用于对抗“与其冲突的商标、营业标识与域名”，将冲突商标界定为“以不 公平方式淡化”和“利用驰名商标的显著特征”的商标。
我国驰名商标保护的立法实践最早源于《巴黎公约》关于驰名商标保护的规定，后来又受TRIPS的影响。我国1982年颁布的第一部商标法并无保护驰名商标的规定，1996年8月14日国家工商行政管理局发布的《驰名商标认定和管理暂行规定》第一次以规章的形式对驰名商标进行保护，并对其含义和认定标准进行了界定。{2}2001年最高人民法院公布了《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，此系第一次以司法解释的形式赋予了司法认定驰名商标的法律效力，但仅限于域名纠纷案件和注册商标。之后我国商标法及最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》进一步确立了人民法院对驰名商标进行司法保护的审判机制。这就将司法认定驰名商标扩大到了商标纠纷案件中。面对驰名商标司法保护遇热的现象，最高人民法院专门下发了《关于建立驰名商标司法认定备案制度的通知》对驰名商标备案等予以规范，最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》也自2009年5月1日起施行。这些规定构成了我国驰名商标司法保护的法律依据。
二、司法认定驰名商标的法律性质和案件类型
商标驰名与否取决于商标权人对于商标的经营与维护，是一个动态的变化的事实状态。驰名商标司法认定是在个案中为保护驰名商标权利的需要而进行的法律要 件事实的认定，属于认定事实的范畴，不构成单独的诉讼请求，因而对于驰名商标的认定仅在裁判理由中予以表述，无需在判决主文中确认。虽然是事实认定，已被 行政机关或人民法院认定的驰名商标也不可以作为证据直接使用，而需再行认定。因为其他已被人民法院认定的事实是稳定的，而驰名商标是一个动态变化的过程， 不能直接作为证据使用；如果对已被认定的驰名商标当事人不提出异议，则人民法院无需再行认定，反之则需重新认定。这从司法认定驰名商标不适用自认原则也可 以得到说明。本案中，虽然株式会社尼康争议之注册商标已被国家工商行政管理总局认定为驰名商标，但因浙江尼康对其属于驰名商标不予认可，且本次发生争议的 时间节点与上次不同，加之商标是否驰名属于变动的事实，因此对本案纠纷发生时争议商标是否驰名，人民法院必须作为案件事实进行认定。
对于认定驰名商标的案件类型，笔者认为应严格地依照法律规定进行，不能越界认定。根据最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第2条规定，在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定：以违反商标法第十三条 的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；原告以被诉商标的使用侵犯其注册商标 专用权为由提起民事诉讼，被告以原告的注册商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者提起反诉的，应当对其在先未注册商标驰名的事实负 举证责任。由此规定可以解读出：一般而言，法院只有在审理涉及请求停止侵害驰名的未注册商标、驰名的注册商标跨类保护，以及有关企业名称与驰名商标冲突的 侵犯商标权和不正当竞争民事纠纷案件中，才可能认定驰名商标。在当事人提出司法认定驰名商标的案件中，对于调解的案件、侵权不成立的案件、不予以认定驰名 商标足以认定侵权成立的案件（包括网络域名与驰名商标冲突）、在相同或类似商品上等均无需对商标是否驰名作出认定。如果适用其它法律规范能够解决纠纷和保 护原告的合法权益，就无需认定驰名商标。本案中，株式会社尼康作为争讼之“Nikon”、“尼康”注册商标的权利人及“尼康”的企业名称权人，认为浙江尼 康在与株式会社尼康的注册商标跨类别的商品上使用了其注册商标，同时浙江尼康使用“尼康”企业字号构成不正当竞争，其请求人民法院对争讼之商标是否驰名进 行审查认定，符合法律规定的驰名商标认定的案件类型，因此从形式上讲人民法院可以对所涉商标是否驰名作出司法认定。
三、司法认定驰名商标的原则及时间点
最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第22条 规定，人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。由此说明，人民法院认定驰名商标， 实行被动原则，不依职权直接确认驰名商标，只有在当事人提出请求，并且根据案情需要法院才依照法律规定作出认定。对于驰名商标的认定是主动认定还是按照一 定期间报送相关部门统一认定，或是随意认定，在实践中曾经出现过统一报送认定的行政模式。随着司法认定驰名商标的确定，审判实践中对人民法院认定驰名商标 遵循的基本原则已经达成共识，法律也给出了明确指引，即司法认定驰名商标遵循的原则是被动认定、个案认定、按需认定。所谓被动认定是一种事后认定，是在侵 权行为发生之后，法院应商标注册人的请求和审理案件的需要，对商标是否驰名进行认定，并以此作为保护商标权的前提条件或者事实基础。个案认定是指司法认定 驰名商标只能在具体案件中认定，不能离开具体案件认定驰名商标。按需认定是指根据审理案件中认定事实和适用法律的必要性而进行的认定。应当指出的是，原告 注册了多个商标，并要求法院对其所有的商标都认定驰名商标。笔者认为，对于原告在同一案件中主张多个商标为驰名商标，如认定其中一个商标为驰名商标即可保 护原告权益时，则没有必要对其余商标是否驰名进行认定。因为认定一个驰名商标已足以保护原告的合法权益，如再认定其他商标为驰名商标已无实际意义，认定其 中部分商标为驰名商标后，已足以满足本案原告的请求。具体到本案中，原告在个案中提出认定“Nikon”、“尼康”等3个注册商标为驰名商标，依照按需认 定的原则，认定部分商标驰名就足以保护原告的合法利益，因此法院对其中一个商标是否驰名未作出认定，即本案完全符合驰名商标被动认定、个案认定、按需认定 的原则。
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