“特意排除”规则：限制等同原则适用的一种新规则
来源：《知识产权》 2013年第1期 作者：闫文军；殷宗萍 时间：2015-03-10 阅读数:
在专利侵权案件中，有时专利权利要求对某一技术特征做了严格的限定。能否适用等同原则突破这一严格限定，成为能否认定侵权的关键。针对这种情形，美国法院 创立了“特意排除”规则，英国、日本等国家也有类似的规则。本文从其他国家的“特意排除”规则出发，探讨这一规则在我国的适用。
一、美国、日本和英国的“特意排除”规则
（一）美国的“特意排除”规则
在美国，除了禁止反悔原则、等同原则外还有其他的限制情形，其中之一就是“特意排除（Specific Exclusion）”规则。[1]按照这一规则，从专利权利要求的范围中被特意排除的技术方案，专利权人不能再主张属于等同。
在1994年的Dolly Inc. v. Spalding＆Evenflo Cos案中[2]，美国联邦巡回上诉法院第一次提出了“特意排除”规则。一审法院认为，座板和背板与权利要求中的“固定的直立框架”属于等同特征。联邦巡 回上诉法院认为，等同的范围不能将专利权利要求特意排除的结构包括在内。专利权利要求中“固定的直立框架”是独立于座板和背板的结构，而被控侵权物缺少这 一结构。一审法院忽视权利要求的特意排除，认定二者等同是错误的。
美国学者2007年的研究表明，涉及特意排除规则适用的案件在联邦巡回上诉法院共有14件，其中13件因此认定不侵权。这些案件中用于特意排除的分为两类情形：一类是说明书中特意排除（3件），另一类是权利要求中特意排除（10件）。[3]
例如，在Bicon, Inc. v. The StraumannCo.[4]案中，美国联邦巡回上诉法院认为，当权利要求包括一个对结构的详细描述时，对这种权利要求适用等同原则要受到限制。该案中 的发明针对的是种植牙。其权利要求载明：“拱座有一个截头球形的根基部分；……”被控侵权物有一个喇叭形的表面。专利权人称它与权利要求中的截头球形的根 基部分是等同的。对此，法院认为：“权利要求中包括了对结构的详细描述应当限制等同原则的适用。……权利要求的突出限制与等同原则的适用具有密切的关系。 这一原则特别适用在本案中，权利要求对拱座的根基部分描述了一个特定的形状，它明确地排除了根本不同的甚至相反的形状。．在这种情况下，将权利要求采用明 显排除某一标的的方式进行限定，暗示着专利放弃了被排除的标的，限制了专利权人根据等同原则主张侵权。”在该案中，法院没有分析是否构成等同，而是根据对 权利要求用语的分析，就否定了等同原则的适用。
在Cook Biotech v. ACe11.[5]案中，美国联邦巡回上诉法院再次适用了特意排除规则。该案权利要求1中的一个用语是“从热血脊椎动物膀胱黏膜的管腔部分进行分层 取得的膀胱黏膜下层”，被控侵权物包括了膀胱黏膜的管腔部分，但没有对其进行分层。联邦巡回上诉法院认为，等同的概念不能适用于从专利权利要求中特意排除 的结构。该案中专利权利要求明确“膀胱黏膜的管腔部分”分层，特意排除了其他部分。如果权利要求书特意排除了某一成分，就不能在不违反“全部技术特征规 则”的情况下，通过等同理论将特意排除的成分纳入专利的保护范围。如果采纳了专利权人的主张，就实质上去除了从“膀胱黏膜的管腔部分”分层这一限制条件。 最后，联邦巡回上诉法院认为不构成等同侵权。
当权利要求中的数值前使用了限定性的用语时，美国法院一般认为构成特意排除，但在个别情况下也会认为可以适用等同原则。例如，在Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Mfg.，Inc[6]案中，争议专利涉及网球拍，权利要求中一个限定条件是“支距从第一弦到最后一弦的距离从最小到最大序列变化”，法院解释该限定条件 为“至少三个支距”，而被告的产品只有两个支距。联邦巡回上诉法院认为“两个支距”是从权利要求中特意排除的方案，因此不能构成等同侵权。但是，在 Adams RespiratoryTherapeutics, Inc. v. Perrigo Co.[7]案中，法院做出了另外一种认定。双方争议的一个问题是，权利要求中要求释放到患者的甘油醚的量“至少3500hr*ng/mL”，而被控侵权 的四个产品的对应值都小于3500hr*ng/mL，最大的一个数值为3493.38hr*ng/mL，与3500hr*ng/mL非常接近。一审法院认 为，权利要求1已经限制了甘油醚，特意排除了3500以下的技术方案。二审法院认为，“至少3500hr*ng/mL”是一种表达“多于或等于 3500hr*ng/mL”的最简单方式，这并不影响等同原则的适用。3493.38hr*ng/mL与3500hr*ng/mL没有实质差别，因此构成 等同侵权。
可见，美国联邦巡回上诉法院已经确立了“特意排除”规则。在适用“特意排除”规则时，不仅仅根据权利要求的用语，还要结合说明书，根据案件具体情况确定如何适用。
（二）日本的“特意排除”规则
日本最高法院在1998年的“无限折动用滚珠花键轴承”案中明确了等同原则适用的要件。其中第五个要件一般被称为“特别事由”：“没有诸如在专利申请 过程中将被控侵权产品从专利权利要求中有意识地排除之类的特别事由。”[8]特别事由一般指的是禁止反悔。但是，日本理论和实务界有如下基本一致的认识： 如果对于本领域普通技术人员来说，在专利申请时将包含某变换技术特征的技术包括在专利权要求中是容易做到的，专利申请人没有这样做，则属于专利申请人的特 意排除，按不符合等同理论第五要件处理。[9]从日本法院的有关判决看，大阪地方法院2000年5月23日判决的“固定门窗用折叶”案件、东京地方法院 1998年5月31日判决的“挖泥船移动方法”案件、大阪高等法院1998年9月4日判决的“按扣”案件、东京高等法院1999年6月24日判决的“带针 头的唱片盒”案件都涉及到这个问题。只有“固定门窗用折叶”案件中法院没有认定申请时的特意排除属于特别事由，其他三个案件中法院都认定申请时的特意排除 属于特别事由。
（三）英国的特意排除规则
英国法院的“目的解释方法”起到了与等同原则相同的作用。按照目的解释方法，专利的保护范围应按照该领域的技术人员对权利要求书的理解来确定，而这种 解释方法可以使专利的保护范围及于权利要求用语的字面含义之外。在Improver Corp. v. Remington ConsumerProducts Ltd.[10]案中，时任英国高等法院法官的Hoffmann提出了适用目的解释论的方法，即，当被控侵权物的一个技术特征不在专利权利要求的表面的、 字义的、文本的含义范围之内时，法院应当向自己提出三个问题，其中第三个问题是“从权利要求书的用语看，本领域技术人员是否认为专利权人将与权利要求的表 面含义完全一致作为发明的必要要件。如果是，则变换物在权利要求的范围之外。如果对最后一个问题的回答是否定的，则说明专利权人使用权利要求中的语句，并 不是在字面含义上使用，而是具有在比喻含义（可以是提喻性描述也可以是转喻性描述）上使用的意图。”这里的第三个问题是本领域技术人员清楚专利权人是否将 权利要求的范围进行了特意排除。在该案中，权利要求中的一个技术特征是螺旋状弹簧，而被控侵权物的相应技术特征是橡胶棒，法院认为，该领域技术人员会认为 专利权人只将其发明限定在权利要求中所说的螺旋状弹簧，而不包括被控侵权物中的橡胶棒。因此，法院认定侵权不成立。
二、我国法院的相关判决
我国有关法律和司法解释并没有明确特意排除规则，但我国法院其实已经按照这一规则做出了判决。
例如，在“混凝土薄壁筒体构件”实用新型专利侵权纠纷案[11]中，专利权利要求的一个技术特征是“筒底以至少两层以上的玻璃纤维布叠合而成，各层玻 璃纤维布之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接。”而被控侵权物筒底材料为水泥和沙石，不含玻璃纤维。专利权人主张筒底不 是必要技术特征，即使是必要技术特征，被告的筒底也与之等同。法院判决认为，“该权利要求书中有关筒底由至少两层以上玻璃纤维布叠合、叠套组成表述，是相 对于公知技术的重要区别特征，而且专利权利要求书中采用的是‘至少’这样的严格限定词语，故不能作扩大解释，更不能予以忽略，否则就会损害专利法律制度的 稳定性和社会公众利益。”[12]针对相同的权利要求，最高法院判决书中也作出了类似的认定：“明确使用了‘至少二层以上’这种界线非常清楚的限定词，说 明书亦明确记载玻璃纤维布筒的套叠层‘可以少到仅两层’，故在解释权利要求时，不应突破这一明确的限定条件。”[13]
再如，在莫文彩诉海南荣德实业开发有限公司等专利侵权纠纷一案中[14]，法院再次做了类似的认定。案中权利要求涉及的一个术语是“灭雷锥……数量不 少于4枚，不超过40枚”。被控侵权物的金属球体只有1枚竖直向上的锥体。法院认为，权利要求书在叙述方位灭雷针数量时，明确使用“数量不少于4枚，不超 过40枚”的限定词。对于这一限定，应当认定该领域的普通技术人员通过阅读权利要求书和说明书，无法联想到方位灭雷锥的数量少于4枚，多于40枚仍然可以 实现发明目的，否则就等于权利要求书中对方位灭雷锥的数量没有4～40枚的限制，从而导致专利权利保护范围不合理扩大。
三、“特意排除”规则的确立和适用
（一）特意排除规则的确立
从前面的介绍可以看出，美国、日本、英国和我国的法院都会根据权利要求书和说明书的用语，来限制将专利保护范围突破权利要求的字面含义。美国已经将这种做法总结为“特意排除”规则。我国法院也有类似做法，但还没有将它归纳为一种规则。
确定专利保护范围时有两个冲突的价值目标：一是要给予专利权人以充分的保护，允许将专利的保护范围扩大到权利要求的字面含义之外；二是要保护权利要求 的公示作用，保护他人对权利要求理解的信赖。等同原则主要是从第一个价值目标出发而确立的。适用等同原则要兼顾这两个价值目标，特别是要注意对专利权利要 求公示作用的保护。禁止反悔原则主要着眼于专利审批过程中专利申请人的意思表示，保护社会公众对该意思表示的信赖。在专利申请过程中，专利申请人的意思表 示也会使社会公众产生信赖。专利申请人在权利要求书中使用的语句，或者在说明书中的描述，可能使社会公众认为专利权人明确限定了专利的保护范围，从而在该 范围之外实施有关技术或进行技术开发。如果不对社会公众的这种信赖给予保护，将损害专利的公示作用，有悖于专利法的宗旨。而特意排除规则正是从专利权人的 意思出发，如果专利申请人已经将某些技术方案特意排除在其专利保护范围之外，法院在确定专利保护范围时就应考虑专利申请人的意思，不能通过适用等同原则将 原来专利申请人排除在外的技术方案纳入专利的保护范围。
因此，特意排除规则正是从保护专利的公示作用出发，平衡了专利保护的两个价值目标。特意排除规则的适用，不只是看专利权利要求用语的含义，而主要是看 该领域技术人员对专利权人所使用用语的意图的理解。一方面它对于保护权利要求的公示作用的宗旨是一致的。按照该领域技术人员的理解确定专利的保护范围，足 以保护权利要求的公示作用。另一方面，它与充分保护专利权人的目标也是一致的。对于专利权的保护，只有专利权人想得到保护的部分都得到了保护，才可以说是 充分的保护。如果该领域的普通技术人员可以看出专利权人具有将变换物排除在专利保护范围的意思，则说明权利要求向社会公示了其保护的范围不包括变换物。在 这种情况下，再适用等同原则将专利保护范围扩大到变换物，则损害了权利要求的公示作用，破坏了法的安定性。因此，特意排除规则在保护专利权人和保护专利的 公示作用之间实现了平衡。
因此，我们应当确立特意排除规则。当被控侵权物没有落入专利权利要求的字面含义的范围时，先从该领域普通技术人员的眼光判断专利申请人是否具有将被控侵权物排除在专利保护范围之外的意思，如果有，则不能再适用等同原则。
（二）确立“特意排除”规则的意义
1．特意排除规则实现了专利法价值目标的平衡
知识产权权益配置以保护权利人的利益为基础，同时合理兼顾社会公众利益，从而把两者有机协调起来。知识产权制度只有把利益权衡的平衡点定位在最合理的 位置，才能最有效地促进科学技术进步和推动社会经济发展。[15]专利法必须在保护专利权人与保护社会公众之间实现平衡。特意排除规则既体现了对专利权人 利益的保护，又保护了公众对专利的合理信赖，实现了专利权人与社会公众利益之间的平衡。
2．特意排除规则符合当今社会对等同原则进行限制的趋势
在科技进步的速度越来越快、发明创造的密集程度越来越高的今天，适用等同原则将专利的保护范围扩大到专利权利要求的字面含义之外的情形应当受到限制。 从美国的情形看，近些年来，禁止反悔原则、全部技术特征规则以及从全部技术特征规则演化而来的“损坏权利要求原则”和特意排除规则，都是在朝着限制等同原 则适用的方向发展的。我国法院通过禁止反悔原则、捐献原则和放弃“多余指定原则”等，正在朝限制等同原则适用的方向发展。“特意排除”规则在一定程度上可 以限制等同原则适用的范围。
3．特意排除规则可以解决专利侵权判断中的实际问题
由于我国现在还未明确确立特意排除规则，法院在遇到专利权利要求或者说明书中对专利保护范围有明显限制时，通过解释权利要求或者借助其他原则来限制专 利的保护范围。虽然基本上可以达到适用“特意排除规则”相同的结果，但这样增加了法院审理案件的难度，容易出现不同法院适用结果的差异。[16]这不利于 实现法院审判结果对社会公众的指导作用。确立了特意排除规则，这些复杂的问题都可以简单化。这一规则可以使法院在遇到类似情况时有明确的规则作为依据，减 少诉讼过程的争议，统一执法标准，并且可以指导当事人进行专利申请和规避专利设计。
（三）“特意排除”规则的适用
1.“特意排除”规则先于等同判断
特意排除规则是从权利要求所使用的语言出发，考虑该领域技术人员对专利权人意思的理解，从而确定是否有适用等同原则的必要。如果符合特意排除规则的条 件，则不能再适用等同原则，也就不必对变换技术特征与专利技术特征在功能、效果、手段等方面进行对比，可直接作出不构成等同的结论。可见，特意排除规则是 适用等同原则的前置程序，适用特意排除规则可以减化等同原则适用的复杂性。
2．适用特意排除规则主要依据权利要求书或说明书中的描述
能够反映出专利申请人已经限制了其要求保护的范围的文件，主要是申请时提交的文件即权利要求书和说明书。其中以权利要求书为主，权利要求书中的明确限 制是反映专利权人意思的最主要材料。本领域技术人员认为，只有把某一客体包括在权利要求的范围内，会出现与权利要求的用语不协调，才能适用这一规则将其排 除在专利的范围之外。除了权利要求书以外，说明书中对权利要求的明确的限制性解释，也可以作为权利人已经明确限制了其专利保护范围的意思表示。在使用说明 书作为特意排除依据时，条件应更严格，即只有说明书中明确放弃的情形，才可以认定为特意排除。我国的有关案例涉及到权利要求中使用的“至少”、“不少于” 等严格限定数值的用语，但这并不是说只要使用了这样的用语就一定排除了其他内容。当然，除了对数值的限定外，其他的限定条件也可以引起“特意排除”规则的 适用。例如，如果权利要求中使用了“非金属”这一术语，则一般可以认定专利权人具有排除金属的意思。
3．防止不适当地扩大“特意排除”规则适用的范围
实际上，权利要求中的每一个用语，都具有排除和限定的作用，如果不适当地扩大适用特意排除规则，就会认为没有包括在权利要求中的内容都是专利申请人所 排除的内容，从而都不能认定为等同。这实际只将专利的保护范围限于权利要求的字面范围，显然对于专利权的保护是不利的，也是有悖于专利制度之根本目的的。 正如美国学者所指出的，“如果将特意排除规则解释为，特定权利要求中的特定选择可以作为对等同原则范围的放弃，使权利要求的范围不包括某一特定物，等同原 则的丧钟已经基本上敲响了。”[17]因此，我们在适用“特意排除”规则时，要真正排除那些专利申请人“特意”放弃的内容，而不能因“特意排除”规则实质 上否定等同原则的适用。
结论
专利权利要求和说明书所使用的语言对专利保护范围的确立具有重要的意义。当专利权利要求和说明书明显限制了其专利保护的范围时，很多国家的法院都从 “特意排除”的角度限制等同原则的适用。特意排除规则根据该领域技术人员对专利权人意思的理解，来确定是否将专利的保护范围扩大到权利要求的字面含义之 外，它较好地体现了保护专利权人与保护社会利益的平衡。我们应当借鉴其他国家的做法，确立等同原则适用中的特意排除规则，并将适用特意排除规则作为适用等 同原则的前置程序。 【注释】
[1]Blake B. Greene, Bicon, Inc. v. Straumann Co.: The Federal Circuit Specifically Excluded Claim Vitiation to Illustrate a New Limiting Principle on the Doctrine of Equivalents, 22 Berkeley Tech. L.J. 155.
[2]954 F.2d 734, 23 USPQ2d 1555.
[3]Blake B. Greene, Bicon, Inc. v. Straumann Co.: The Federal Circuit Specifically Excluded Claim Vitiation to Illustrate a New Limiting Principle on the Doctrine of Equivalents, 22 Berkeley Tech. L.J. 155.
[4]（Fed. Cir. 2006, 05-1168）.
[5]460 F.3d 1365 （Fed. Cir. 2006）.
[6]73 F.3d 1573 （Fed. Cir. 1996）.
[7]2010-1246 （Fed. Cir. Aug. 5, 2010）.
[8]参见闫文军：《专利权的保护范围》，法律出版社2007年版，第278页。
[9]日本知识产权协会专利第2委员会第1小委员会：《与等同五要件有关的论点的分析与留意点》，载《知财管理》2001年第8期，第1239页。
[10]（1990） FSR 181.
[11]青岛坚固建筑材料有限公司诉山东金富房地产开发有限公司、青岛建设集团置业有限公司等，山东省青岛市中级人民法院（2004）青民三初字第307号案（一审），山东省高级人民法院（2005）鲁民三终字第8号案（二审）。
[12]山东省青岛市中级人民法院（2004）青民三初字第307号判决书。
[13]中华人民共和国最高人民法院（2005）民三提字第1号民事判决。
[14]莫文彩诉海南荣德实业开发有限公司等，海南省高级人民法院（2008）琼民二终字第31号。
[15]参见冯晓青主编：《知识产权法前沿问题研究》，中国人民公安大学出版社2004年版，第59页。
[16]例如，针对“混凝土薄壁筒体构件”这同一专利，相同的被控侵权物，前述青岛市中级人民法院的判决和山东省高级人民法院的判决认为不能适用 等同原则，而辽宁省高级人民法院则认为构成等同侵权，参见（2004）辽民四知终字第67号民事判决。而最高法院的（2005）民三提字第1号判决则从缺 少技术特征的角度来认定不构成侵权。
[17]Thomas Fairhall, “Federal Circuit Further Limits Doctrine of Equivalents under ‘Specific Exclusion’ Principle”，http://www.patentlyo.com/patent/2006/04/federal_circuit.html.
一、美国、日本和英国的“特意排除”规则
（一）美国的“特意排除”规则
在美国，除了禁止反悔原则、等同原则外还有其他的限制情形，其中之一就是“特意排除（Specific Exclusion）”规则。[1]按照这一规则，从专利权利要求的范围中被特意排除的技术方案，专利权人不能再主张属于等同。
在1994年的Dolly Inc. v. Spalding＆Evenflo Cos案中[2]，美国联邦巡回上诉法院第一次提出了“特意排除”规则。一审法院认为，座板和背板与权利要求中的“固定的直立框架”属于等同特征。联邦巡 回上诉法院认为，等同的范围不能将专利权利要求特意排除的结构包括在内。专利权利要求中“固定的直立框架”是独立于座板和背板的结构，而被控侵权物缺少这 一结构。一审法院忽视权利要求的特意排除，认定二者等同是错误的。
美国学者2007年的研究表明，涉及特意排除规则适用的案件在联邦巡回上诉法院共有14件，其中13件因此认定不侵权。这些案件中用于特意排除的分为两类情形：一类是说明书中特意排除（3件），另一类是权利要求中特意排除（10件）。[3]
例如，在Bicon, Inc. v. The StraumannCo.[4]案中，美国联邦巡回上诉法院认为，当权利要求包括一个对结构的详细描述时，对这种权利要求适用等同原则要受到限制。该案中 的发明针对的是种植牙。其权利要求载明：“拱座有一个截头球形的根基部分；……”被控侵权物有一个喇叭形的表面。专利权人称它与权利要求中的截头球形的根 基部分是等同的。对此，法院认为：“权利要求中包括了对结构的详细描述应当限制等同原则的适用。……权利要求的突出限制与等同原则的适用具有密切的关系。 这一原则特别适用在本案中，权利要求对拱座的根基部分描述了一个特定的形状，它明确地排除了根本不同的甚至相反的形状。．在这种情况下，将权利要求采用明 显排除某一标的的方式进行限定，暗示着专利放弃了被排除的标的，限制了专利权人根据等同原则主张侵权。”在该案中，法院没有分析是否构成等同，而是根据对 权利要求用语的分析，就否定了等同原则的适用。
在Cook Biotech v. ACe11.[5]案中，美国联邦巡回上诉法院再次适用了特意排除规则。该案权利要求1中的一个用语是“从热血脊椎动物膀胱黏膜的管腔部分进行分层 取得的膀胱黏膜下层”，被控侵权物包括了膀胱黏膜的管腔部分，但没有对其进行分层。联邦巡回上诉法院认为，等同的概念不能适用于从专利权利要求中特意排除 的结构。该案中专利权利要求明确“膀胱黏膜的管腔部分”分层，特意排除了其他部分。如果权利要求书特意排除了某一成分，就不能在不违反“全部技术特征规 则”的情况下，通过等同理论将特意排除的成分纳入专利的保护范围。如果采纳了专利权人的主张，就实质上去除了从“膀胱黏膜的管腔部分”分层这一限制条件。 最后，联邦巡回上诉法院认为不构成等同侵权。
当权利要求中的数值前使用了限定性的用语时，美国法院一般认为构成特意排除，但在个别情况下也会认为可以适用等同原则。例如，在Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Mfg.，Inc[6]案中，争议专利涉及网球拍，权利要求中一个限定条件是“支距从第一弦到最后一弦的距离从最小到最大序列变化”，法院解释该限定条件 为“至少三个支距”，而被告的产品只有两个支距。联邦巡回上诉法院认为“两个支距”是从权利要求中特意排除的方案，因此不能构成等同侵权。但是，在 Adams RespiratoryTherapeutics, Inc. v. Perrigo Co.[7]案中，法院做出了另外一种认定。双方争议的一个问题是，权利要求中要求释放到患者的甘油醚的量“至少3500hr*ng/mL”，而被控侵权 的四个产品的对应值都小于3500hr*ng/mL，最大的一个数值为3493.38hr*ng/mL，与3500hr*ng/mL非常接近。一审法院认 为，权利要求1已经限制了甘油醚，特意排除了3500以下的技术方案。二审法院认为，“至少3500hr*ng/mL”是一种表达“多于或等于 3500hr*ng/mL”的最简单方式，这并不影响等同原则的适用。3493.38hr*ng/mL与3500hr*ng/mL没有实质差别，因此构成 等同侵权。
可见，美国联邦巡回上诉法院已经确立了“特意排除”规则。在适用“特意排除”规则时，不仅仅根据权利要求的用语，还要结合说明书，根据案件具体情况确定如何适用。
（二）日本的“特意排除”规则
日本最高法院在1998年的“无限折动用滚珠花键轴承”案中明确了等同原则适用的要件。其中第五个要件一般被称为“特别事由”：“没有诸如在专利申请 过程中将被控侵权产品从专利权利要求中有意识地排除之类的特别事由。”[8]特别事由一般指的是禁止反悔。但是，日本理论和实务界有如下基本一致的认识： 如果对于本领域普通技术人员来说，在专利申请时将包含某变换技术特征的技术包括在专利权要求中是容易做到的，专利申请人没有这样做，则属于专利申请人的特 意排除，按不符合等同理论第五要件处理。[9]从日本法院的有关判决看，大阪地方法院2000年5月23日判决的“固定门窗用折叶”案件、东京地方法院 1998年5月31日判决的“挖泥船移动方法”案件、大阪高等法院1998年9月4日判决的“按扣”案件、东京高等法院1999年6月24日判决的“带针 头的唱片盒”案件都涉及到这个问题。只有“固定门窗用折叶”案件中法院没有认定申请时的特意排除属于特别事由，其他三个案件中法院都认定申请时的特意排除 属于特别事由。
（三）英国的特意排除规则
英国法院的“目的解释方法”起到了与等同原则相同的作用。按照目的解释方法，专利的保护范围应按照该领域的技术人员对权利要求书的理解来确定，而这种 解释方法可以使专利的保护范围及于权利要求用语的字面含义之外。在Improver Corp. v. Remington ConsumerProducts Ltd.[10]案中，时任英国高等法院法官的Hoffmann提出了适用目的解释论的方法，即，当被控侵权物的一个技术特征不在专利权利要求的表面的、 字义的、文本的含义范围之内时，法院应当向自己提出三个问题，其中第三个问题是“从权利要求书的用语看，本领域技术人员是否认为专利权人将与权利要求的表 面含义完全一致作为发明的必要要件。如果是，则变换物在权利要求的范围之外。如果对最后一个问题的回答是否定的，则说明专利权人使用权利要求中的语句，并 不是在字面含义上使用，而是具有在比喻含义（可以是提喻性描述也可以是转喻性描述）上使用的意图。”这里的第三个问题是本领域技术人员清楚专利权人是否将 权利要求的范围进行了特意排除。在该案中，权利要求中的一个技术特征是螺旋状弹簧，而被控侵权物的相应技术特征是橡胶棒，法院认为，该领域技术人员会认为 专利权人只将其发明限定在权利要求中所说的螺旋状弹簧，而不包括被控侵权物中的橡胶棒。因此，法院认定侵权不成立。
二、我国法院的相关判决
我国有关法律和司法解释并没有明确特意排除规则，但我国法院其实已经按照这一规则做出了判决。
例如，在“混凝土薄壁筒体构件”实用新型专利侵权纠纷案[11]中，专利权利要求的一个技术特征是“筒底以至少两层以上的玻璃纤维布叠合而成，各层玻 璃纤维布之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接。”而被控侵权物筒底材料为水泥和沙石，不含玻璃纤维。专利权人主张筒底不 是必要技术特征，即使是必要技术特征，被告的筒底也与之等同。法院判决认为，“该权利要求书中有关筒底由至少两层以上玻璃纤维布叠合、叠套组成表述，是相 对于公知技术的重要区别特征，而且专利权利要求书中采用的是‘至少’这样的严格限定词语，故不能作扩大解释，更不能予以忽略，否则就会损害专利法律制度的 稳定性和社会公众利益。”[12]针对相同的权利要求，最高法院判决书中也作出了类似的认定：“明确使用了‘至少二层以上’这种界线非常清楚的限定词，说 明书亦明确记载玻璃纤维布筒的套叠层‘可以少到仅两层’，故在解释权利要求时，不应突破这一明确的限定条件。”[13]
再如，在莫文彩诉海南荣德实业开发有限公司等专利侵权纠纷一案中[14]，法院再次做了类似的认定。案中权利要求涉及的一个术语是“灭雷锥……数量不 少于4枚，不超过40枚”。被控侵权物的金属球体只有1枚竖直向上的锥体。法院认为，权利要求书在叙述方位灭雷针数量时，明确使用“数量不少于4枚，不超 过40枚”的限定词。对于这一限定，应当认定该领域的普通技术人员通过阅读权利要求书和说明书，无法联想到方位灭雷锥的数量少于4枚，多于40枚仍然可以 实现发明目的，否则就等于权利要求书中对方位灭雷锥的数量没有4～40枚的限制，从而导致专利权利保护范围不合理扩大。
三、“特意排除”规则的确立和适用
（一）特意排除规则的确立
从前面的介绍可以看出，美国、日本、英国和我国的法院都会根据权利要求书和说明书的用语，来限制将专利保护范围突破权利要求的字面含义。美国已经将这种做法总结为“特意排除”规则。我国法院也有类似做法，但还没有将它归纳为一种规则。
确定专利保护范围时有两个冲突的价值目标：一是要给予专利权人以充分的保护，允许将专利的保护范围扩大到权利要求的字面含义之外；二是要保护权利要求 的公示作用，保护他人对权利要求理解的信赖。等同原则主要是从第一个价值目标出发而确立的。适用等同原则要兼顾这两个价值目标，特别是要注意对专利权利要 求公示作用的保护。禁止反悔原则主要着眼于专利审批过程中专利申请人的意思表示，保护社会公众对该意思表示的信赖。在专利申请过程中，专利申请人的意思表 示也会使社会公众产生信赖。专利申请人在权利要求书中使用的语句，或者在说明书中的描述，可能使社会公众认为专利权人明确限定了专利的保护范围，从而在该 范围之外实施有关技术或进行技术开发。如果不对社会公众的这种信赖给予保护，将损害专利的公示作用，有悖于专利法的宗旨。而特意排除规则正是从专利权人的 意思出发，如果专利申请人已经将某些技术方案特意排除在其专利保护范围之外，法院在确定专利保护范围时就应考虑专利申请人的意思，不能通过适用等同原则将 原来专利申请人排除在外的技术方案纳入专利的保护范围。
因此，特意排除规则正是从保护专利的公示作用出发，平衡了专利保护的两个价值目标。特意排除规则的适用，不只是看专利权利要求用语的含义，而主要是看 该领域技术人员对专利权人所使用用语的意图的理解。一方面它对于保护权利要求的公示作用的宗旨是一致的。按照该领域技术人员的理解确定专利的保护范围，足 以保护权利要求的公示作用。另一方面，它与充分保护专利权人的目标也是一致的。对于专利权的保护，只有专利权人想得到保护的部分都得到了保护，才可以说是 充分的保护。如果该领域的普通技术人员可以看出专利权人具有将变换物排除在专利保护范围的意思，则说明权利要求向社会公示了其保护的范围不包括变换物。在 这种情况下，再适用等同原则将专利保护范围扩大到变换物，则损害了权利要求的公示作用，破坏了法的安定性。因此，特意排除规则在保护专利权人和保护专利的 公示作用之间实现了平衡。
因此，我们应当确立特意排除规则。当被控侵权物没有落入专利权利要求的字面含义的范围时，先从该领域普通技术人员的眼光判断专利申请人是否具有将被控侵权物排除在专利保护范围之外的意思，如果有，则不能再适用等同原则。
（二）确立“特意排除”规则的意义
1．特意排除规则实现了专利法价值目标的平衡
知识产权权益配置以保护权利人的利益为基础，同时合理兼顾社会公众利益，从而把两者有机协调起来。知识产权制度只有把利益权衡的平衡点定位在最合理的 位置，才能最有效地促进科学技术进步和推动社会经济发展。[15]专利法必须在保护专利权人与保护社会公众之间实现平衡。特意排除规则既体现了对专利权人 利益的保护，又保护了公众对专利的合理信赖，实现了专利权人与社会公众利益之间的平衡。
2．特意排除规则符合当今社会对等同原则进行限制的趋势
在科技进步的速度越来越快、发明创造的密集程度越来越高的今天，适用等同原则将专利的保护范围扩大到专利权利要求的字面含义之外的情形应当受到限制。 从美国的情形看，近些年来，禁止反悔原则、全部技术特征规则以及从全部技术特征规则演化而来的“损坏权利要求原则”和特意排除规则，都是在朝着限制等同原 则适用的方向发展的。我国法院通过禁止反悔原则、捐献原则和放弃“多余指定原则”等，正在朝限制等同原则适用的方向发展。“特意排除”规则在一定程度上可 以限制等同原则适用的范围。
3．特意排除规则可以解决专利侵权判断中的实际问题
由于我国现在还未明确确立特意排除规则，法院在遇到专利权利要求或者说明书中对专利保护范围有明显限制时，通过解释权利要求或者借助其他原则来限制专 利的保护范围。虽然基本上可以达到适用“特意排除规则”相同的结果，但这样增加了法院审理案件的难度，容易出现不同法院适用结果的差异。[16]这不利于 实现法院审判结果对社会公众的指导作用。确立了特意排除规则，这些复杂的问题都可以简单化。这一规则可以使法院在遇到类似情况时有明确的规则作为依据，减 少诉讼过程的争议，统一执法标准，并且可以指导当事人进行专利申请和规避专利设计。
（三）“特意排除”规则的适用
1.“特意排除”规则先于等同判断
特意排除规则是从权利要求所使用的语言出发，考虑该领域技术人员对专利权人意思的理解，从而确定是否有适用等同原则的必要。如果符合特意排除规则的条 件，则不能再适用等同原则，也就不必对变换技术特征与专利技术特征在功能、效果、手段等方面进行对比，可直接作出不构成等同的结论。可见，特意排除规则是 适用等同原则的前置程序，适用特意排除规则可以减化等同原则适用的复杂性。
2．适用特意排除规则主要依据权利要求书或说明书中的描述
能够反映出专利申请人已经限制了其要求保护的范围的文件，主要是申请时提交的文件即权利要求书和说明书。其中以权利要求书为主，权利要求书中的明确限 制是反映专利权人意思的最主要材料。本领域技术人员认为，只有把某一客体包括在权利要求的范围内，会出现与权利要求的用语不协调，才能适用这一规则将其排 除在专利的范围之外。除了权利要求书以外，说明书中对权利要求的明确的限制性解释，也可以作为权利人已经明确限制了其专利保护范围的意思表示。在使用说明 书作为特意排除依据时，条件应更严格，即只有说明书中明确放弃的情形，才可以认定为特意排除。我国的有关案例涉及到权利要求中使用的“至少”、“不少于” 等严格限定数值的用语，但这并不是说只要使用了这样的用语就一定排除了其他内容。当然，除了对数值的限定外，其他的限定条件也可以引起“特意排除”规则的 适用。例如，如果权利要求中使用了“非金属”这一术语，则一般可以认定专利权人具有排除金属的意思。
3．防止不适当地扩大“特意排除”规则适用的范围
实际上，权利要求中的每一个用语，都具有排除和限定的作用，如果不适当地扩大适用特意排除规则，就会认为没有包括在权利要求中的内容都是专利申请人所 排除的内容，从而都不能认定为等同。这实际只将专利的保护范围限于权利要求的字面范围，显然对于专利权的保护是不利的，也是有悖于专利制度之根本目的的。 正如美国学者所指出的，“如果将特意排除规则解释为，特定权利要求中的特定选择可以作为对等同原则范围的放弃，使权利要求的范围不包括某一特定物，等同原 则的丧钟已经基本上敲响了。”[17]因此，我们在适用“特意排除”规则时，要真正排除那些专利申请人“特意”放弃的内容，而不能因“特意排除”规则实质 上否定等同原则的适用。
结论
专利权利要求和说明书所使用的语言对专利保护范围的确立具有重要的意义。当专利权利要求和说明书明显限制了其专利保护的范围时，很多国家的法院都从 “特意排除”的角度限制等同原则的适用。特意排除规则根据该领域技术人员对专利权人意思的理解，来确定是否将专利的保护范围扩大到权利要求的字面含义之 外，它较好地体现了保护专利权人与保护社会利益的平衡。我们应当借鉴其他国家的做法，确立等同原则适用中的特意排除规则，并将适用特意排除规则作为适用等 同原则的前置程序。 【注释】
[1]Blake B. Greene, Bicon, Inc. v. Straumann Co.: The Federal Circuit Specifically Excluded Claim Vitiation to Illustrate a New Limiting Principle on the Doctrine of Equivalents, 22 Berkeley Tech. L.J. 155.
[2]954 F.2d 734, 23 USPQ2d 1555.
[3]Blake B. Greene, Bicon, Inc. v. Straumann Co.: The Federal Circuit Specifically Excluded Claim Vitiation to Illustrate a New Limiting Principle on the Doctrine of Equivalents, 22 Berkeley Tech. L.J. 155.
[4]（Fed. Cir. 2006, 05-1168）.
[5]460 F.3d 1365 （Fed. Cir. 2006）.
[6]73 F.3d 1573 （Fed. Cir. 1996）.
[7]2010-1246 （Fed. Cir. Aug. 5, 2010）.
[8]参见闫文军：《专利权的保护范围》，法律出版社2007年版，第278页。
[9]日本知识产权协会专利第2委员会第1小委员会：《与等同五要件有关的论点的分析与留意点》，载《知财管理》2001年第8期，第1239页。
[10]（1990） FSR 181.
[11]青岛坚固建筑材料有限公司诉山东金富房地产开发有限公司、青岛建设集团置业有限公司等，山东省青岛市中级人民法院（2004）青民三初字第307号案（一审），山东省高级人民法院（2005）鲁民三终字第8号案（二审）。
[12]山东省青岛市中级人民法院（2004）青民三初字第307号判决书。
[13]中华人民共和国最高人民法院（2005）民三提字第1号民事判决。
[14]莫文彩诉海南荣德实业开发有限公司等，海南省高级人民法院（2008）琼民二终字第31号。
[15]参见冯晓青主编：《知识产权法前沿问题研究》，中国人民公安大学出版社2004年版，第59页。
[16]例如，针对“混凝土薄壁筒体构件”这同一专利，相同的被控侵权物，前述青岛市中级人民法院的判决和山东省高级人民法院的判决认为不能适用 等同原则，而辽宁省高级人民法院则认为构成等同侵权，参见（2004）辽民四知终字第67号民事判决。而最高法院的（2005）民三提字第1号判决则从缺 少技术特征的角度来认定不构成侵权。
[17]Thomas Fairhall, “Federal Circuit Further Limits Doctrine of Equivalents under ‘Specific Exclusion’ Principle”，http://www.patentlyo.com/patent/2006/04/federal_circuit.html.
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