时间在先，权利在先？

来源：知识产权学术与实务研究网作者：时间：2006-09-05 阅读数:

王笑冰

作者单位：山东大学法学院

E-Mail：tiefst@sohu.com

原载《电子知识产权》2006年第1期

地理标志与商标都属于工商业标记，都具有表示产品来源的功能，两者的关系错综复杂。随着地理标志在国际贸易中重要性的日益凸现，地理标志和商标的冲突日益成为各国国内法和国际知识产权界面临的一个突出问题。

一、地理标志的概念

与专利、商标等知识产权不同，“地理标志”（geographical indications）一词迄今还没有一个统一的定义，正如WIPO所指出的：

“除了外观设计法之外，或许再也没有哪种知识产权法会像地理标志领域那样存在如此多样的保护概念。这一点从‘地理标志’这一术语本身就能得到最好的体现，它是一个相对较新且只是在最近的国际谈判中才出现的术语。”[1]

实际上，在“地理标志”这个术语出现之前，国际条约中就已经存在两个相关概念，即“货源标记”（indications of source）和“原产地名称”（appellations of origin）。

“货源标记”出现在《保护工业产权巴黎公约》和《制止商品产地虚假或欺骗性标记马德里协定》中。《马德里协定》第1条规定：“凡带有虚假或欺骗性标记的商品，其标记系将本协定所适用的国家之一或其中一国的某地直接或间接地标作原产国或原产地的，上述各国应在进口时予以扣押。”由此可以推论出“货源标记”的定义为：作为商品来源国或来源地的一个国家或一个国家内一个地方的标记。[2]这个定义仅仅强调了“标记”与商品“地理来源”之间的联系，并不要求商品具有某种源于或主要归因于其来源地的质量或特征。[3]

关于“原产地名称”，《保护原产地名称及其国际注册里斯本协定》第2条定义如下：“在本协定中，原产地名称系指一个国家、地区或地方的地理名称，用于指示一项产品来源于该地，其质量和特征完全或主要归因于其地理环境，包括自然和人文因素。”可见，原产地名称必须是一个地理名称，而且这一名称还必须表明产品的质量和特点完全或主要归因于来源地的地理环境。[4]

“地理标志”是个较新的概念，对这一概念做出最具影响力界定的是TRIPS协定第22条第1款：“就本协定而言，‘地理标志’是指识别一商品来源于一成员领土或者该领土内一地区或地方的标记，该商品的特定质量、声誉或其他特征主要归因于其地理来源。”这一定义以《里斯本协定》原产地名称定义为基础，但又有所不同，主要有以下三点：

首先，TRIPS协定规定地理标志是用于识别一“商品”（good）的标记，而《里斯本协定》中的原产地名称所标示的则是“产品”（product）。

其次，地理标志可以是用来识别商品来源地的任何标记，可以是地理名称，也可以是图形标记或符号，例如用艾菲尔铁塔表示法国货，用自由女神像表示美国货等等，甚至还可以是非“直接的地理名称”，例如Basmati稻米。[5]

第三，地理标志的概念中出现了一个新的要素，即“声誉”，因此仅仅具有“主要归因于其地理来源”的声誉的商品也可受到地理标志保护。

应当注意的是：不论货源标记、原产地名称还是地理标志，它们都是在各自国际条约范围内使用的，这些国际条约规定的权利和义务都只和该条约涉及的概念和术语相关，就这个意义而言，不存在所谓一般意义的“地理标志”的概念。[6]

二、商标的概念及地名商标问题

（一）商标的概念

TRIPS协定第15条第1款规定：“能够将一企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区别开来的任何标记或者标记的组合，均可构成商标。”根据这一定义，商标的基本功能就是识别不同企业的产品或服务，因此从理论上来说凡具有识别性（显著性）的标记均可以作为商标使用。至于某一标记在什么情况下具有显著性，TRIPS协定没有作出具体规定，但公认的一点是，任何具有显著性的商标标记不得具有描述性或欺骗性，这一点已被《巴黎公约》予以确认。[7]

（二）地名商标

这里要讨论的问题是：地理名称可否作为商标？在展开讨论之前，应当先澄清两个问题。首先，地理名称与地理标志不是同一概念。这里的地理名称只是一个泛指的概念，仅具有指示某一地理方位的意义，不具有地理标志那种表明产品来源或质量的意义。由于地理标志大多由地理名称构成，所以在探讨地理标志与商标的关系时就有必要先对地理名称可否作为商标的问题作一分析。其次，这里所指的商标仅指普通个体商标，不包括证明商标和集体商标。

前面已经提到，商标必须具有显著性，且不得具有描述性或欺骗性，地理名称可否作为商标使用，关键在于如何确认地理名称的显著性，我国台湾学者郑中人先生对此有较详细的论述，其见解如下：

“以地理名词作为商标使用，其显著性因地理名词对商品之意义不同而有别。如果地理名称成为商品名称，即不应准予做为商标使用；如果地理名词任意性或暗示性商标使用而具有固有显著性，可做为商标使用；如果地理名词是属记述性用语，[8]须具有次要意义 [9]才能申请商标注册；不实表示商品产地外的地理名词，可能是商品的虚伪的或虚伪的错误记述，如大众被骗而相信该商品来自该地而购买，则该地理名词之商标不得申请注册；如果商品非来自地理名词商标所指之地点，大众又有商品与地点之联想，则该商标属欺罔及错误的地理名词，应不得申请注册。……地理名词对商品之意义可能是毫无意义的任意性商标，可能是说明商品产地之记述性商标，也可能是虚伪的有欺罔公众使其误认误信为商品产地之虞，或是商品名称，实务上应就个案一一考量，将其所使用之地理名词与所指定使用商品间之关系厘清，参考有系统的理论，进行逻辑的推理，才能真正解决商业上实际的问题。”[10]

参考以上见解，笔者结合有关实例对地理名称可否作为商标的问题作一简要分析。

1、描述性之地理名称

一般来说，地理名称大多属于描述性标记，不具有识别不同企业之商品或服务的显著性，如果使用地名商标的商品或服务并非来源于该地区，该地名商标往往就具有欺骗性，因此许多国家都规定地理名称不得作为商标，并可作为商标侵权的抗辩。[11]

例如澳大利亚法院曾驳回了将“Michigan”作为掘土设备之商标的注册申请，[12]类似的例子如英国的“Glastonbury”（英格兰一市镇名）之于羊皮拖鞋案、[13]美国的“Kentucky”之于威士忌案。[14]我国台湾地区有“山东”、“云南”之于药品、[15]“南美”之于咖啡牛奶等案例。[16]

2、作为商标之地理名称

在某些情况下，具有了显著性的地理名称可以作为商标使用。这分为两种情况：

（1）在某些情况下，地理名称对某些商品或服务而言具有新奇性，即具有内在显著性，可以作为商标使用。例如以“南极洲”作为香蕉的商标，以“北冰洋”作为啤酒的商标。这类地理名称不会被消费者看作地理描述性用语，可以用作商标。地理名称是否具有显著性往往取决于所使用的具体的商品或服务。例如“Amazon”如果用在咖啡上就容易使消费者联想到咖啡的产地，具有描述性或欺骗性，不得用作该商品的商标；但如果用在书籍上就不会使消费者认为具有地理意义。类似的例子如“Mont Blanc”（勃朗峰）之于高档书写用品、“Thames”（泰晤士河）之于文具等。[17]

（2）在其它情况下，某地理名称就某商品或服务而言不具有新奇性，但是该名称经过一段时间的使用具有了识别特定企业商品或服务的显著性，即获得了第二含义，也可作为商标受到保护。例如台湾商标主管机关曾认定摩卡（MOCHA）系阿拉伯南部之咖啡出口港，为商品产地之说明，但因商标申请人持续投注巨额广告费于大众传播媒体促销产品，使“摩卡”成为台湾三大咖啡品牌之一，因此“[Page]摩卡MOCCA”作为商标表彰其所产制之咖啡商品已为消费者所认识，可以作为商标获得注册。[18]又如，在澳大利亚，“Dromana Estate”被作为葡萄酒商标注册，该葡萄酒系由Dromana地区的“Dromana Estate”葡萄园出产。该商标之所以能获得注册，是基于澳大利亚的商业从业者提出了大量法定声明，证实了“Dromana Estate”商标的显著性。[19]

三、地理标志与商标的区别与冲突

（一）地理标志与商标的区别

从历史上看，表示商品地理来源的标记曾经是最早的商标类型。[20]现在，地理标志与商标被看作两个不同的法律概念，存在重大区别：[21]

首先，商标表明商品或服务来源于特定的生产者、制造者或服务的提供者，以此将其商品或服务与他人的商品或服务区别开来；地理标志不能识别产品的生产者或制造者，它只能识别产品的原产地，并表明来源于该地方的产品具有某种特殊的质量或特征。

其次，商标的形成往往涉及人类的创造性活动，也正是人类的创造力才使新颖独特标记的产生成为可能，并以此将特定的商品或服务与其他商品或服务区分开来。人类的创造性为商标的产生提供了无限的空间，因此商标在数量上是无限的。地理标志作为产品地理来源的标记，与地形地貌、人类的劳作、气候或其他与人类创造力无关的因素相联系，因此产品与其地理来源之间的联系是不能割裂的，该产品的生产也不得转移到其他地方。在这个世界上，地理名称的数量是有限的，而地理标志的数量更少，因此地理标志在数量上受到很大的限制。

第三，地理标志仅适用于商品上，主要用于农产品和其他相关产品上，不适用于服务。商标则同时适用于商品和服务。

（二）地理标志与商标的冲突

地理标志与商标是两种不同的识别性标记，当不同的当事人对同一标记分别提出商标和地理标志的权利主张时，两者就会发生矛盾和冲突。大体而言，商标与地理标志的冲突有以下三种情况：[22]

（1）不同的当事人将同一标记分别作为商标和地理标志用于相同的产品或商品上；

（2）不同的当事人将同一标记分别作为商标和地理标志用在不同的商品上，该标记作为商标而驰名，或者作为地理标志而知名；

（3）由地理名称构成的商标已经存在很长时间且已经驰名，但商标权人并不知道有一个与该名称同名之地区的存在。

根据知识产权的地域性原则，同名的地理标志和商标可以在不同的国家并存，一般不会发生矛盾和冲突。但是随着贸易全球化和通讯技术的发展，特别是国际互联网的出现，使知识产权的地域性原则受到了严重侵蚀，地理标志与商标的冲突成为国际贸易中一个现实的、迫切需要解决的法律问题。加拿大和欧共体之间关于“Prosciutto di Parma”的争端就是一个例子。 “Prosciutto di Parma”作为地理标志受到意大利和欧共体法律的保护，但是“Parma”这一名称早在1964年就在加拿大被注册为腌制火腿的商标，因此加拿大禁止意大利Prosciutto di Parma协会使用“Prosciutto di Parma”的名称销售腌制火腿。Prosciutto di Parma协会向欧洲理事会提起控诉。欧洲委员会认为，根据TRIPS协定，应当允许地理标志和商标的并存，Prosciutto di Parma协会使用其地理标志在加拿大销售产品不应受到任何妨碍。[23]

四、地理标志与商标冲突的解决途径

（一）国际条约中的安排

1、《里斯本协定》

《里斯本协定》第5条第3款规定，如果协定成员国在接到原产地名称国际注册通知后一年内没有提出对该原产地名称不予保护的声明，就应当承担保护的义务，提出不予保护的声明应当说明理由。对于不予保护的理由，协定没有作出具体规定，应当可以认为，这些理由中包括了在该国存在与原产地名称相冲突的在先权利（包括在先商标权）的情况。协定第5条第6款还规定，根据国际注册在成员国获得保护的原产地名称如果在国际注册通知前已被他人在该国境内使用（例如作为商标使用），在前述一年声明期届满后，该国可以给予在先使用人不超过两年的使用期限，以结束其使用。这一规定使原产地名称享有了优先于其他在先权利的保护。

2、TRIPS协定

TRIPS协定第22条第3款规定，如果含有地理标志或者由地理标志构成的商标所标示的商品并非来源于该地理标志所表示的地区，该商标的使用会使公众对商品的真实原产地产生误解的，WTO成员应当拒绝该商标的注册或者宣告该商标无效。

第23条第2款规定，如果葡萄酒或烈性酒的商标包含葡萄酒或烈性酒的地理标志，而该葡萄酒或烈性酒不具有此来源的，成员应拒绝此商标的注册或者宣告其无效。

第24条第5款规定，对于在TRIPS协定的有关规定在成员境内适用之前，或者地理标志在原属国受到保护之前，善意提出申请或获得注册的商标，或者通过善意使用取得了商标权的商标，为实施TRIPS协定而采取的措施不得因该商标与地理标志相同或类似而损害该商标注册的资格、注册的有效性或商标的使用权。该条款是TRIPS协定处理商标与地理标志冲突最为重要的规定。这一规定是否确立了解决商标与地理标志冲突“时间在先，权利在先”的基本原则？对此笔者将在下文作进一步分析。

（二）国际组织的建议

地理标志与商标的冲突也引起了一些国际组织的关注，它们纷纷对这一问题提出了自己的建议。

1、国际知识产权保护协会（AIPPI）

根据AIPPI 1994年的Q118号决议，当商标和地理标志发生冲突时，应当考虑这两者中哪一个享有优先权，为此决议区分了三种情况：

一是商标与在先地理标志的冲突。对此商标局应当依职权驳回商标注册，第三人也可以对该商标注册申请提出异议，或者提起要求撤销商标注册或禁止其使用的诉讼。

二是商标与著名地理标志的冲突。如果商标与著名地理标志相同或近似，且不正当地利用或损害了著名地理标志的显著特征或声誉，即使该商标用在不相类似的商品或服务上，也不应受到保护。这实际上为著名地理标志提供了类似于驰名商标的扩大保护。

三是在先商标与地理标志的冲突。对此AIPPI主张原则上应允许两者并存，除非在地理标志获得承认之前在先商标已经获得了信誉或声誉。[24]

1998年的Q62号决议再一次确认了Q118号决议的效力，并明确提出以“时间在先，权利在先”作为解决冲突的指导原则。[25]

2、国际葡萄酒组织（OIV）

OIV通过的ECO 3/94号决议要求要求成员国“根据其立法和法规，并遵照（本决议）确定的原则，采取适当的法律措施以确保为公认的原产地名称、公认的地理标志、公认的传统名称和商标提供平等的保护”。概括地说，OIV给予了商标和地理标志平等的保护，并根据在先原则来解决两者的冲突。