企业技术创新、合作创新过程中的知识产权风险管理研究

冯晓青

（中国政法大学无形资产管理研究中心 北京 100088 ）

原载《甘肃社会科学》2013年第4期：第205-208页

摘要：建立企业技术创新过程中知识产权风险防范机制具有重要意义。在企业技术创新中研究开发的法律风险管理方面，应重视制度构建、技术档案管理、保密控制和建立预防机制。合作创新中同样存在知识产权风险管理的问题。企业合作创新中的知识产权风险可以从创新主体、创新行为等方面分析。企业也需要建构合作创新中知识产权风险防范机制。

关键词：企业；技术创新；合作创新；知识产权风险管理

企业技术创新是一个受技术、市场、管理、人员以及对外部环境适应的诸多因素的系统工程。这一系统工程的运转需要克服诸多风险，发现和认识这些风险有助于采取预防措施，增强技术创新的安全性，提高技术创新效率。本文拟对企业技术创新、合作创新过程中的知识产权风险管理加以研究。

一、知识产权风险管理概述

技术创新可能遭受多方面的风险，既可以是技术方面的，也可以是法律方面的。其中技术方面的风险源于技术研究开发活动本身有一定的探索性和不确定性，研究开发失败是技术上的最大的风险。例如，有研究证实，在美国，基础研究的成功率只有5%,应用研究也只有50%能够获得技术的成功，30%能够获得商业上的成功，并且只有12%能够给企业带来利润。[①] 法律上的风险则主要是知识产权法律风险，企业技术创新过程伴随着很多不确定的知识产权风险，在某种意义上技术创新过程也就是知识产权风险防范和解决的过程。所谓风险，根据美国项目管理协会( PMI) 的项目管理知识体系指南( PMBOK GUIDE) (第三版) 的定义，是针对项目的目标产生的正面或负面影响的不确定性，其中正面影响会带来机会，负面影响则带来威胁。知识产权风险显然属于风险的一种表现形式，在企业技术创新中甚至还是主要的风险。另外，由于知识产权是一种受到知识产权专门法律保护的民事权利，知识产权风险的内涵还可以从“法律风险”的角度加以认识。

建立企业技术创新过程中知识产权风险防范机制具有重要意义。美国通用电气公司原总裁杰克•韦尔奇在回答自己最担心的问题时指出：“其实并不是业务使我担心, 而是有什么人做了从法律上看非常愚蠢的事而给公司的声誉带来污点并使公司毁于一旦”。[②] 知识产权风险防范机制建立的目的也在于为企业技术创新活动保驾护航，抵御和防止损害技术创新活动和创新成效的知识产权风险出现。在企业技术创新过程中建立知识产权风险防范机制方面，国内外一些企业均有值得借鉴的经验。以海信集团为例，公司一方面根据专利战略的需要和技术创新战略规划，积极部署专利，构筑专利屏障，另一方面则在其各类产品进入国内外不同市场之前要进行知识产权风险评估，并根据知识产权制度的发展动态和特点、不同国家不同市场的技术和市场竞争状况分别制定应对方案和策略，保障了公司产品在国内外市场的安全。再以中国商用飞机有限责任公司为例，其于2008年5月11日在上海成立。该公司重视知识产权工作机制，特别是在技术创新中的知识产权风险防范机制。公司制定了《知识产权工作纲要》（2009-2011），提出了“科学实用、突出重点、攻防结合、全程管理”的原则。公司提出在飞机型号上必须拥有自主品牌；在飞机总体设计与系统集成上，着力核心技术自主知识产权；在关键核心部件和整装制造等重大领域则以原始创新、集成创新和引进消化再创新等形式形成自主知识产权。公司实施了以防范知识产权法律风险为重要内容的知识产权防御策略。以C919大型客机和ARJ21新支线飞机的研制为例，从2009年2月开始即对ARJ21新支线飞机知识产权状况进行了全面的评估和分析，在排查的基础上确定了自身的技术开发策略和方案，明确了需要突破的技术创新点和关键技术，并对后续的创新成果及时予以专利保护，取得了一批自主知识产权。

二、企业技术创新中研究开发的法律风险管理

研究开发是技术创新的关键阶段，研究开发中的法律风险管理也相应地成为技术创新活动中知识产权风险管理的重要内容。研究开发阶段可能遇到的知识产权风险是，研究开发中利用的资源，例如软件作品、专利技术可能涉嫌侵犯他人的知识产权，甚至未来产生的研究开发成果可能侵犯他人的专利权或其他权利。为此，需要在风险出现前进行论证和解决。例如，如果研究开发活动利用的资源可能涉嫌侵犯他人专利权、著作权等权利，则应采取措施绕过存在侵权障碍的知识产权，如设计绕过专利权人权利要求的某些必要技术特征的替代方案，或者改变产品的材料、结构或组成，或者简化方法专利的工艺步骤、工艺条件，或者采用与专利技术不相抵触的替代技术。如果实在难以绕过，则应考虑征得权利人的授权，以免造成研究开发成果刚出来就陷入侵权泥潭的被动局面。

为防范企业技术创新中研究开发中的知识产权和其他法律风险，需要采取以下措施。

（一）制度建构

制度建构主要体现为制定企业内部制度，明确研究开发项目负责人及其岗位责任，以及研究开发人员在研究开发过程中的职责、权利与义务，明确研究开发团队的使命，增强企业研究开发团队的责任心。其中，确定研究开发项目负责人及其岗位职责尤为重要。研究开发负责人是统领企业研究开发活动，进行组织安排的项目主管，从知识产权管理的角度看，不仅需要负责研究开发事宜，也需要针对研究开发过程中的知识产权问题进行全方位管理。根据现有研究成果，其在研究开发活动中负责的知识产权事务至少包括：（1）采取措施保证项目成员遵守商业秘密和与项目有关的商业秘密；（2）代表企业要求项目组成员与企业签订项目开发协议，明确开发成果的归属、保密、成果申报等权利义务；（3）按照企业要求制作和保管开发记录，并要求相关人员签字；（4）保持与企业知识产权管理部门的及时沟通，密切关注与项目相关的知识产权动态，针对发现的问题及时采取对策，如发现他人取得的技术成果将使本项目研究开发变得没有必要或严重影响项目进行时，及时向企业报告；（5）在开发项目结束后，将项目研究开发情况和取得的成果完整、准确、及时地向有关部门汇报，并将项目进行中使用的重要技术与知识产权资料移交知识产权部门，建立档案并加强管理；（6）对外交流涉及的知识产权资料，移交知识产权管理机构审核；（7）保存项目开发的各种原始单据，为知识产权评估提供资料；（8）在研究开发成果分类评估和审核后，配合企业进行知识产权确权提供或者办理相关手续。[③]

（二）技术档案管理

技术档案管理主要是建立研究开发过程中详细的研究开发和实验记录，建立技术档案。例如，前面提到的美国企业的发明呈报制度就很有特色。美国企业一般要求研究开发人员进行实验记录，并要求目证签名。在实验记录基础上，研究开发人员需要填写发明呈报表，向公司报告技术发明的情况。发明呈报表是研究开发人员对技术发明及其价值的总结，有利于企业加强对技术创新过程等的监控。就我国企业而言，建立研究开发和实验记录，进行技术档案管理也具有很重要的法律意义：一则如果某研究开发人员将来离职，则根据法律规定其在任职期间和离职后1年内从事的与该研究开发记录相关的发明创造应视为职务发明创造。二则一旦发生涉及先用权的纠纷，这些记录可以用于证明本企业在他人专利申请之前已制造了相同产品、使用了相同方法或者已做好了制造、使用必要准备的证据，从而获得胜诉。三则研究开发记录和档案管理一方面如实记载了企业研究开发的客观事实和过程，另一方面也体现了对研究开发过程中产生的技术信息采取了保密措施，因而可以作为企业自行开发商业秘密和对商业秘密采取了保密措施的依据，一旦出现有关商业秘密纠纷，就能够处于主动地位。在司法实践中，一些企业就是因为没有保存好技术秘密资料而不能提出有力证据，结果败诉。对于有些重要的技术资料，必要时还可以采取移交公证处封存并确立日期的做法，以确保相关技术证据的效力。研究开发记录应根据项目实施技术的安排和进程，每一阶段都确定专人负责，在研究开发完成时需要再汇总到研究开发项目负责人、技术档案人员手中。实验记录则应以一定的编号记载研究开发过程中进行的各项试验的情况，包括成功和失败的实验，同时完成目证签名。与研究开发记录一样，实验记录也要在全部实验完成后汇总到研究开发负责人即技术档案主管人员处。

（三）保密控制

保密控制体现为对研究开发全过程实施保密控制，防范商业秘密侵权事件发生。企业研究开发活动同时也是商业秘密产生的过程，这些商业秘密的保护需要采取专门的保密措施，其中包括针对企业内部研究开发、管理、安保等接触商业秘密的个人，也包括针对在研究开发过程中来企业进行业务谈判、学习、交流的外部人员采取保密措施。例如，对内部开发人员而言，应对掌握核心技术和关键数据的人员实行严格而有效的监控，防止擅自发表或以其他形式公开。研究开发过程的保密控制还应注意分散商业秘密的集中度，防止商业秘密过于集中于几个人的风险，以免出现其集体跳槽而带走全部关键商业秘密。

（四）预防机制

预防机制体现为针对企业研究开发过程中可能出现的技术和法律风险预先采取解决措施。例如，当研究开发阶段取得的成果有可能被他人泄密、非法使用时，及时采取补救措施，为防止这类侵权，通过严格的保密协议、合同约束和竞业限制等手段加以限制。又如，为防止研究开发的技术被他人抢先申请专利，企业应建立与研究开发活动和进展保持动态联系的技术信息跟踪制度，及时跟踪相关技术研究开发动态和专利确权状况，根据掌握的信息和情报采取相应的对策，如发现他人申请专利，依法提起意见和建议。还如，为避免在研究开发过程中被竞争对手超过的风险，对部分研究开发研究开发成果先申请专利，而不是等到研究开发完全完成后再去申请专利。同时，企业还可以充分利用专利法上的国内优先权制度，在申请基础专利的基础之上再通过进一步研究开发而加以完善，然后再就同一主题的发明创造申请专利。在可能的情况下，为阻止他人就同样的发明创造申请专利，还可以利用专利法上新颖性宽限期制度以一定方式公开部分研究开发成果。

三、企业合作创新中知识产权风险管理

（一）企业合作创新中知识产权风险的体现、缘由及其防范

企业合作创新尽管存在很多优势，但其本身也存在一些风险，如研究开发风险、产权纠纷风险、技术和市场环境重大变化风险、合作创新组织运行风险等。除此之外，合作创新还存在培植潜在竞争对手，使自身的核心竞争优势和能力丧失的风险，因为合作创新者将资源和人力投入创新组织体后，其他合作者可能更方便地利用其掌握的核心技术和知识，掌握其技术战略情况，从而不仅使自己减弱了对投入创新组织内技术的控制能力，而且有利于提高竞争对手的竞争力。这些风险的共同特点是在合作组织体内产生的对合作组织经济利益丧失的可能性以及潜在竞争地位削弱。上述合作创新风险包括知识产权风险、合作组织风险、竞争风险、合作创新失败风险等表现形式。其中知识产权风险是合作创新中存在的比较普遍的风险，甚至被认为是合作创新面临的风险中的首要风险。[④] 国外有学者将知识产权风险划分为执行风险、侵权风险、所有权风险、投资风险以及储存、维持和传播风险，有的则从执行费用、流失损失、侵权法律费用、侵权赔偿额和所有权问题等方面研究企业合作创新中知识产权风险。[⑤]

进一步说，企业合作创新中的知识产权风险，可以从合作创新的主体层面加以研究。从合作创新的主体层面看，既可以是企业与企业之间的合作，也可以是企业与高校或科研院所乃至个人之间的合作，在这些合作的主体中，不同主体的组合形式具有不同的优势，同时也具有不同的风险。例如，企业之间的合作，很可能既是合作伙伴也是竞争对手，在合作创新中存在知识外溢的风险就比较明显；企业与高校或科研院所之间的合作创新则可能基于不同的价值理念造成合作共享的知识转移的障碍，同时随着合作的深入，合作一方拥有的关键技术可能因为人员的流动而存在流失风险。国外学者认为，不同的合作主体对合作的预期和成果有不同的评价，而这可能会影响到合作成功的不确定性。[⑥] 因此，合作创新主体的选择是防范合作创新风险的重要内容。对此，国外学者多从选择合作伙伴的影响因素方面加以考虑。例如，葛润恩格从关系导向和任务导向量方面研究了战略联盟选择的几个准则；E.保罗从战略协调性和信任等方面讨论了选择合作伙伴的影响因素。[⑦] 事实上，合作主体对创新行为的理解、创新行为的不同风格以及其他个性特征都会引发合作中的知识产权风险，如合作动机、学习和吸收能力、企业对员工的管理方式、合作双方的知识距离、知识的互补性和复杂性，以及合作各方的创新行为特性，如合作的具体方式和相互信任程度。[⑧] 国内学者除了从层次分析法、博弈论等角度分析合作创新伙伴选择外，近来还有学者撰文提出了运用专利信息分析法的观点。以电信领域WSN专利技术为例，经过专利分析发现该技术领域从2004年以来一直处于快速发展之势，特别是高校和科研机构创新活跃，因而企业在开展该领域技术合作创新时，选择高校或科研院所是一个比较理想的选择。该文还提出了结合技术创新的合作动机，以专利分析结果为指导选择合作伙伴的观点。[⑨]

企业合作创新中的知识产权风险还可以从创新行为的角度加以探讨。合作创新作为创新的范畴，是合作创新组织围绕技术创新目标以投入的创新资源为基础进行的创新探索行为。合作创新也是一个创新递进的过程，国内外学者均有研究。例如，国外学者马埃克特将合作创新分为五个阶段，包括发起、选择、建立、实现和结束。国内有学者认为，合作创新可以分为合作准备阶段（如资料收集、确定项目、选择伙伴和签订协议）、合作运行阶段（如研究开发、沟通、控制和反馈）和合作结束阶段（如成果分配、结算和文件归档）。[⑩] 应当说，在合作创新的不同阶段，都可能存在知识产权风险。例如，商业秘密特别是其中的技术秘密风险就是在合作创新的各个阶段都可能发生的风险。这里的商业秘密既可以是合作之初合作一方或者各方作为投资、共享的商业秘密，也可能是在合作创新中产生的商业秘密。这些商业秘密的法律风险主要有遭受非法窃取、非法泄露或非法使用。例如，合作伙伴一方或者合作伙伴以外的人采用盗窃、利诱等不正当方式窃取商业秘密；合作创新中产生的商业秘密被合作伙伴一方或知悉该商业秘密的客户泄露给他人；合法获悉合作创新中获得的商业秘密被他人擅自披露、使用或者许可他人使用。另外，由于合作创新组织对商业秘密没有采取法律要求的保密措施，以致商业秘密失去了法律保护，也是合作创新中商业秘密风险的表现形式之一。至于合作创新中产生的成果超越合作者一方现有技术的先进性，从而使得合作一方知识产权价值的贬值，则也是合作创新中可能出现的自然现象。

在合作创新中，创新者和创新组织内隐性知识流动造成的知识外溢也是需要防范的知识产权风险之一。根据日本著名知识经济学者野中郁次郎的观点，知识创新是一个从隐性知识到隐性知识、隐性知识到显性知识、显性知识到隐性知识，再从隐性知识到显性知识的螺旋式循环往复的过程。这一观点揭示了知识系统的内在关联性和知识创新的规律性。隐性知识是企业知识管理的重要内容，同时也涉及知识产权的管理与保护。在企业的合作创新中，隐性知识转移的风险主要通过其活化载体和隐性知识负载客体两种形式的流动造成的。所谓活化载体也就是掌握了隐性知识的合作组织内的人员。还有研究发现，合作创新中隐性知识转移方式有人员流动、会议或非正式的通信网络、许可协议以及当面交流等形式。[11] 国外有研究证实，42%的组织知识隐含在员工的头脑中，12%隐含在电子数据库里，20%储存在手写文献里，而26%存储在电子文档中。[12] 在合作创新中专业人员的流失是发生隐性知识转移风险的重要形式。由于隐性知识转移具有高度的隐蔽性，企业如果在合作创新中忽视因为人员流动造成的隐性知识的流失，就可能造成巨大隐患，特别是那些掌握关键技术知识的技术人员在合作创新组织工作期间“跳槽”，损失更加巨大。通过隐性知识负载客体流失通常是知识产权被泄露，如在合作创新过程中，一方通过交流、合作形式获取了对方的并不属于合作双方的隐性知识。还有可能是被盗用的风险。国外学者研究发现合作创新存在着关键技术控制流失，从而不经意间协助竞争对手创造更强的竞争力的风险；在合作创新的知识共享过程中，一个公司把自身的关键技巧和知识暴露给联盟伙伴，也可能导致被盗用或模仿。[13]

以上研究还表明，合作创新中存在的知识产权侵权风险也是常见的风险。除了商业秘密被侵权外，专利侵权、商标侵权、著作权侵权也可能存在。如未经专利权人许可造成的专利侵权。在有的情况下，由于合作伙伴熟悉参与共享的知识产权，合作方提供的核心技术就可能被合作伙伴所掌握，在合作关系结束后，合作伙伴有可能利用掌握的核心技术，从而造成侵权风险。有时合作伙伴通过对本企业常用绕过专利权的策略比较了解，在日后可能“以其人之道还治其人之身”，从而增加了自身专利技术被绕过的风险。另一方面，也不排除在合作创新中存在侵犯他人知识产权的风险。例如，合作伙伴投入合作创新的技术侵犯了他人的专利权，这种技术在合作创新组织体内使用时就有被控侵权的风险。例如，在陆某诉上海某总公司、无锡市某工程实验厂专利侵权纠纷案中，无锡市某工程实验厂承担了国家有关“城市生活垃圾无害化处理技术的开发研究”的研究任务，委托被告上海某总公司进行研制，该公司在明知其提供的机器中应用的专利技术等同于一审原告的专利权利保护要求的情况下，仍将该技术提供给无锡市某工程实验厂使用，从而构成了共同侵权。[14] 为避免合作创新中侵犯他人的知识产权，企业在合作创新协议中应当约定各方提供给合作创新组织使用的技术应保障不侵犯他人的知识产权，如因侵犯他人知识产权而造成的损失应由提供方自行承担。当然，该条款并不能保证在一方提供的技术侵犯他人的知识产权时，其他各方可以免责，因为合同具有相对性，知识产权人可以基于对世权性质主张权利。不过，其意义仍然是不可忽视的。

基金项目：国家社会科学基金项目“我国企业技术创新与知识产权战略融合的法律运行机制研究”（编号：08BFX071）阶段性成果；教育部“新世纪优秀人才支持计划”阶段性成果（编号：NCET-10-0772）；中国政法大学知识产权管理交叉学科规划项目阶段性成果。

[②] 引自马元锋：《现代企业技术研发中的专利法律风险与防范》，《南都学坛》2008年第4期。

[③] 参见王冰著：《企业知识产权战略制定与战术执行》，武汉大学出版社2007年版，第96-97页。

[④] VK. 纳雷安著：《技术战略与创新——竞争优势的源泉》，程源译，电子工业出版社2002年版，第9页。

[⑤] 转引自张克英、黄瑞华、汪忠：《基于合作创新的知识产权风险影响因素分析——理论分析框架》，《管理评论》2006年第5期。

[⑥] Feller L, Roessner D., What Does Industry Expect from University Partnerships?, Issues in Science and Technology, 1995, ( Fall) : 80- 84.

[⑦] 参见Paul E． Bierly III, Scott Gallagher, Explaining Alliance Partner Selection: Fit, Trust and Strategic Expediency, Long Range Planning, 2007, 40 ( 2) : 134－153; Geringer JM, Selection of Partners for International Joint Venture, Business Quarterly, 1988, 53 ( 2): 31－36.

[⑧] 参见任素宏、黄瑞华：《合作创新中知识产权风险影响因素体系的构建及应用》，《科研管理》2008年第2期。

[⑨] 参见袁晓东、陈静：《专利信息分析在技术创新合作伙伴选择中的应用》，《情报杂志》2011年第8期。

[⑩] 参见任素宏、黄瑞华：《合作创新中知识产权风险影响因素体系的构建及应用》，《科研管理》2008年第2期。

[11] Patricia M, Noman, Protecting Knowledge in Strategic Alliances Resource and Relational Characteristics, Journal of High Technology Management Research, 2002,( 13):177－202.

[12] 苏世彬、黄瑞华：《合作创新中隐性知识转移引发的知识产权风险及其防范对策研究》，《科技进步与对策》2009年第17期。

[13] 转引自苏世彬、黄瑞华：《合作创新中隐性知识转移引发的知识产权风险及其防范对策研究》，《科技进步与对策》2009年第17期。

[14] 参见何瑞卿：《企业合作研发中的专利资产风险分析》，《现代商业》2009年第24期。