商标显著性的认定及其“从宽认定”的司法思路 ——山东某化学有限公司诉国家商标局商评委商标异议行政纠纷案

邵树杰

 

[本案要旨]

作为商标异议案件中非常重要的异议事由，被异议商标缺乏显著性，是一个十分值得具体分析研究的司法难题。在本案中，一二审法院都指出：对商标显著性的认定须结合标识自身的文字、呼叫、含义、视觉效果，商标与被指定使用商品的关系，商标构成部分的组合复杂程度等因素进行综合判断。另外，由于显著性的判定可能会直接决定一个商标的存亡，所以一二审法院在判决中对商标显著性的要求并不高，而暗示了让商标在使用中获得显著性，或者在事后的侵权诉讼中以显著性不强为由限制商标权效力的想法。

 

[案件信息]

上诉人（原审被告）：国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称“商评委”）

被上诉人（原审原告）：山东某化学有限公司（以下简称“山东公司”）

原审第三人：某株式会社（以下简称“株式会社”）

案由：商标异议行政纠纷

案号：北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第2515号行政判决；

北京市高级人民法院（2013）高行终字第672号行政判决。

 

[原被告主张及理由]

（未查到一审判决关于原被告主张及理由）

 

[一审法院查明的事实]

一审认定：2002年12月30日，山东公司向商标局申请注册第3419661号“玉米乐”商标（“被异议商标”），指定使用在第5类杀虫剂等商品上。株式会社于1994年9月26日申请了注册商标第852264号“玉農樂”（“引证商标”），指定使用在第5类杀虫剂等商品上。在法定异议期内。株式会社向商标局提出了注册商标异议裁定申请，商标局裁定其异议理由不成立，被异议商标获准注册。2008年12月，株式会社是商评委提出异议复审申请，2010年5月，商评委作出商评[2010]第10214号关于第349661号“玉米乐”商标异议复审裁定（“10214号裁定”，裁定被异议商标不予注册）。

 

[一审法院判决理由与裁判结果]

一审认为：

被异议商标的文字组合不属于日常生活中的固定词汇。亦未能直接描述其所指定使用商品的质量、主要原料、功能、重量、产地等特征因此整体商标属于暗示性商标，故符合商标法的显著性要求。

被异议商标也不构成标识指定使用商品使用对象特点的情形，故第10214号裁定“被异议商标表示了指定使用商品使用对象的特点而缺乏显著性”，其认定事实和适用法律均缺乏依据。

 

[上诉与答辩理由]

商评委的上诉理由是：被异议商标为普通印刷体的中文“玉米乐”，其指定使用的商品是通常应用于农业领域、农作物上的杀虫剂。被异议商标中包含的文字“玉米”是一种农作物的名称，以“玉米乐”作为商标使用在杀虫剂上通常易被相关公众识别为描述该商品的特征、品质、使用对象的文字，而起不到商品来源指示的作用，因而难以区分商品来源，区分商标应由的显著性。

山东公司、株式会社均服从一审判决。

 

[二审法院查明的事实]

二审查明：2010年5月，商评委作出的第10214号裁定所认定的本案焦点问题是：

一、被异议商标与引证商标是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标

判定两商标是否有可能构成近似。主要要考虑两个商标在音、型、义方面是否近似；两个商标共存于市场是否会引起消费者的混淆误认。本案中，被异议商标为中文“玉米乐”，引证商标为中文“玉農樂”，两个商标在文字组成、含义、呼叫、视觉效果方面具有区别，但分别在同一种或类似商品上注册使用在上述文字组成、含义、呼叫和视觉效果均具有区别和被异议商标与引证商标，引起消费者混淆误认的可能性并不大。因此，被异议商标与引证为构成使用在同一种类或类似商品上的近似商标。

二、以“玉米乐”文字作为商标使用在杀虫剂等商品上是否具有显著性

商标的显著性，即此商标是否足以使得相关公众区分商品来源。商标的显著性特征判定需要综合考虑：商标的标志本身（含义、呼叫、外观构成）、商标指定使用的商品、商标所使用的商品所属行业的相关公众的认知习惯、商标在指定商品行业的实际使用情况等因素。本案中，被异议商标为普通印刷体的中文“玉米乐”，其指定使用的商品为通常应用于农业领域、农作物上的杀虫剂。被异议商标所包含的文字“玉米”是一种农作物的名字，在该文字后添加一“乐”字，并未使得被异议商标的“玉米乐”文字整体产生了明显区别于“玉米”作为农作物的其他含义。被异议商标表示了指定使用商品的使用对象特点，指定使用在杀虫剂等商品上，不易被消费者当做商标识别，难以起到区分商品来源的作用。

三、被异议商标的注册会否造成不利的社会影响

商标法中对于“有害于社会主义道德风尚或者其他不良影响”主要是指：商标的文字、图形或者其他构成要素对人民的生活及其行为的准则、规范，堆在一定时间内社会上流行的良好社会风气或生活习惯或者对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极和负面的不利影响。本案中，被异议商标的中文“玉米乐”其所表述的内容并无任何贬义或消极的含义，因此不会产生消极影响。

四、被异议商标是否构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”

其中的“他人已经使用并有一定影响的商标”是指，他人在商标的申请人前已在中国境内使用，并为一定区域内相关公众所知晓的未注册商标。本案中，由于株式会社的引证商标为已注册商标，因此次条款不能适用。

综上，株式会社所提出的异议复审理由部分成立，商评委裁定：被异议商标不予注册。

 

[二审法院判决理由与裁判结果]

二审法院认为：商标的基本功能在与区分商品来源，因此商标的显著性首先表现为识别性，即能够使相关公众通过商标识别商品或服务的来源。

本身具有识别性的标志有固有显著性。此类标志可以分为臆造性标志、任意性标志和暗示性标志。而本身不具有识别性的帮助缺乏固有显著性，此类标准包括描述性标志、通用名称等。在相关标志具有识别性的基础上，才有对其是否属于暗示性标志进行判断的必要性。由短语或者句子组成的标志是否具有可识别性，应当结合其指定使用的商品或服务进行综合考虑，尤其应考虑到：该短语或者句子是否属于该商品或服务所属领域常用的或者习惯的用语。如果短语或者句子组成的标志属于惯常用语，则相关公众通常将其作为广告宣传而非商标加以识别，该短句或者句子就无法识别商品来源的作用，因而不具有显著性。

本案中，被异议商标为汉字“玉米乐”的组合，虽然其为普通印刷体，但是该组合词汇并非被异议商标指定使用的商品领域内常用或者习惯性用语，并未直接描述相关商品的质量、原料、功能、产地等特点。虽然其包含了“玉米”此农作物名称，但是被异议商标整体已经形成了其他含义，使用在杀虫剂等商品上，相关公众不会认为被异议商标系对指定商品特点、品质、使用对象的描述。

同时，结合山东公司所提交的被异议商标在先使用、宣传方面的证据，也能够证明被异议商标在实际市场流通中，已经起到了识别商品来源的作用，因而具有显著性。

因此，二审法院判决：商评委的裁定缺乏事实和法律依据，驳回上诉，维持原判。

 

[判解与学理研究]

本案涉及的主要内容是对商标显著性的认定，而且法官在认定显著性时有着特定的司法考量。

 

一、显著性认定的在商标授权前后的意义

 

（一）显著性在授权程序中的意义

作为一项被知识产权学界公认的通说，商标的作用在于区分商品的来源，故作为商标注册实质性要件的显著性的首要意涵就是指“可识别性”，即，某商业标识能够使相关消费者通过此商标识别商品或服务的来源。[1]而在商标法中与商品来源识别功能相对应的概念就是“显著性”。具体来说，在判定某注册申请能否被授权时，对该商标的基本功能的认定，需要借助“显著性”这一概念才能得到厘清。

商标的基本功能是识别商品来源，其商业原理在于商标应该在对其质量负责的特定经营者的控制之下。[2]除了指示商品来源的功能，商标还有其他诸多衍生功能：保障功能，这项功能能够确定商品生产者的责任以保证商家对自身商品的实际质量和抽象商誉予以有效控制；广告宣传功能，此项功能的规范意旨在于确保本商标的显著性不因其他商家的重复性侵权使用而淡化；表彰功能，该功能通常只存在于十分出名的商标，如某些希望塑造用户独特群体认同的商品（如奢侈品），他们为了达到特定的商业目的，必须将商标的品味意涵甚至是文化意涵都牢牢地由自己掌握，以至于连作为买家的消费者自己都无权参与对商标品味、风格的塑造。但是，我们必须意识到：上述衍生功能均发端与商标法的最基本功能，即识别来源的功能。[3]

（二）显著性在侵权之诉中的意义

需要补充的是，除了在商标授权时的重要作用，“显著性”概念对确定商标效力范围也意义重大。孔祥俊教授直接指出：“对于商标的侵害足以达到损害其功能的程度的，无论是否具有市场混淆的后果，均可认定为请求。这反映了商标功能在认定商标侵权中的基础性作用。”[4]

由于商标的本质是帮助消费者识别商品的来源，那么商家培育某商标及其商誉的目的就是对消费者的此种识别力能有所控制——对于显著性越高的商标，其吸引消费者注意力的能力就越强。因此，在商标法中，为了保障商标权持有人的此项利益，显著性在确认权利边界，也即在认定被诉侵权人是否侵权时的作用十分关键。但从另一方面而言，显著性在实践当中往往起到的是限制商标权范围的作用，因为往往在原告证明两商标近似之后，被告极可能以原告商标的显著性不足为由予以抗辩——其策略还可以细分为两种：一种是直接否定原告商标的显著性，即否认原告的权力基础；另一种是主张原告商标的显著性有限，而自己的商业行为恰恰属于原告受限的权利范围。

 按照学界权威观点，商标的显著性状况影响商标的保护范围，其基本的逻辑链是：商品的知名度（显著性）决定了相应商标识别性，而可识别性越高的商标越容易导致同行的混淆可能性，进而其商标权的保护范围就越大。