在后申请注册商标对基础注册商标的商业信誉延续问题 ——广西某餐饮公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷

孙 立

 

[本案要旨]

“商业信誉”作为商标中所隐藏的一种无形资产，必然会产生归属与延续问题。本案中法院关于基础注册商标的商业信誉是否可以延续至在后申请注册的商标所提出的几点考虑因素值得被借鉴到相似案例的判断中。在考虑基础注册商标对在后申请商标是否符合《商标法》第三十条或第三十一条的影响时，应当以相关公众是否会产生混淆误为核心，并应当维护商标先注册制度和遵守混淆误认综合判断原则。

 

[案件信息]

上诉人（原审原告）：广西某餐饮管理有限公司（以下简称某广西某餐饮公司）

被上诉人（原审被告）：国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）

案由：商标驳回复审行政纠纷

案号：北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第2546号行政判决；

 

[一审原被告主张及理由]

原告股份公司诉称原告不服商标评审委员会作出的商评字（2014）第106632号《关于第10200366号“三品王”商标驳回复审决定书》，其诉称：申请商标是对在先商标的延续性注册，引证商标一、二、三不应成为申请商标的注册障碍；申请商标经过长期、广泛使用，已经具有一定知名度，足以与引证商标一、二、三相区分，理应予以核准注册。

被告商标评审委员会辩称：第10200366号决定作出程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，请求法院予以维持。

 

[一审法院查明的事实]

申请商标为第10200366号“三品王”商标（见附图），由广西某餐饮公司于2011年11月17日向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出注册申请，指定使用在第43类的“餐厅、饭店、快餐馆、酒吧、流动饮食供应、柜台出租、养老院、日间托儿所（看孩子）、动物寄养、出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿”服务上。

引证商标一为第6774172号“三品及图”商标（见附图），申请日为2008年6月10日，经商标局核准注册，核定使用在第44类的“疗养院、医院、修指甲、美容师服务、理发店、美容院、公共卫生浴、桑拿浴服务、保健”服务上，专用期限至2020年9月20日。

引证商标二为第8770370号“三品农庄”商标（见附图），申请日为2010年10月22日，经商标局核准注册，核定使用在第43类的“餐厅、饭店、快餐馆、自助餐厅、帐篷出租、动物寄养”服务上，专用期限至2022年2月20日。

引证商标三为第9670802号“三品楼”商标（见附图），申请日为2011年7月4日，经商标局核准注册，核定使用在第43类的“日间托儿所（看孩子）、出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿”服务上，专用期限至2022年10月20日。

2002年1月17日，杜晗向商标局申请注册第3070814号“三品王”商标（见附图，简称在先商标），经核准注册，核定使用在第43类的“住所（旅馆、供膳寄宿处）、餐厅、饭店、餐馆、自助餐馆、快餐馆、备办宴席、旅馆预订、咖啡馆、旅游房屋出租”服务上，专用期限至2013年7月6日。2011年4月19日，该商标经商标局核准转让至广西某餐饮公司。在先商标有效期满后未续展。

商标局针对申请商标作出《商标驳回通知书》，决定：驳回申请商标的注册申请。广西某餐饮公司不服，向商标评审委员会申请复审，请求核准申请商标的注册申请。同时，广西某餐饮公司提交了营业执照副本、公司网页及各分店的名单、该公司获得的荣誉和奖励、相关宣传报道等证据材料。

2014年12月23日，商标评审委员会作出商评字（2014）第106632号《关于第10200366号“三品王”商标驳回复审决定书》（简称被诉决定），认定：在先商标的注册人未在法定期限内申请续展，已丧失专用权。申请商标指定使用的餐厅等服务与引证商标一、二、三核定使用的饭店等服务属于相同或类似服务。申请商标与引证商标一、二、三在文字构成、呼叫、含义等方面较为接近，其共存易导致相关公众对服务的来源产生混淆误认，构成近似商标。因此，商标评审委员会依据《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第三十条、第三十四条的规定，决定：申请商标在复审服务上的注册申请予以驳回。

在原审诉讼程序中，广西某餐饮公司对申请商标指定使用的服务与引证商标一、二、三核定使用的服务属于类似服务不持异议。

 

[一审法院判决理由与裁判结果]

一审法院经审理认为，申请商标与引证商标一、二、三构成使用在类似服务上的近似商标。广西某餐饮公司提交了申请商标进行商业使用的部分证据，尚不足以证明申请商标与引证商标一、二、三能够相区分。其他商标注册情况并非申请商标获准注册的当然依据。申请商标的注册申请违反了《商标法》第三十条、第三十一条的规定。商标评审委员会虽然在法律适用上存在不妥之处，对引证商标二的名称表述有误，并不影响结论的正确性，予以支持。综上，北京知识产权法院依照《最高人民法院关于执行﹤中华人民共和国行政诉讼法﹥若干问题的解释》第五十六条第（四）项之规定，判决：驳回广西某餐饮公司的诉讼请求。

 

[上诉与答辩理由]

原告广西某餐饮公司不服原审判决，提起上诉。其上诉理由是：申请商标是对在先商标的延续性注册，引证商标一、二、三不应成为申请商标的注册障碍；在先商标有效期间，引证商标一、二、三能获准注册，可以认定上述商标之间未构成近似商标，申请商标也应获准注册，原审判决及被诉决定对商标审查标准不统一；申请商标经过长期、广泛使用，已经具有一定知名度，足以与引证商标一、二、三相区分，理应予以核准注册。

被上诉人商标评审委员会服从原审判判决。

 

[二审法院查明的事实]

二审法院与一审法院查明的事实相同。另查，广西某餐饮公司在商标评审及原审诉讼中提交证据材料主要内容有：1.南宁三品王饮食有限责任公司（简称南宁三品王公司），成立于2002年4月9日，法定代表人为杜晗；2.南宁三品王公司的“三品王”商标于2010年4月13日被认定为广西著名商标；3.中国烹饪协会分别于2003年、2006年、2008年授予南宁三品王公司为中国名点、中国快餐品牌企业、中国优秀快餐品牌等荣誉；4.由杜晗著作、广西人民出版社出版的《十年三品百年味》文章，介绍了杜晗创建“三品王”品牌的过程；5.南宁三品王公司与各报刊杂志签订对“三品王”品牌进行宣传的广告合同；6.自2001年开始，《南国早报》、《当代生活报》《广西日报》《贵阳日报》、《第日经济新闻》、《云南信息报》等多家媒体持续对“三品王”品牌进行了报道；7.南宁三品王公司的各地分店的纳税凭证；8.广西某餐饮公司于2010年至2014年的年度审计报告等证据材料。上述证据材料用以证明：申请商标与在先商标在标志的识别和服务类别的使用方面是一致的，通过广泛、持续的使用，“三品王”商标在相关公众中具有较高的知名度，并与广西某餐饮公司形成特定对应关系及稳定的市场格局，足以与引证商标一、二、三相区分。

 

[二审法院判决理由与裁判结果]

二审法院认为：鉴于广西某餐饮公司对申请商标指定使用的服务与引证商标一、二、三核定使用的服务属于类似服务不持异议，故本案二审的关键在于申请商标与引证商标一、二、三是否构成近似商标。一般而言，商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间不当然具有延续关系。但是，商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以延续至在后申请注册的商标。判断在后申请商标相对于引证商标是否符合《商标法》第三十条或第三十一条规定时，可以考虑基础注册商标对在后申请商标的影响，即因商誉延续所产生的市场区分，最终仍以相关公众是否会产生混淆误认为核心，并维护商标先申请注册制度和遵守混淆误认综合判断原则。

本案中，申请商标与在先商标（即基础注册商标）标志完全一致，与引证商标一、二、三相比，尽管包含“三品”字样，但在含义、读音上尚有一定区分，整体组合具有一定区别。申请商标指定使用的“餐厅、饭店、快餐馆、酒吧、流动饮食供应、柜台出租”服务与在先商标核定使用的服务属于同一种或类似服务，且在先商标实际使用的服务与上述服务一致。在案证据可以证明，在先商标经过使用和宣传，已于2010年被认定为广西著名商标，在相关公众中具有较高的知名度，形成一定的市场格局。申请商标的注册申请系基于正当商业需求，不具有攀附引证商标的意图。本案申请商标的申请人与在先商标的注册人及实际使用人是一致的。相关公众可以将使用在同一种或者类似服务上申请商标与在先商标联系在一起，并认为使用两商标的商品或服务均来自该商标注册人或与其存在特定的联系，故“三品王”品牌通过使用产生的商誉可以延续，并产生积极的指向商品来源的作用。在先商标虽然被注销，但注销的原因是没有续展，表明该商标并非因为不符合《商标法》规定的注册条件而丧失专用权。虽然引证商标的使用情况不知晓，但其权利人若有异议可以通过相关程序进行救济。综合考虑以上因素，申请商标指定使用在“餐厅、饭店、快餐馆、酒吧、流动饮食供应、柜台出租”服务上与广西某餐饮公司形成了一一对应关系，能够与引证商标一、二、三相区分，不致引起相关公众对服务来源产生混淆误认。故申请商标在上述服务上的注册申请并未违反《商标法》第三十条、第三十一条的规定。原审结论有误，应予纠正。

 

[判解与学理研究]

 

本案案情较为简单，但专业性、政策性较强。从法学研究与实践的角度看，本案中法院关于基础注册商标的商业信誉是否可以延续至在后申请注册的商标所提出的几点考虑因素值得被借鉴到相似案例的判断中，而判断的基础仍旧以相关公众是否会产生混淆为核心。

 

一、申请商标与引证商标二、三是否近似

 

故本案的争议焦点在于申请商标与引证商标一、二、三是否构成近似商标。在2013年修正之前，尽管《商标法》所规定的商标确权和商标侵权的判断标准是“商标相同或近似+商品相同或类似”，[1]商标实践已经悄悄地将混淆可能性包含于商标近似概念之中。《商标审查标准》第三部分和《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《商标纠纷解释》）第九条规定的商标近似，是指“被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。” 这表明，商标实践中的商标近似已经从《商标法》所规定的客观近似变成了主观近似。[2]因此，对于本案争议焦点的判断，可以从主观和客观两方面进行审查。

1.客观方面进行比较——整体考虑“形、音、义”三要素

判断商标是否近似，必然是对商标外形、读音、含义三要素进行整体比较的结果。

（1）在外形方面：引证商标一系文字和图形结合的商标，其由镂空的文字“三品”和文字上方的三个牵手的小人组合而成，与申请商标区别明显；引证商标二系文字商标“三品农庄”，其字形字体是黑粗体，而申请商标是手写体，二者的差别较为明显；引证商标三也系文字商标“三品楼”，且与申请商标的字体同为手写书法，但由于手写风格上的巨大差异，二者在外形上也不构成近似。（2）在读音方面：申请商标和引证商标的中文呼叫都包含“三品”，但其后都有一定的区分。

（3）在含义方面：申请商标和引证商标的文字中都包含“三品”，申请商标其后的“王”同样是其不可分割的一部分，也有其自身较为完整的含义，这种含义使得其与引证商标一“三品”+图形、引证商标二“三品”+“农庄”、引证商标三“三品”+“楼”也形成了区分。

因而在客观方面，综合考虑“形音译”三要素，申请商标与引证商标一、二、三尚有一定区分，不构成近似。