商标侵权纠纷中商标使用行为的分析——某食品有限公司诉南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司侵害商标专用权纠纷案

 

一、商标使用之于商标法

 

借用美国大法官霍尔詹姆斯的名言“法律的生命不在于逻辑而在于经验”，那“商标的生命不在于注册而在于使用”。“商标使用”对于商标的形成过程和商标侵权判定都起着不可或缺的重用作用。我国《商标法》第十一条第二款规定的“经过使用取得显著特征，并便于识别”中的商标使用；第十三条规定的驰名商标的商标使用；第三十一条规定的“使用在先的商标”中的商标使用；第三十二条规定的“他人已经使用并有一定影响的商标”中的商标使用；第四十九条规定的“没有正当理由连续三年不使用”中的商标使用以及第五十九条规定的“他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同并有一定影响的商标”中的商标使用均属于商标形成意义范畴下的商标使用。《商标法》第五十七条第一款和第二款规定的是商标侵权范畴下的商标使用[2]。对于商标法中的商标使用笔者将在下文展开详细论述。

 1.商标使用的概念厘定

我国《商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上或者将商标用于广告宣传、展览及其其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。美国《兰哈姆法》及日本《商标法》直接罗列了何为商标使用的具体情形；我国《商标法》、台湾地区的“商标法”和加拿大《商标法》均采用罗列具体情形和概括性界定相结合之方式，对何谓“商标使用”进行了立法上的界定，美国《兰哈姆法》强调商标应实际用于商业中，即“一个商标在通常的贸易过程中的真诚而非仅为保留该商标权利之目的的使用”，而大陆、台湾地区及加拿大关于“商标使用”之规定则指出了商标使用的核心和商标法的立法本旨，即能使相关消费者区分不同商品或服务的提供者。综合来看，无论对于商标形成意义上的商标使用还是商标侵权意义上的商标使用均需具备以下两个要件：

 （1）商标使用的客观方面。

 商标使用的客观方面即商标使用的方式，商标需具备由“标记、对象、出处”三要素构成且必须在商业活动中公开使用。商标从其本质上来说是为消除经营者与消费者之间信息鸿沟的通讯媒介。商品经济在处于“商标”的真空状态时，经营者与消费者之间在交易对象（商品信息）不对称的情况下所进行的逆向选择会造成信息成本的大幅提升，也即交易结果是无效率的。经营者为实现商品的二次交易就必须将其商品所承载之信息直接传递给消费者，因此，经营者通过一种“给予意义”的“命名行为”使一种无意义无价值（或虽有意义或价值但与该经营者所欲传递之意义与价值不同）的符号附着于其商品之上以承载其商品信息（包括商品的来源、品质等），以使其商品在多次反复流通之后仍能毫无疑义地直接指向其经营者。因此一个具有法律意义的商标，必须借由特定的符号以获得特定之感官形式以使其所指向之消费者可以感知；该特定的符号必须依托于特定经营者之商品或服务之上才能传递经营者所欲传递之信息；同时该商标为经营者在自己的商品或服务商所使用之商标，离开了该经营者，不但无从判断商品或服务的来源，依附于商标之权利义务也就失去了主体。

 此外，商标使用须是在商业环境中的公开使用。商品只有在市场上流通，依交易目的使用，才能为消费者提供购买该商品的可能性，也才有可能将商标之上所附着的商品信息传递给实际购买的消费者和潜在的消费者，起到识别商品来源的作用；退出了市场环境，该商品就不能称之为真正意义上之“商品”，也必然会丧失与消费者接触的可能性，作为市场媒介的商标自然也就失去了存在的根基。比如，商标仅在企业内部使用，或者仅仅是在与他人签订许可使用商标协议的范围内使用，因不具有公开的效果，很难让消费者了解其商标，该标志没有发挥使消费者识别商品的功能，因而无法认定为商标使用，也即“商标使用”须“在贸易过程中真诚而非仅以保留该商标权利为目的”而使用。

 （2）商标使用的主观方面

 商标使用的主观方面是指商标使用人是否将其商标进行商标法意义上的使用，所谓商标法意义上的使用是指商标使用人以标明其所提供商品或服务之来源为意旨而对商标进行的使用。一般而言，对于商标权人的主观意图难以判定，故在对商标使用的主观方面进行判断是可以采用客观化标准，比如，从商标使用人使用商标的市场效果上来看，其所使用的商标与其所提供商品之间是否产生了唯一的对应关系；从商标使用人对于其所使用商标投入来看，其是否对于该商标所做的广告宣传力度和广度等。如果该商标与商标使用人所提供之商品没有产生唯一的对应关系，或商标使用人并未对商标的使用进行投入，那么将该商标或者商标之上所产生之权利归于该人欠缺法律上的合理性，是不符合“劳动价值“理论的。与商标使用的主观方面相关的一个问题是，商标的被动使用能否构成商标法意义上的使用，商标的被动使用即社会公众的商标使用行为，在该种使用中既没有经营者的使用意图也没有使用的投入，那如何界定商标的被动使用行为呢？对此，若采用“行为主义”的理论，从形式正义的立场出发，商标的被动使用因不是商标使用人的使用，自然不能将该商标之上产生之权利当然地归于商标使用人；若采用“结果主义”的理论，从实质正义的立场出发，凡不违背“商标使用人”意志的使用，只要能够起到将商标与特定经营者所提供之商品或服务联系起来的客观社会效果，即可构成商标法意义上的使用[3]。笔者认为商标本身的功能是商标提供法律保护的基本动因，依商标法立法之本质，商标法的首要的核心功能在于其识别功能，同时根据《商标法》第四十四条对商标使用“质”的规定性，商标的被动使用自然可以纳入到商标使用之中。从本质上来说商标的被动使用与商标使用人进行的商标意义上的使用并无差别。

 

二、商标侵权中的商标使用

 

前文述及商标法中的“商标使用”包括两种类型，一是商标形成范畴下“商标使用”；二是商标侵权范畴下的“商标使用”。对于前者而言，其一般与商标权属的确定相关，即其着眼点主要判断潜在或实际的商标权人是否进行了“商标使用”而当然地获得、享有或保有其商标权，依前述“商标使用”之要件进行判断即可，与之相反，后者的着眼点在于潜在侵权人的侵权行为是否构成了“商标使用”。对于潜在或实际商标权人而言，在核定使用的商品上使用核准注册的商标，即可满足商标法对于其“商标使用”的全部期待。然而商标禁止权的范围要远大于商标专用权的范围，依商标法避免混淆之立法本旨，其权利边界扩展到类似商品和近似商标，甚至在有混淆之虞的情形下，也可能构成商标侵权。也即，在商标侵权中，“商标使用”行为扩展至“商标性使用”行为，导致混淆（或者对驰名商标的淡化）商标权人的商标的结果发生之虞时也予以规制。

即如果侵权行为人并没有将权利人的商标作为商标来使用，而是将其用于包装或者广告宣传，并且被诉侵权人在其产品中标注了自己的商标，如果侵权行为人只是以一种正当、合理的目的使用他人注册商标描述自己产品的特定，则不会构成侵权；但如果该侵权行为人的目的只是为了搭便车，借他人商标商誉宣传自己商品，提升自己商品的知名度，导致了消费者混淆（或者对驰名商标的淡化），此时必然要予以规制。[4]笔者认为，对“商标使用”行为的判定相对清晰，但在“商标性使用”的情形下需全面考虑以下因素以综合认定侵权行为人的行为是否构成侵权：其一是被使用商标的独创性程度，一般而言商标权人商标的独创性越强，该商标就越显著，侵权行为人使用的合理理由成立的可能性越低，侵权的可能性越高；其二是被适用商标的知名度，被使用商标的知名度可以间接判断被诉侵权人使用他人商标是否具有“傍名牌”意图，即若被使用商标的知名度很高，侵权行为人构成侵权的可能性越高[5]；其三是侵权行为人使用商标的方式，如果侵权行为人的使用行为客观上产生了借他人商标识别自己的商品或服务来源的功能（即导致了消费者混淆），则其行为构成侵权；其四是侵权行为人的主观意图，诚实信用乃私法之基本原则，不得损害他人合法享有之权益乃私法对民事主体的合理期待，若侵权行为人企图搭便车以“盗用”商标权人商标之上业已形成的商誉乃是对他人利益的不正当攫取，因此，侵权行为人的主观意图应纳入商标使用是否构成侵权的考量因素之中。

 具体到本案而言，某食品有限公司的“好多鱼”商标在第30类膨化土豆片上的使用已经具备一定的知名度，其注册商标专用权应受保护。南京某食品有限公司委托阜阳某肉类加工有限公司生产的“旺润”好多鱼鱼肉火腿肠产品在外包装袋上突出、放大使用了文字“好多鱼”，该包装袋正面还标注了文字“鱼肉风味火腿肠 美味尝鲜 鱼味无穷”并配有卡通鱼的插图；在该包装袋的背面配料部分，标注了“鸡肉、鱼肉、猪肉、水、淀粉…”；该产品的内包装上同样标注了文字“好多鱼 鱼肉风味火腿肠”及“旺润Wang Run”，相关文字平行排列，文字“好多鱼”字体与表现形式明显区别于其他部分。虽然南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司主张被控侵权的鱼肉火腿肠外包装上还有其注册的“旺润Wang Run”、“雨润Yunrun”商标，但结合被控侵权产品中突出使用“好多鱼”文字的使用方式，南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司使用特定标识的行为难谓善意，其程度和范围已经超出了为说明或者描述自己的商品的合理使用的界限，且足以导致相关公众对商品来源产生混淆误认，其行为构成商标法意义上的商标使用行为。南京某食品有限公司与阜阳某肉类加工有限公司在其涉案火腿肠产品上标注其他注册商标并不能当然的作为排除混淆明确、当然、直接的证据，否则将容易导致他人利用标注案外注册商标，从事实质损害涉案商标注册人合法权利的情形出现。

 

三、商标侵权中商品类似的认定

 

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定：类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系，容易造成混淆的服务。该司法解释第十二条规定，认定商品或服务是否类似，应以相关公众对商品或服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品或服务区分表》可以作为判断类似商品或服务的参考。这说明判断“类似商品（服务）”应采用主观标准，不同经营者提供的商品或服务即使位于分类表的不同群组之中，也可能被认定为“类似商品或服务”。同样，即使商品或服务位于分类表的相同群组之中，也可能被认定为“不类似”。笔者以为，对于“相同商品或服务”宜采用“客观标准”，即以分类表为依据；对于“类似商品或服务”宜采用主观标准，依该注册商标所标识商品的相关公众为主体进行“混淆可能性”的判断。

具体到本案而言，火腿肠与膨化土豆片分别属于第29类和第30类，其自然不构成相同类别的商品，因此此时需要对其是否属于类似商品进行判断。上文提到在对商品类别是否类似进行判断时，不应严格拘泥于分类表，应依该注册商标所标识商品的相关公众为主体进行“混淆可能性”的判断。本案中火腿肠与膨化土豆片同属休闲食品，二者在销售渠道、消费群体等方面基本相同，南京某食品有限公司在其鱼肉火腿肠上突出使用“好多鱼”文字，容易导致相关公众认为两商品来源于同一主体或者彼此存在特定联系，进而对商品的来源产生混淆，因此，虽然火腿肠与膨化土豆片属不同类别的商品，其也可以因导致“消费者混淆或误认”而是判定为类似商品。

 

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[1] 其上诉理由为：南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司使用的“好多鱼”仅是对商品原料的提示性描述，不是作为商标使用的。

[2]《商标法》第五十七条规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经注册人许可，在同一种商品上使用与其注册上报相同的商标的；（二）未经注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标，容易导致混淆的…

[3] 邓宏光：《为商标被动使用行为正名》，载于《知识产权》2011年第7期

[4] 李春芳、李淇：《商标性使用的判定》，载于《知识产权》2014年第8期

 

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