以自己名义申请不属于其自主研发的外观设计专利的行为背离了专利专项资助目的，不应履行

 

 

 

[本案要旨]

本案涉及上海某企业管理咨询有限公司要求上海某知识产权局履行法定职责，支付专利专项资助经费。本案反映了以自己的名义申请不属于其自主研发的外观设计专利的行为背离了专利专项资助目的，不应履行。

 

[本案信息]

原告 (上诉人)：上海某企业管理咨询有限公司(以下简称某企业管理咨询公司)

被告（被上诉人）：上海某知识产权局(以下简称某知识产权局)

案由：专利专项资助行政纠纷

案号：上海市静安区人民法院(2005)静行初字第82号行政判决；

      上海市第二中级人民法院（2006）沪二中行终字第192号行政判决

 

[原被告主张与理由]

原告诉称，根据沪知局（2003）119号《上海市专利费资助办法》的有关规定，被告应对“上海市培育专利试点企业”的专利申请活动予以资助。原告作为培育专利的试点企业，申请的1，218件专利，应得到每件500元的专利专项资助。但被告对原告的资助申请，予以拒绝，侵害了原告的利益。原告在申请资助时，并不存在弄虚作假情况，原告与上海某精密陶瓷有限公司是共同开发专利，没有违反《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）的有关规定。即使对是否共同研发有不同意见，但对原告单独开发的专利申请，也不应拒绝支付专项资助费。请求判令被告支付原告专项资助费609,000元；赔偿原告支付的律师费10,000元。

   被告辩称，设立专利专项资助的目的，是为了鼓励发明创造，促进科技进步和经济发展。原告利用其培育专利试点企业资格，将他人专利来申请资助，既不符合专利资助费发放的规定，也有悖设立专利资助的初衷。原告称与他人共同研发专利，但并不能提供共同研发的具体协议、机构、经费等方面的证据，缺乏共同研发的事实，并不能仅凭一份合作协议就认定共同研发。且原告提交的2005年5月8日和6月18日的合作协议，在被告做出处理决定前，并没有提供，系事后提供。在2005年7月12日被告工作人员去实地调查时，原告当时只提供了2005年6月16日的协议，故该两份协议的真实性值得怀疑。此外，按规定对原告申请的1，218件专利专项资助费用，只要发现有部分是弄虚作假，就取消培育专利试点企业资格，全部申请都不予资助，而不存在弄虚作假的部分不予资助，其余的部分予以资助的情况。故被告对原告作出的行政处理决定，并无不当，要求驳回原告的诉讼请求。

 

[一审法院查明的事实]

    上海市静安区人民法院认定：2004年9月16日，某企业管理咨询公司经某知识产权局审批，取得“上海市培育专利试点企业”资格。根据某知识产权局有关规定，培育专利试点企业申请外观设计专利的，每件可获专利专项资助费人民币(以下币种均为人民币)500元。2005年7月，某企业管理咨询公司向某知识产权局提出其在2005年5月至6月申请的1，218件外观设计专利的专项资助费用申请。由于申请的数量众多，某知识产权局于2005年7月12日至某企业管理咨询公司处调查有关情况，某企业管理咨询公司将其带至案外人上海某精密陶瓷有限公司(以下简称某精密陶瓷公司)处。调查中，某精密陶瓷公司称某企业管理咨询公司申请的外观设计专利中的导丝器产品系该公司产品。某企业管理咨询公司遂向某知识产权局出示了2005年6月16日其与某精密陶瓷公司签订的一份协议，在该协议中双方约定：某精密陶瓷公司委托某企业管理咨询公司为其申请专利，某精密陶瓷公司为专利权人，某企业管理咨询公司为专利申请人，申请费用由某企业管理咨询公司承担。据此，某知识产权局认为，某企业管理咨询公司申请专利专项资助费存在弄虚作假的行为，于2005年8月24日对某企业管理咨询公司作出答复，撤销其培育专利试点企业资格，对其专利专项资助申请不予办理。某企业管理咨询公司不服，向本院提起诉讼，请求判令某知识产权局支付其专利申请专项资助费609,000元，赔偿其支付的律师费10,000元。

 

[一审法院判决理由与裁判结果]

   上海市静安区人民法院认为，根据我国《专利法》第10条规定，转让专利权或者专利申请权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记。本案中争执的导丝器产品，专利权不属某企业管理咨询公司，其亦无证据证明专利申请权的转让履行了上述法定程序。某企业管理咨询公司利用其培育专利试点企业的资格，通过订立协议的方式，使自己成为专利申请人来获取专利专项资助费，不具有真实性，不符合申请专利专项资助费的条件，也与设立该资助的目的相悖。法院判决如下：驳回某企业管理咨询公司的诉讼请求。

 

[上诉与答辩理由]

某企业管理咨询公司不服上述判决，向上海市第二中级人民法院提起上诉。

    某企业管理咨询公司上诉称：2003年11月1日修订的《上海市专利费资助办法》(以下简称《专利费资助办法》第13条规定：“申请资助的单位和个人应提交真实的材料和凭证”，该条中所称的“真实的材料和凭证”，结合该规定第12条的规定，应是指在申请专利专项资助时应提交的申请表、专利申请清单、申请费收据等内容。上诉人在申请资助时所提交的上述材料都是真实的，一审法院及被上诉人均未指出上诉人申请材料中存在“弄虚作假”的行为，因此某知识产权局应向其发放专利专项资助费。原审法院适用法律不当，请求撤销原判，改判支持其一审诉请。

被上诉人某知识产权局辩称：2005年6月16日，上诉人与某精密陶瓷公司签订一份协议，根据该协议，某精密陶瓷公司同意将其导丝器产品由上诉人作为专利申请人申请专利，某精密陶瓷公司作为专利权人，该做法违反了我国《专利法》的有关规定，上诉人并非该产品真正的专利申请人。上诉人利用其培育专利试点企业的资格，将不具有该资格企业的产品，通过签协议的方式，由自己申请专利以获取专利专项资助费，属于弄虚作假，违反了《专利费资助办法》第13条之规定；《专利费资助办法》明确规定，设立专利专项资助费的目的是为了鼓励发明创造，促进科技进步和发展，上诉人的上述行为背离了专利专项资助费设立的目的。原审判决对上诉人诉讼请求不予支持正确，请求驳回上诉，维持原判。

 

[二审法院查明的事实]

上海市第二中级人民法院经审理查明，原审认定事实清楚，本院依法予以确认。二审庭审中，上诉人向我院提供上海市某律师事务所朱律师、郑律师对某区科委丁副主任、某区科委知识产权科邹副科长所作的律师询问笔录各一份，用以证明被上诉人2005年7月12日所进行的调查没有职权依据，程序亦不合法。本院经审查认为，上诉人提供的上述两份证据不符合最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第52条之规定，本院不予采信。

 

[二审法院判决理由与裁判结果]

上海市第二中级人民法院认为，根据《专利费资助办法》第11条之规定，某知识产权局负有对专利专项资助申请进行审核并决定是否发放的职权。专利专项资助费是对于培育专利试点企业等特定类型的企业以及特定项目，在资助专利申请人专利申请费、专利授权费的基础上，再额外给予的一笔资助费用。关于培育专利试点企业应具备的条件，某知识产权局沪知局[2004]72号《关于申报上海市培育专利试点企业的通知》规定须“每年有一定的科研经费用于投入新产品、新技术的开发，并设有技术中心或科研部门”。结合《专利费资助办法》第1条规定，给予培育专利试点企业专利专项资助费系为了鼓励该类企业利用自身的技术优势、资金优势等，自主进行发明创造，并将其发明创造申请专利。因此，培育专利试点企业申请的专利属于其自主研发，是向其发放专利专项资助费的必要条件。本案中，2005年7月12日，上诉人将被上诉人工作人员带至某精密陶瓷公司了解情况时，主动将2005年6月16日其与某精密陶瓷公司签订的一份协议提交给被上诉人，该协议的内容应系其真实意思表示。根据该协议，某精密陶瓷公司委托某企业管理咨询公司为某精密陶瓷公司申请专利，某精密陶瓷公司为专利权人，某企业管理咨询公司为专利申请人。该协议签订后，2005年6月23日，上诉人即开始申请导丝器产品的外观设计专利。上诉人在诉讼中认为该导丝器产品的外观设计系其与某精密陶瓷公司共同研发，但是其在2005年7月12日未向被上诉人出示过其与某精密陶瓷公司的合作研发协议。在2005年8月24日某知识产权局告知上诉人对其专利专项资助申请不予办理后，上诉人才于2005年9月9日向某知识产权局、在一审诉讼中向法院出示了2005年5月8日、2005年6月18日、2005年6月19日其与某精密陶瓷公司签订的三份合作协议书，以证明其系与某精密陶瓷公司合作研发导丝器产品的外观设计，对该三份证据，本院不予采纳，上诉人认为其申请外观设计专利的导丝器产品系其与某精密陶瓷公司共同研发，不能成立。另外，上诉人亦未主张该导丝器产品系其独立研发。

综上，上诉人提供的证据不能证明其申请专利的导丝器产品系其自主研发。对于不属其自主研发的外观设计，上诉人以自己的名义申请专利，该行为属于背离专利专项资助目的的弄虚作假行为。参照《专利费资助办法》第13条第1款之规定，被上诉人不予支付上诉人专利专项资助费609,000元，符合专利专项资助制度的设立目的。因为被上诉人不存在违法行为，根据我国《国家赔偿法》第2条之规定，对上诉人要求赔偿律师费10,000元的诉讼请求，本院亦不予支持。据此，根据我国《行政诉讼法》第61条第（1）项规定，判决驳回上诉，维持原判。上诉案件受理费人民币11,200元，由上海某企业管理咨询公司负担。

 

[判解与学理研究]

 

本案是最高人民法院2008年12月公布的改革开放30年以来100件全国知识产权司法保护典型案例之一。本案属于与“上海市培育专利试点企业”资格有关的行政诉讼案件，并不是以涉案外观设计专利申请合同为基础进行裁判的民事案件。但是，由于本案涉及某企业管理咨询公司通过与某精密陶瓷公司签订民事合同而取得由该公司研发的外观设计专利申请以及某知识产权局与某企业管理咨询公司专利专项资助兑现等问题，笔者亦将其纳入本书研讨的范围，而并不纳入知识产权权属专题判解与学理研究一书。当然，由于本案涉及的毕竟不是纯粹合同问题，笔者将其单列，另取“与专利合同有关的判例”，置于专利合同专题之后。

笔者认为，本案有以下几个问题值得探讨：一是专利申请权能否仅仅基于发明创造的所有人与合同另一方当事人签订的协议约定而取得；二是如何理解专利资助的法律性质；三是本案原告能否依据上海市《专利费资助办法》的规定，取得专利专项资助费用。另外，原告的“上海市培育专利试点企业”资格撤销是否适当也是值得思考的问题。以下将结合本案事实以及某知识产权局、一审和二审法院以及某企业管理咨询公司的观点，加以探讨。

 

一、专利申请权如何获得

 

理解专利申请权能否仅仅基于发明创造的所有人与合同另一方当事人签订的协议约定而取得，需要先对与专利申请权有关的概念作一些了解。专利申请权是指依照专利法的规定提出专利申请的权利，专利申请权人即享有专利申请权的人。各国专利法一般规定，自然人和法人可以申请并获得专利权。根据我国《专利法》的规定，发明人和设计人及其合法受让人，发明人和设计人工作单位以及外国的单位和个人可以成为专利权的主体，对其发明创造享有申请专利的权利。应当注意，申请专利的权利与专利申请权是两个不同的概念，我国《专利法》对此作了区分，即前者是指提出专利申请的资格，后者则是指提出专利申请后享有的参与专利审批程序的当事人的资格。同时，申请专利的权利与获得专利的权利也是两个不同的概念。申请专利的权利是解决提出专利申请阶段申请权的归属问题，即申请人的资格问题；获得专利的权利解决的则是专利权授予阶段专利权的归属问题，即专利权人的资格问题。在有些情况下，享有、行使申请专利的权利并不一定能最终获得专利权。例如，专利权的获得要受多种因素的制约，享有申请专利的权利未必最终能获得专利权。另外，依照我国《专利法》和国际公约有关规定，专利申请权和专利权可以通过转让、赠与或继承等方式取得。由此可见，享有申请专利的权利并非是取得专利权的充分条件，专利权人取得专利权方式并不限于专利申请这一途径。[1] 我国《专利法》对专利申请权和专利权的转让问题作了规定。根据《专利法》第10条规定，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

就本案的事实而言，2005年6月16日某企业管理咨询公司与某精密陶瓷公司签订了一份协议，在协议中约定，某精密陶瓷公司委托某企业管理咨询公司为其申请专利，某精密陶瓷公司为专利权人，某企业管理咨询公司为专利申请人，申请费用由某企业管理咨询公司承担。对此，一审上海市静安区人民法院根据《专利法》第10条规定，认为“某企业管理咨询公司利用其培育专利试点企业的资格，通过订立协议的方式，使自己成为专利申请人来获取专利专项资助费，不具有真实性，不符合申请专利专项资助费的条件，也与设立该资助的目的相悖”。笔者认为，这里确实需要明确申请专利的权利与专利申请权的区别。如果不考虑本案某知识产权局抗辩的某企业管理咨询公司申请专利的目的是为了弄虚作假，骗取较大数额的专利申请资助费，某企业管理咨询公司通过协议取得申请涉案外观设计专利的资格应当是没有多大法律障碍的。只是本案情况和一般情况下将自己的发明创造申请专利的权利转移给他人明显不同，即某企业管理咨询公司申请如此众多的外观设计专利的目的很明确，是为了获取总额较大数量的专利申请资助奖励，因而必须作特殊的考虑。从本案上述协议看，某企业管理咨询公司只是具有以自己名义申请专利的性质，而申请专利很可能获得专利权，协议却同时约定专利权并不属于某企业管理咨询公司所有，而是属于某精密陶瓷公司所有。另外，该协议并没有办理任何手续。事实上，《专利法》第10条要求的手续是享有专利申请权的人提出专利申请后，将其专利申请权再转让他人时，需要办理的登记手续。该协议没有办理手续，与专利申请权的转让没有关系。但是，由于积极行使申请专利的权利的法律后果是取得专利申请权，某企业管理咨询公司通过申请专利的行为，从形式上说成为了专利申请权人。其在国家知识产权局申请的涉案专利，应当是以自己的名义出现的，否则其无法实现希望某知识产权局兑现专利专项资助的奖励。协议关于专利权的归属约定则表明，某企业管理咨询公司并不是希望成为专利权人。这样，假设本案外观设计专利专项资助奖励被某知识产权局兑现，估计某企业管理咨询公司与某精密陶瓷公司还将另行协议转让申请权事宜，或许原先的申请专利的权利的协议也已提前涉及这一问题。从这里及下面的论述可以看出，本案法院判决驳回某企业管理咨询公司的诉讼请求的根本原因，不是其与某精密陶瓷公司达成的关于专利申请的协议违反《专利法》第10条关于登记的规定，而是签订协议的目的违背了给予“上海市培育专利试点企业”专利申请资助的目的和具体规定。

 

二、如何理解本案专利申请资助的法律性质

 

认识本案专利申请资助的法律性质，是解决本案纠纷的关键。笔者认为，本案专利申请资助属于行政奖励的性质，而不具有民事补偿性质。根据上海市《专利费资助办法》第13条规定，设立专利专项资助费的目的是为了鼓励发明创造，促进科技进步和发展。为了促进市场经济主体发明创造活动，近些年来我国很多地方政府都出台了有关政策，奖励发明创造活动，为申请人申请专利提供经费支持或奖励措施。专利申请资助有利于激发企事业单位从事发明创造的积极性，也有利于促进科学技术的进步与创新。但是，由于利益的驱使，在实践中也确实出现了一些单位为争得申请奖励费而弄虚作假的情形，利用我国实用新型、外观设计专利申请不进行实质审查的便利条件，重复申请专利，甚至制造垃圾专利，造成了很坏的负面影响。这是值得吸取的教训。因此，带有行政奖励性质的专利专项资助，应当从严掌握，而不能被人钻空子，骗取奖励费用。

 

三、原告能否依据《专利费资助办法》的规定取得专利专项资助费用

 

本案一、二审判决的结果是驳回原告（上诉人）的诉讼请求，某企业管理咨询公司不能依据《专利费资助办法》的规定，取得专利专项资助费用。这可以从以下几方面加以理解。

第一，从《专利费资助办法》规定的获得专利专项资助的条件方面看。关于培育专利试点企业应具备的条件，某知识产权局沪知局[2004]72号《关于申报上海市培育专利试点企业的通知》规定，应“每年有一定的科研经费用于投入新产品、新技术的开发，并设有技术中心或科研部门。该规定旨在保障纳入试点的企业能够有足够的科研经费与人员用于发明创造。本案二审即指出：“结合《专利费资助办法》第1条规定，给予培育专利试点企业专利专项资助费系为了鼓励该类企业利用自身的技术优势、资金优势等，自主进行发明创造，并将其发明创造申请专利”。据此进一步认定，培育专利试点企业如获得专利申请专项资助，其申请专利应属于自主研发。这里的自主研发，一般应理解为独立研发，至多包含合作研发。

第二，从上诉人是否从事了涉案发明创造来看。如前所述，本案的基本事实是，某企业管理咨询公司与某精密陶瓷公司签订的一份协议，约定某精密陶瓷公司委托某企业管理咨询公司为某精密陶瓷公司申请专利，某精密陶瓷公司为专利权人，某企业管理咨询公司为专利申请人。2005年5月至6月，某企业管理咨询公司申请了1，218件外观设计专利，数量相当大。虽然在一审诉讼过程中其向法院出示了2005年5月8日、2005年6月18日、2005年6月19日其与某精密陶瓷公司签订的三份合作协议书，但由于其提出证据的时间是在被告某知识产权局告知对其专利专项资助申请不予办理后，法院否认了该证据的证明力。另外，某企业管理咨询公司也没有提出对导丝器产品进行独立研发的证明。由于某企业管理咨询公司是将不属于自主研发的外观设计以自己的名义去申请外观设计专利，某知识产权局及一、二审法院均认为某企业管理咨询公司申请专利专项资助费，不符合《专利费资助办法》规定的资助条件。在某知识产权局及二审法院看来，还属于弄虚作假的行为。某企业管理咨询公司认为，《专利费资助办法》第13条规定申请资助的单位和个人应提交真实的材料和凭证，该条中所称的“真实的材料和凭证”，应是指在申请专利专项资助时应提交的申请表、专利申请清单、申请费收据等内容。该抗辩显然有些牵强附会。事实上，除了某企业管理咨询公司所指出的上述真实情况外，尤其还应包括申请专利的发明创造应属于其自主研发的成果，而不是将他人的发明创造以自己的名义申请。

第三，从专利专项资助目的来看。从上面的分析已可以看出，某企业管理咨询公司申请专利专项资助费的行为不符合本案涉及的专利专项资助目的。特别是考虑到某企业管理咨询公司短时间内申请专利数量之大，而申请专利的外观设计并非来源其自身的独立研发，而是源于某精密陶瓷公司，不符合专利申请专项资助目的。

 

四、结论

 

    本案反映了专利申请专项资助应符合资助目的，并不从事自主发明创造的当事人企图通过与从事发明创造的企业订立协议的形式取得申请资格而套取专利申请资助奖励费用的做法不应得到支持。本案也间接反映了申请专利的权利与专利申请权的概念差异。我国《专利法》第三次修改过程中曾试图明确阐述两者之间的关系，尽管最终的修正案没有规定，但这不意味着在实践中不需要加以澄明。

 

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[1] 参见冯晓青、杨利华主编：《知识产权法学》 （第2版），中国大百科全书出版社2008年版，第185~186页。