商标法第三次修改的相关问题探讨——兼谈《商标法修改草稿》

2001年第二次修改《商标法》后,在第13条中增加了对驰名商标的保护,但主要是基于防止混淆的理论,并未建立完全的驰名商标反淡化制度,或者说仅仅是部分吸收了“淡化”理论的内容;从现行《商标法》第13条第2款的规定内容来看;未明确区分淡化和混淆这两个基本概念。鉴于反淡化理论的成熟及他国对驰名商标保护的成功经验,可将反淡化理论吸纳到我国《商标法》的第三次修改中。例如,可修改现行《商标法》第13条第2款的内容,改为:申请和使用商标或与他人在先驰名的注册商标或其主要部分相同或者近似,不正当利用或者损害驰名商标显著性或者声誉的,不得注册并禁止使用。通过对驰名商标反淡化的规定,以凸显对驰名商标的特殊保护,并以此作为混淆理论的补充。这些规定可反映在《草稿》里。
    在司法实践中,我们的知识产权法官已在一些案例的判决书中明确提出了商标的反淡化。比如,黑龙江省哈尔滨市中级人民法院受理的上海科星生物技术有限公司与哈尔滨金星乳业集团公司商标侵权纠纷案⁵中,法院经审理认为,商标权人依法享有反淡化商标的权利。被告未经原告许可,擅自将原告的注册商标“乳珍”标注于其生产销售的同一商品牛初乳素上,足以造成相关公众的误认,亦属商标侵权行为。被告提出“乳珍”是牛初乳素的通用商品名称,但被告在诉讼中没有列举充分证据加以证明,故被告的这一诉讼主张证据不足,本院不予采信。被告将原告注册商标“乳珍”作为商品名称使用于牛初乳素上,淡化了原告的注册商标,属于商标侵权行为。2002年湖北省高级人民法院受理的立时集团国际有限公司与武汉立邦涂料有限公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷案⁶,法院经审理认为,被告武汉立邦作为漆类行业的生产者应当知道使用“武汉立邦”企业名称会误导消费者,足以引起公众误认为“武汉立邦”与立时集团授权的相关的企业存在某种关联关系或为同一市场主体,使他人对其商品的来源产生混淆,且造成“立邦漆”驰名商标的淡化。武汉立邦在申请注册企业字号时未遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则和公认的商业道德,具有明显的过错,给注册商标权人造成相应的损害结果,其行为违反了我国《商标法》第52条第5项之规定,给他人的注册商标专用权造成损害,应承担相应的法律责任。
    分析以上法院的判决书,笔者认为法院在使用“淡化”一词时的语境值得商榷,在一些案例的判决书中“淡化”一词的使用并不一定合适,因为“淡化”具有特定的含义,是指使用人的不当使用会降低他人商标的显著性,降低或减少商标识别其商品或服务的能力,而不论商标是否存在混淆的可能或竞争关系。耶鲁大学法学院Schechter教授认为商标的价值并不限于表彰商标的来源,还在于商标具有可独立表彰商标所代表的品质与价值的功能。Schechter教授提出了完全不同于传统商标侵权的观点,他认为“必须结合商标的功能,才能测算真正的损害。这种损害表现在,由于商标使用在非竞争性的商品上,商标或名称在公众心目中的形象和影响(identity and hold)逐渐削弱或降低(whittling away ordispersion)。商标越是显著或独特,给公众的印象就越深,防止该商标与其特定商品之间的联系被削弱或消失的需要就越强烈。”⁷故“商标权人不仅应当禁止他人将他的商标使用于相互竞争的商品上,而且应当禁止使用在非竞争性的商品上。”⁸商标淡化理论出现后,立即引起了立法者的重视,1947年马萨诸塞州第一个制定商标的反淡化法,到目前为止,美国已有过半数的州制定了自己的商标反淡化法。在实践中,法院也大量引用商标淡化理论断案。1996年初,美国国会制定的《联邦商标反淡化法》生效,标志着商标淡化理论在法律上的最终确立。由此可见,淡化是一种同传统商标侵权完全不同的侵害:“即使没有混淆,商标的活力仍可能因他人的使用而受损,这才是淡化的本质所在”。⁹反观一些法院的判决书中并未正确使用淡化一词的含义,有些是在相同商品上使用他人的注册商标也认为是淡化,显然是把混淆和淡化两者混为一谈了。笔者认为,在中国目前的司法活动中,如果使用“混淆理论”能解决的问题,还是要慎用“淡化”一词,毕竟我们现行的商标法、商标法实施条例及相关的司法解释中未明确提出“淡化”也是商标侵权的一种形式。通过这些判例也可反映出我国商标淡化立法的迫切性。为规范淡化的使用,本次《草稿》中应体现淡化的内容。

　　六、商标共存制度的完善
    为保护注册在先商标权人的利益,现行《商标法》第41条第2、3款规定了注册商标争议的撤销和裁定程序。对在先权人主张权利规定了5年的保护期。如果5年期满后在先权人未主张权利,会产生何种法律后果?我国《商标法》未作规定,这就有可能形成商标共存现象。为保护在后注册人利益,欧共体商标法规定了在先注册权人超过时效的法律后果:在先注册人不得申请在后注册商标无效或者反对其使用、不得提起侵权诉讼。美国商标法规定5年、英国商标法规定7年后如果无人对该商标主张权利,该商标就成为无争议商标。
    尽管我国《商标法》对此无明确规定,但在司法实践中商标共存制度已得到认可。比如, 2006年5月,商评委维持了“长安奥拓”和“江南奥拓”共存的两份裁定。其后两公司不服,共同将商评委告上法庭, 2007年1月,北京市第一中院对此案作出一审判决,维持了商评委“奥拓”注册商标有效的裁定。¹⁰笔者建议在《草稿》中增加关于商标共存制度的规定,以敦促权利人尽早行使权利,并公平保护在后商标注册人的权利。

 

注释：

*作者系华东政法大学知识产权学院教授、法学博士，中南财经政法大学知识产权研究中心兼职研究员。
1. 德国《商标和其它标记法》第5条规定。
2. 王莲峰:《我国商标权限制制度的构建》,载《法学》, 2006年第11期,第130页。
3. Dinwoodie Janis,Trademark andUnfairCompetition Law and Policy. Aspen Publishers. 2007, p113.
4. 孔祥俊:《论商业外观的法律保护》,载《人民司法》2005年第4期,第51页。
5. 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事判决书(2005)哈民五初字第1号。
6. 湖北省高级人民法院民事判决书(2002)鄂民三终字第18号。
7. The Trademark Report official journal of the international trademark association November-December, 2007,§1252.
8. The Trademark Report official journal of the international trademark association November-December, 2007,§1253.
9. 黄晖:《商标法》,法律出版社2004年版,第263页。
10.夏凌:《商标权同根相煎长安奥拓江南奥拓上公堂》,《中华工商时报》2006年10月11日第3版。