专利实验使用侵权例外研究

专利制度的根本目的是鼓励发明创造，促进科学技术进步和社会经济发展。专利法赋予权利人对其专利技术的合法垄断权以激励发明创造。权利人可以独占性地实施或处分其专利，其他人未经专利权人许可，实施其专利，即构成侵权。但是如果片面强调专利权人的绝对垄断权，而忽略社会公众一定范围内自由接近和利用专利技术的权利，无疑将损害专利制度的根本目标。因此专利权的实施需要受到一定限制。我国《专利法》第69条规定了5种不视为侵犯专利权的情形，即属于对专利权的限制。其中第四项规定，专为科学研究和实验而使用有关专利的，不视为侵犯专利权。该项规定被简称为实验例外。当前高等学校和科研院所是我国重要的创新源头，其专利申请、授权数量不断增长，大量的专利技术在生产实践中得到应用。在高校和科研机构产生新技术的过程中，往往也在研究和实验中利用了他人已获得专利权的技术，而这种利用专利的行为通常被认为是专利法规定的实验使用例外，不构成侵犯专利权。但是专利法并未明确实验使用的主体、目的以及使用方式。是否任何主体无论基于何种目的，何种方式利用专利技术进行实验，都属于该条所指的不视为侵犯专利权的行为？对此很有必要通过研究，澄清认识，并进一步完善我国的专利实验使用制度，以最大限度地促进创新。
    一、美国专利实验例外原则的适用
    （一）美国专利实验例外原则的起源
    在美国，实验使用他人专利等行为的侵权豁免原则是通过判例法形成和发展起来的，在专利法等成文法中并无相关规定。1813年由Story法官审理的Whittemore v.Cutter案，是实验使用侵权例外原则的起源。本案被告Cutter先生在未经原专利权人授权的情况下，制造被告所设计的扑克牌制造机器，以验证该机器是否真具有原设计者所称的功效。原专利权人随后对被告提起专利侵权诉讼。Story法官认为，虽然本案事实中的某些行为的确落入了权利范围内，然而，立法目的不是为了惩罚一个仅仅为了进行哲学性实验（philosophical experiment），[1]或是为了要确证该机器能够产生其所描述效果的充分性而制造机器的人。他第一次明确提出，仅仅是为了哲学性实验目的，为了确认专利是否能产生其所描述之效果，而使用专利，不构成专利侵权。[2]该论断成为美国司法体系认知实验使用行为的开始，在以后的学术著作中被广泛引用。在Sawin v. Guild案中，Story法官针对实验使用做了进一步阐述。他指出，制造、使用、出售受专利权保护的机器，若要构成专利侵权行为，必须是在实行上述行为时以营利为目的，而非仅仅为了哲学实验或确认专利说明书中所记载的真实性及正确性所作出的行为。简言之，利用专利的行为必须具有侵犯专利权和剥夺权利人对其发明所享有的合法收益的意图。[3]根据story的见解，营利目的是区分未授权的制造和使用专利技术是否侵权的标准。这种行为将本属于专利权人的利益转移给了被控侵权人。因此，那些并未剥夺专利权人合法利益的使用行为不应认定为侵权。
    （二）美国专利实验例外原则的发展
    Story法官所确立的实验例外原则获得了广泛的认同并成为一项法律准则。但是该准则却只在为数不多的案件中得到应用并做出了有利于被告的判决。例如Ruth v.Stearns-Roger案[4]中，被告Steams-Roger制造公司是一个零件供应商，其客户购买其零件后生产侵犯他人专利权的机器，地方法院认定被告与其客户的行为构成共同侵犯他人专利权。客户之一是科罗拉多州矿业大学，该校在实验室中用这些有争议的机器分离矿物。法院认定，该校使用争议机器是为了实验，制作或使用受专利保护的发明，如果仅以实验为目的，没有任何剥夺专利权人利益的行为，不构成专利侵权。[5]
    而在多数以实验例外为抗辩的案件中，法院严格适用纯粹以娱乐、好奇、理论探究为目的的实验例外原则，只要使用专利的行为有商业意图，就排除该原则的适用。例如在Deuterinm Corp v.United States案中，美国能源部与民间企业合作，共同对原告就清除地热中硫化氢成分之专利技术进行测试，以评估该技术之可行性与商业效益。法院认为若被告之测试成功，将会进行更广泛之商业应用，被告测试行为明显是着眼于未来的商业利用，与单纯追求理论科学的研究或基于娱乐消遣之情形不同，因此无法主张实验例外。在Embrex v.Service Engineering Corp．案中，原告系一项方法专利的权利人，该方法能够在小鸡孵化前，将禽流感的疫苗注射在鸡蛋中的特定区域，使孵化出来的小鸡能够对禽流感具有免疫力。被告有兴趣制作卵内注射设备，在原告拒绝授权的情况下，开展回避设计研究。被告自行生产了另一种接种卵细胞的机器，为了确认本身机器的功效，进行了一项测试，以原告公司的专利方法作为对照。原告诉其侵犯专利权。被告主张对原告的专利方法的测试是科学实验，并且也没有因此产生任何的销售，因此对原告公司的伤害是可以忽略不计的，且其行为应适用实验例外原则。法院指出，被告的实验行为隐藏不了商业使用的目的，即使将商业目的伪装在科学追求的外衣下，仍然不能使其行为获得豁免。[6]
    在Madey v.Duke大学案中，实验例外的严格适用得到了最充分的体现。原告John M.J.Madey, 1980年间任教于斯坦福大学，后转任至Duke大学物理系，并将其自由电子激光器实验室从斯坦福大学迁移至Duke大学。在斯坦福大学任教期间，Madey获有两项个人专利，专利技术应用于该实验室中的仪器设备上。1997年Madey被该校免除实验室主任一职后，辞职离开了Duke大学，但该校仍继续使用实验室及仪器设备，Madey于是提起专利侵权诉讼，Duke大学则以实验例外进行抗辩。一审法院支持了Duke大学的主张，认为Duke大学为非营利学术机构，致力于教学、研究及知识传播，并不追求对研发成果的专利申请及商业应用，判定原告未尽举证责任证明被告之行为具有商业性意图。[7]联邦巡回上诉法院认为，普通法规定的实验使用例外原则的适用条件严格，只要使用行为具有商业性的嫌疑，就不符合该原则的适用条件。研究型大学通常会主张其研究目的仅限于学术研究，不涉及商业推广，但毫无疑问，他们的研究行为对其现有事业活动有明显的促进作用，包括教育及学生的共同参与。此外，这些大学的研究项目也能提高学校学术地位，吸引更多的经费资助、学生及教师。上诉法院认为，一审法院过度强调Duke大学之非营利、教育性质，忽略了大学研究行为是为了维持既有事业活动。不管非营利机构从事的研究活动是否具有商业营利目的，只要该行为能促进既有事业活动，且不是单纯为了消遣娱乐或满足好奇心，或单纯为了理论探究，该行为就不能适用实验使用例外原则。[8]本案判决结论于2003年美国最高法院驳回Duke大学上诉而告确定。该案对实验例外原则的适用产生了重大影响。法院对“利益”的外延认定得更为宽广，不仅包括现实的利益还包括潜在的利益，将实验对使用主体的社会地位的影响也认定为实验主体获得的利益。法院这种认定方式导致了对实验例外原则的适用更为困难，所以在之后的司法实务中引用此原则获得成功豁免的情况鲜有发生。
    Duke案之前，多数美国大学的研究者都认为只要他们的行为被界定为研究而非商业化，他们就可以得到专利侵权责任的豁免。Duke大学一案的判决结果造成美国学术界及非营利机构极大的震撼。因为美国许多大学、研究机构都会与政府机构或业界合作，共同研发技术。在此之前，大多数人均认为学校此类属于非营利性质之学术机构，可以免费使用他人专利以执行研究计划是理所当然的事，之后他们将不得不先取得授权并支付一笔权利金，否则将可能面临诉讼威胁。[9]Duke案的判决无疑是向大学或非营利机构的研究者及管理者发出的警告。该案也引发了许多人的强烈反对。1990年美国国会提出一项名为“专利竞争力与技术法”之提案，以放宽实验例外之适用范围，该法案于TITLE IV中规定：“仅为了研究或实验目的，而制造或使用他人发明专利，应不构成侵权行为，除非该发明本身之主要目的即在作为研究或实验之用。若发明本身之主要目的是为了供研究或实验之用，制造、使用该发明，以研究、评估、确认该发明，或产生该发明所属技术领域外之产品时，应不构成侵权行为”。该法案后因知识产权利益团体反对而未获通过，目前美国普通法上之实验例外仍采取最严格狭隘之解释。[10]
    二、欧洲国家及日本专利实验例外原则的立法与司法适用
    欧洲国家相对于美国更倾向于支持实验例外原则。1975年欧共体各国为整合欧共体专利实体法共同起草了《共同体专利公约（草案）》。该草案第31条对实验例外做了如下规范，“共同体专利之效力不及于：为实验目的而利用系争发明专利之内容”。[11]该规定实际上将专利实验使用分为两类情形：一是以专利技术本身作为研究对象的实验使用；一是以专利技术作为研究工具的实验使用。并明确了只有行为人利用该发明专利作为研究对象的实验行为，才能豁免侵权责任。虽然《共同体专利公约》目前尚未生效，但是包括德国、法国、英国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、爱尔兰、希腊等许多欧盟成员国的国内专利法，都采纳了该公约的精神和相关规定，包括该公约第31条实验例外的规定。[12]
    德国1968年专利法没有关于实验性使用的专门规范。其第6条规定，“专利的效力及于专利权人所享有的以下权利，为营利目的生产、上市销售、供给或使用专利标的物”。根据该规定，对于实验性使用，如果没有商业目的，就可以适用侵权豁免。1981年德国对《专利法》进行了修改，其第9条“专利的效力”不再使用“营利目的”的概念规范专利权人的权利，而是在第11条“专利效力的限制”第（1）款中使用了营利目的的概念，即“专利的效力不及于在私人领域，无营利目的的行为”。在其第11条第(2)款规定了“实验使用例外”，即：“专利的效力并不及于出于实验目的而利用涉及专利内容的行为”，该款与第（1）款不同，没有“营利目的”的字样。由此推断，新的法律条文将不再使用“营利目的”规范实验行为，营利目的已经不再是判断实验行为是否可以适用实验例外原则的标准。[13]即便实验行为具有营利目的，只要符合一定条件，同样可以适用实验例外原则。该款规定还明确了实验使用必须以专利发明为研究对象，如果将专利发明作为实验工具使用，那么就侵犯了他人专利权。
    与其立法的变迁相适应，德国司法机关早期将实验行为是否带有“营利目的”作为其是否能够适用实验使用例外原则的主要判断依据，其根本出发点，是通过赋予专利权人可以垄断实施带有“营利目的”的行为获得经济利益的特权来回报其之前实施的技术创新行为；而对于专利权的社会效益—促进科学技术发展和实现社会整体福祉则采取兼顾的态度。随着1981年专利法实验例外规范的实施，司法机关也逐渐从“只要对专利权人的垄断权进行全方位的保护，就可以达到鼓励技术进步，提升社会福祉的目的”的观点，转变到“通过鼓励全社会的研究发明积极性，来促进社会科学和技术进步”。司法判决重点已经从最初的严格限制实验性使用豁免原则转变到宽松适用实验性使用豁免原则，从最初否定营利目的的实验转变到肯定这种实验。[14]判断实验行为是否专利侵权的关键点在于该实验是否是对科学知识的进一步探究，如果实验的部分目的是旨在获取进一步的科学知识，则不管该实验是否带有商业目的，都不视为侵权。根据德国相关司法判例，实验使用例外主要适用于：目的系为确认发明可实施与否或技术利用的可能性；为证明发明的缺陷或瑕疵所进行的试验；为了解发明进步性所进行的试验；为了测试受专利保护设备或方法专利的可用性；为了改善系争发明的试验行为；为了寻求专利回避所做的试验。[15]适用实验例外的限制条件为：实验本身与专利技术知识无关、根据实验的目的进行实验的范围不再具有正当性、进行试验的目的在于扭曲或阻碍专利权人销售其产品。[16]
    英国《专利法》第60条第五款b项规定，进行与该发明内容有关的实验行为，不作侵害论。该项规定并未设置非以营利为目的的条件。而在本条第五款a项规范私人使用专利的行为时，明确了不能以营利为目的。[17]这表明了立法者对实验使用是否有以“营利目的”作为享受侵权豁免的条件的态度。英国法院在审理专利侵权案件时，对实验使用例外适用的条件做了较为宽松的解释，并且认为虽然非商业研究最终都要应用到实践，即进行商业化生产，但是在符合某些要求的条件下，这些研究行为可以适用实验例外原则，不构成专利侵权。但是，法院认为，使用他人专利技术测试或证明其他产品或方法的行为，不适用实验例外原则，因为这些行为与专利发明本身并无关系。[18]
    日本《专利法》第69条第1款规定：专利权的效力不及于为实验或者研究而实施该专利发明之行为。该规定并未明确实验使用行为系以专利技术作为研究对象还是作为研究工具。依日本学者通说认为，为调查可专利性之目的、调查功效性之目的，以及为创新或改良之目的所进行之实验或研究，均属于该条所允许之范围，尤其是第三种为创新或改良的实验或研究，最符合实验例外条款之精神，因为其最有助于促进科技知识之发展。[19]其实验使用例外原则要求，使用专利的目的是为了实验或研究，不应带有营利目的。而将适用专利产品进行实验，即将专利作为研究工具使用的行为，排除使用该原则。[20]关于行为主体的性质，日本专利法未进行明确限制，只要行为人是为了实验目的而进行研究，不论其是非营利机构，还是营利机构。
    综上，德国、英国等欧洲国家以及日本实行相对宽松的实验例外原则。它们对实验行为的主体、目的并无过多的限制，没有将以营利为目的的实验使用行为排除在外。一般来说，只要实验行为系以专利技术作为研究对象，即便该实验有营利目的，也可以适用该原则。
    三、对我国专利实验例外原则适用的思考
    以上国家的立法和司法实践表明，专利实验使用例外原则在不同国家存在不同的适用范围和认定标准。美国通过判例发展出了以是否有营利目的为判断标准的，适用的条件非常严格实验例外原则。德国等欧盟国家以及日本则以使用方式为标准实行相对宽松的实验例外原则。我国《专利法》第69条第四项规定，专为科学研究和实验而使用有关专利的，不视为侵犯专利权。该规定并未明确实验使用的判断标准或适用条件。如何对该规定进行解释，我国应借鉴美国模式抑或德国模式？本文认为，实验例外适用的标准应适合本国国情，标准过低，范围过大的豁免将会使专利权人的利益受到不合理损害，并进而削弱其发明创造的积极性。适用标准过高，公众对知识的合理获取和利用的权利受到损害，也有违专利法的立法目的。只有在明晰专利实验例外原则的立法目的和理论基础，并充分考虑我国国情的前提下，才能做出最有利于创新和发展的选择。
    （一）以专利技术为研究对象的实验使用应适用侵权例外原则
    专利制度通过赋予专利权人对其发明创造一定时期的利用收益的专有权，激励发明创造，促进技术进步。如果专利权不能得到有效保护，将挫伤发明人的创造积极性，并最终使专利制度的目标无法实现。因而专利侵权例外规则的设计，必须以不损害专利权人的正当利益为前提。TRIPS协议第30条对此确立了基本准则：“各成员可对专利所赋予的专有权规定有限的例外，只要此例外不与专利的正常利用发生不合理的冲突，也不会不合理地损害专利所有人的正当利益，但应考虑第三方的正当利益”。因此，各国规定专利权例外的根本条件是对专利的使用不得不合理地损害专利权人的利益。这也是专利实验例外应当遵循的基本原则。
    以专利技术为研究对象的实验使用，通常包括以下情形：1．通过研究实验，判断专利权利要求所要求保护的技术方案是否能够实现专利说明书中记载的发明目的和发明效果。2．通过研究实验，确定实施专利技术的最佳方案。3．通过研究实验，探讨如何对专利技术作出改进等。[21]专利权人的利益受到损害的情形，必定是专利权人本应当获得的利益无法获得或者受到减损。如果对他人使用专利技术的行为，专利权人本不应当获得利益，也就不存在这种情形之下，专利权人的利益受损。对专利技术进行测试，确证其发明效果，不仅不会对专利权人的正当利益造成损害，还有利于增加社会的知识储备和积累。如果研究者在专利基础上进行了改进发明，只要改进发明的技术特征落人专利权利要求的保护范围，该改进发明的实施就必须征得专利权人同意，并向其支付许可使用费，否则即构成侵权，专利权人可获得相应损害赔偿。如果改进者并不实施其改进发明，那么也无从获得收益，专利权人也不会产生收益损失。因此，允许为改进发明进行实验，不会不合理地剥夺专利权人的利益。Story法官在Sawin案中的论断一针见血。他指出，利用专利的行为必须具有侵犯专利权和剥夺权利人对其发明所享有的合法收益的意图才构成侵权，因为这种行为将本属于专利权人的利益转移给了被控侵权人。那些并未剥夺专利权人合法利益的使用行为不应认定为侵权。[22]如果专利权的效力及于他人验证专利技术、改进专利技术的范围，为了确保自己的垄断地位，专利权人很有可能拒绝许可，禁止此类行为，这将无疑阻碍技术的进步。因此，此类研究实验行为不受专利权人限制，由法律规定对其进行豁免是合理的。总之，上述以专利技术为研究对象的实验使用行为，不会损害专利权人的正当利益，有利于实现专利制度目标和价值，应当得到法律的确认和保护。
    以技术公开换取专有权保护是专利制度的最主要特征之一，向社会公开其申请专利的技术方案是发明创造人获得专有权的前提条件。专利公开制度能够有力地支持上述实验使用行为的正当性。具体来讲，公开是通过说明书实现的。公开的标准是完整、清楚地反映整个技术方案。只有当说明书的内容能够为本专业普通技术人员实现时，说明书才能说是充分完整地公开了该技术方案。如果说明书公开不充分或不完整，对于正在申请专利的技术方案将被驳回；对已经被授予专利权的技术方案，则可能被宣告无效。专利公开制度具有以下功能：1．通过公开技术，促进技术信息交流和传播，保证社会公众了解专利技术信息，扩充公众的知识储备和积累。2.避免重复研究，造成社会财富的浪费。3．鼓励他人在公开技术的基础上，继续创新，推动技术进步。4．保障专利权的授予符合法律规定的条件。一项技术方案是否应当被授予专利权，是否符合了法定条件，社会公众有权监督，对于不符合授权条件的专利，可以向专利机关提出驳回或无效申请。专利公开制度上述功能的实现，都需要对所公开技术方案进行实验和研究。如果对于公开的技术信息，公众无权研究实验，直到专利保护期限届满，才可以研究和利用，则将严重阻碍创新。专利法将技术公开作为专利申请人的义务，以此保证公开的实现，这已经表明专利法允许某种未经许可的对公开专利信息的利用。否定实验使用的合法性，即否定了专利公开制度，并从根本上取消了专利制度存在的基础。因此，以专利技术为研究对象的实验使用，符合专利公开制度的目标，符合专利法的立法宗旨，应当适用侵权例外原则。