专利实验使用侵权例外研究

    （二）以专利技术作为研究工具使用不能适用实验例外原则
    德国、英国等欧洲国家的专利法大都将专利实验使用例外原则限定在以专利技术为研究对象的实验范畴之内，而排除了将专利技术作为研究工具使用的情形。所谓研究工具，根据美国NIH工作组报告中的界定，其从广义上包括科学家在实验室中所需利用的所有研究资源。[23]以专利技术作为研究对象的纯粹学术研究，对专利的获利性几乎没有影响。但是如果在研究者中该发明有显著的市场，例如专门用于实验室研究工具的专利机器，专利权人将可能在相关实验中利用该机器开展研究的研究者视为潜在消费者，并希望通过向其发放许可证，从专利垄断中获得充分的收益。该发明创造的主要市场或重要市场就存在于研究使用者中。研究者如果作为消费者利用他人的发明创造，就应当向发明人支付许可使用费，以维护专利法对此类发明创造的激励。如果豁免侵权责任，即便是学术研究，也会剥夺专利权人的垄断利益，而这部分利益是他预期取得的，否则其发明创造所付出的劳动无法取得应有的回报，将减损对其发明的激励和对技术的公开，有违专利法的根本目标。[24]将专利技术作为研究工具使用不能适用实验例外原则，是因为研究者作为专利技术的普通消费者，其使用行为会不合理地剥夺了专利权人应当获得的正当利益。
    哈佛大学曾研制成功一种易患癌症的转基因老鼠，并取得了专利。哈佛大学将该专利专有许可给杜邦公司，以生产这种转基因老鼠供研究使用。杜邦公司生产的这种实验老鼠以将近一只50美元的价格销售给非营利实验室和政府实验室的癌症研究者。这种转基因鼠有多种研究用途，既可以被用来研究产生癌症或抑制癌症的各种作用物的效果，也可用来研究基因通过何种机制影响癌症的发展。该转基因专利哺乳动物的发明主要就是作为研究工具被生产、销售和使用的。那些利用转基因鼠研究癌症的研究者就是这项专利技术的潜在消费者。如果这些研究者不受专利权的控制，他们都可以在自己的实验室中自行制造该种老鼠，那么哈佛大学和杜邦公司就很难从这项专利的主要市场获得许可费等收益，专利权人从专利中获得的垄断收益就受到限制，从而会削弱专利积极性。而不给予研究者们实验使用侵权豁免并不会剥夺他们在研究中使用转基因鼠的权利。他们只需要向杜邦公司购买这种老鼠。[25]对作为研究工具的实验使用如果适用实验例外原则，对专利申请激励的潜在损害显著，因此，对此类使用行为，应当向专利权人支付适当的许可使用费。
    日益蓬勃的研发活动越来越需要为数众多的享有专利权的研究工具，导致获得这些研究工具使用权的交易成本越来越高，有些情况下，专利权人会拒绝许可他人使用研究工具。获取必要研究工具的成本高昂，以至于重要新产品的开发受到阻碍、拖延，甚至被终止。研究密集型的生物技术领域相比其他技术领域，研究工具的获得问题更加突出。对于经济理性的研究者，如果可以通过购买取得专利产品，他们不会冒侵权的风险。关键的问题是他们往往需要通过许可谈判获得研究工具的使用权，他们或者直接遭到拒绝或者在获得许可时受到诸多条件限制。许可费用也是一个障碍。[26]对此，有学者赞同立法制定专门针对高校和非营利性研究的实验例外。该例外仅适用于该研究工具不能通过合理条件取得，研究者同意将研究成果公开发表，同意不将研究成果申请专利，或即便申请专利，仅发放非专有许可或合理条件的许可。[27]
    多数学者和研究机构支持采用许可制度解决研究工具的获得问题。澳大利亚知识产权咨询委员会（ACIP）提出了建立类似于著作权法定许可制度的专利实验使用法定许可。为了公共利益、非营利实验目的，允许使用他人的专利发明，但是需通过集体管理组织向专利权人支付许可费。许可费数额由代表研究人员的组织与代表专利权人的集体组织之间谈判商定。[28]有学者提出，如果研究工具无法在市场上购买获得或者在合理条件下获得许可，那么可以未经专利权人同意利用其研究工具专利。该使用并不区分是否有商业目的。并将该种利用行为需支付的许可使用费与利用研究工具所开发产品的最终商业价值挂钩。这样研究工具专利权人获得的许可使用费将会接近于对于研究工具使用者和产品开发者而言研究工具的真正价值。研究工具专利权人有权获得未来许可收益，而研究者也避免了使用前的许可谈判和预先支付许可使用费以及取得研究工具受阻。但是研究者必须事先书面声明使用意图，以便专利权人监督使用者利用研究工具的产品上市，保证其获得许可使用费。[29]还有学者建议将研究工具类专利的保护期限设置为两个阶段。第一阶段，可以设置3年至5年的期限，在该期限之内，由专利权人行使专有权，任何人未经许可不得利用该专利。剩余的专利保护期作为第二个阶段则是一个强制许可期，该期限之内专利可被强制许可，由使用者向权利人支付合理的许可使用费。这是为了确保重要的研究工具的专利权人不会通过不合理的许可条款抑制技术进步。[30]本文赞同该方案，这样既能有效维护专利权人的利益，也保障了研究者研究工具的获得。
    （三）“营利目的”不宜作为排除适用实验例外的标准
    如果研究实验利用专利发明不会产生财产利益，专利权人就没有损失任何收益。基于该认识，在美国，不损害专利权人利益的前提是研究人员利用发明做纯粹非商业性的研究或从事不与专利权人商业利益相竞争的研究。只要被告的研究为商业目的驱动，该原则就不可适用。美国关于实验使用的司法判例，很少明确区分专利技术作为研究工具或研究对象的不同使用方式，法官往往以是否营利作为是否豁免侵权的判断标准。但是，以实验行为是否有营利目的，并扩大营利目的的解释范围，将导致实验例外原则实际上无法得以适用。根据对Duke大学案作出的判决，不管某组织或机构是否致力于取得商业利益，只要其行为促进了自身法定事业的发展，并且不是纯粹为了娱乐、满足无聊的好奇心或为了严格意义上的学术探究，该行为就不能满足非常狭义、受到严格限制的实验使用抗辩。使用者的营利或非营利的性质并不是决定因素。如此广泛的行为都不在豁免之列，很难想象现实世界在Duke案的标准之下还有什么实验行为可以得到侵权豁免。似乎一个大学研究者，应从事与大学发展目标不一致的，为了娱乐、满足好奇心以及纯粹科学探究的研究活动。有理由质疑，在大学范围内开展的、由大学提供资助的研究，还是否有可能符合实验例外原则的豁免。[31]Duke案的判决理由使很多人难以信服。有学者指出，Duke案的合理解释应当是，Duke大学实验室的科学家们正在将原告的专利设备作为研究工具使用，而他们其实正是该研究工具的主要的消费者、预期的购买者。科学家们并非研究诉争专利，并非意图寻求改进专利技术或发现其新用途，而是利用诉争专利研究核物理问题。因此，否定原告的专利权就会剥夺他发明该研究工具应得的收益。仅此一项理由，即可认定Duke大学的行为不能适用实验例外。[32]也就是说，杜克大学应当承担侵权责任的根本原因在于其将Madey教授的专利作为研究工具使用，杜克大学实际是Madey教授专利的消费者，但其平白无故地享用专利及其带来的利益，不合理地剥夺了专利权人的正当利益。
    过于广泛地对营利目的进行解释，尤其是以行为的最终目的作为判断实验例外适用的标准，一些应当被豁免的实验研究活动将被置于侵权之列。以专利技术为研究对象，检验其有效性或对其进行改进的实验活动都有可能被解释为有营利目的而被限制使用，虽然表面上保护了专利权，维护了对专利权人的有效激励，但是却潜在的很大程度上抑制了创新。
    另外，以非营利开展学术研究为特征的高等学校越来越注重专利申请以及专利的利用，其部分学术研究也往往受到商业利益驱动。高等学校接受国家资助研究项目产生的研究成果也被鼓励专利化、产业化。其从事企业委托项目研发，合作研发与企业联合建立实验室，与企业联系日益紧密。高等学校的应用研究以基础研究为支撑，经过进一步开发，进入工业化，产生经济效益。美国、欧洲、日本等国的许多高校都建立了技术许可办公室，专门从事学校专利技术向工业界的转化，并收取许可使用费的工作。而且在一些领域，基础研究与应用研究已无法清晰区分。高等学校实验研究是否具有营利目的，已很难判定。因此，本文认为，仅将“营利目的”作为判断是否适用实验例外原则的标准过于局限，不能作为说明实验使用行为是否应当被豁免的充分依据。
    四、建议
    基于我国尚属发展中国家，目前大力提倡建设创新型国家，鼓励通过创新促进发展，应在保护专利权的同时，重视公众一定范围内对专利技术的利用，鼓励科学研究，有效平衡通过鼓励技术进步增进公共福利的公共利益和专利权人拓展其对市场控制的个人利益，因此不宜对实验例外的适用条件要求过高。可以参考借鉴德国对该原则的适用标准和适用范围，以使用方式作为适用实验例外原则的标准，对实验行为本身的目的和性质不作过多限制，即只要是以专利技术为研究对象进行的研究和实验，不论实验最终是否为商业目的，均得主张实验例外。而对于将专利技术作为研究工具使用的情况，因这种使用方式对专利权人利益损害较大，本文认为不应当纳入实验使用例外的范畴。对于非营利性质的高等学校和科研机构，如前文所述，其研究实验活动也往往关涉商业利益，很难再将其作为一类特殊主体给予特殊豁免待遇。因此，本文认为，对高等学校、科研机构、其他企事业单位应当一视同仁，均以实验使用方式为标准适用实验例外原则。
    北京市高级人民法院出台的《专利权侵权判定若干问题的意见（试行）》，其中第98条对实验使用例外进行了解释：专为科学研究和实验而使用有关专利的行为，不视为侵犯专利权。1．专为科学研究和实验而使用有关专利中的使用，应当包括专为科学研究和实验而制造有关专利产品的行为。2．专为科学研究和实验而使用，是指以研究、验证、改进他人专利技术为目的，使用的结果是在已有专利技术的基础上产生新的技术成果。3．在科学研究和实验过程中制造、使用他人专利技术，其目的不是为研究、改进他人专利技术，其结果与专利技术没有直接关系，则构成侵犯专利权。该规定即是以专利技术的使用方式为标准确定是否构成侵权的。由于该规定只是在北京地区法院参考适用，没有普遍适用性。建议最高法院的司法解释制定在全国范围内统一适用的实验例外规则。由于以科学实验目的利用专利技术，无疑已包含制造专利产品的行为，本文认为对此不必再行解释。以下为本文拟定的对实验例外原则的解释条款：“专为科学研究和实验而使用有关专利的行为，不视为侵犯专利权。1．专为科学研究和实验而使用，是指以专利技术为研究对象的实验和研究，例如旨在理解和验证专利技术特征或技术效果的实验；对专利技术进行改进的实验；研究不同于专利技术却实现同样效果的技术的实验。(2)以专利技术为研究工具进行的实验，目的不在于研究该专利技术，则构成侵犯专利权。”

【注释】[1]“it could never have been the intention of the legislature to punish a man, who constructed such a machine merely for philosophical experiments, or for the purpose of ascertaining the sufficiency of the machine to produce its described effects.”许多权威人士证实在Story法官的年代，“philosophical”（哲学的）一词的意思是“scientific”（科学的）因此哲学性实验即科学实验。
[2]Whittemore v.Cutter.29F.Cas.1120,1121(C.C.D.Mass.1813).
[3]Sawin v. Guild.21 F.Cas. 554 (C.C.D. Mass. 1813) (No.12,391).
[4]该案是美国地方法院第一次对学术机构适用实验使用例外原则。
[5]Ruth v. Stearns-Roger Mfg.Co.,13F.Supp.697(D.Colo.1935).
[6]Embrex Inc.v.Service Engineering Corp. 216F.3d 1343(2000).
[7]Madey v.Duke Universtity.307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002).
[8]266F.Supp.2d 420, 428.
[9]孙小萍：《处方药产业的法律战争—专利侵权之学名药实验例外》，元照出版社2008年，第70页。
[10]同上，第129页。
[11]Article 31 of the CPC(1975):  “The right conferred by a Community patent does not extend to: Acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the patented invention”。
[12]孙小萍：《处方药产业的法律战争—专利侵权之学名药实验例外》，元照出版社2008年，第91页。
[13]姚颉靖、彭辉：《试验性使用豁免原则的变迁—德国的立法和司法裁判评介》，载《武汉科技大学学报》2009年第6期。
[14]同注释[13]。
[15][台]李素华：《专利权之效力限制与试验免责》，载《专利法制发展学术研讨会》2004年，第27页。
[16]周明：《侵权例外研究》，载《华中科技大学硕士学位论文》2007年6月，第27页。
[17]英国专利法第60条第5款a项与b项的规定：“(5)An act which, apart from this subjection, would constitute an infringement of a patent for an invention shall not do so if (a)lt is done privately and for purposes which are not commercial;(b) It is done for experimental purposes relating to the subject-matter of the invention”。
[18]Anna McMinn. An Improper Expansion Beyond the Legislative Intent. Albany Law Journal of Science&Technology,2006.
[19][日]吉藤幸朔：《特许法概说》，有斐阁1997年十二版，第451页。转引自孙小萍：《处方药产业的法律战争—专利侵权之学名药实验例外》，元照出版社2008年，第132页。
[20][日]吉藤幸朔：《专利法概论》，宋永林、魏启学译专利文献出版社1990年第一版，第418页。
[21]尹新天：《专利权的保护》，知识产权出版社2005第二版，第128-129页。
[22]Sawin v. Guild.21 F.Cas. 554 (C.C.D. Mass. 1813) (No.12,391).
[23]Report of the National Institutes of Health (NIH) Working Group on Research Tools 3，载http://www.nih.gov/news/researchtools/index.htm ,6. 4,1998.
[24]Rebecca Eisenberg, Patents and the progress of science: Exclusive Rights and Experimental Use. 56 U. CHI. L. REV. 1017，1989.
[25]同注释[24]。
[26]Janice M. Mueller NO"Dilettante affair"：rethinking the experimental use exception to patent infringement for biomedical research tools.Washington Law Review 76:1,2001.
[27]Michelle Walters, De Minimis use and experimental use exceptions to patent infringement: A comment on the Embrex Concurrence， 29 AIPLA Q.J.509,523,2001.
[28]Chris Dent, Paul Jensen, Sophie Waller and Beth Webster. Research Use of Patented Knowledge: A Review, OECD Directorate for Science,Technology and Industry，2,29,2006.
[29]Janice M. Mueller NO"Dilettante affair“：rethinking the experimental use exception to patent infringement for biomedical research tools.Washington Law Review 76:1.2001.
[30]Katherine J.Strandburg, What does the public get? Experimental use and patent bargain WIS.L. 146,2004.
[31]Janice M. Mueller The evanescent experimental use exemption from United States patent infringement liability Baylar L.Rev.917
[32]同注释[31]。