专利交易中的欺诈、防范及救济

来源：知识产权学术与实务研究网作者：时间：2007-01-16 阅读数:

张广良

（北京市第一中级人民法院研究室主任）

专利交易，是指专利权人将其专利转让或许可他人使用，受让人或者被许可人支付相应对价的市场行为。专利权人转让或者许可他人实施其专利，是其行使专利权的重要方式。随着专利交易数量的增加，交易中存在的欺诈行为逐渐浮出水面，并带来若干值得研究探讨的问题。本文将探讨专利交易中的欺诈的认定、防范及救济三个问题。

一、 专利交易中的欺诈的认定

所谓欺诈，是指一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的行为。[1] 人心叵测，欺诈的种类实难穷尽，专利交易中的欺诈种类亦然。为了对专利交易中的欺诈行为有个直观的认识，让我们从实践中出现的一个案例谈起。A为某实用新型专利权人，其与B签订转让该专利的协议。该转让协议已在国家知识产权局备案，著录事项变更已经公告，且受让人已经实际实施了该专利。由于该转让协议中对转让费并未规定即时结清，而是规定一个付款期限。于是，B在该付款期限内找到第三方C，请其到国家知识产权局宣告该专利权无效。在无效程序中，专利权人B完全认可C提出的无效理由，不作任何该专利有效性的辩解，于是该专利“顺利”地被宣告无效，无效程序双方当事人B及C自然对无效宣告请求审查决定“心悦诚服”，不向人民法院提起行政诉讼。既然专利权已被宣告无效，则B可以依照现行专利法第47 条的规定，“理直气壮”地拒付那笔不菲的专利转让费。

以上案例便是典型的专利交易中的欺诈的事例，从中可以看出专利交易中欺诈认定的两个因素：1、欺诈的故意；2、欺诈的具体行为。在该案中，专利受让人B欺诈的故意主要体现在其出于不付专利转让费的目的，主动让C来请求宣告该专利权无效；专利受让人B欺诈的具体行为是在专利无效程序中，其作为专利权人对该专利权的效力，不作任何有效性抗辩；另一方面在专利被宣告无效后，甚至在被宣告无效之前，拒绝向专利转让人支付专利转让费。

在专利交易中同样也可能存在专利权人的欺诈行为，例如恶意利用专利授权程序，将明知不应获得专利权的发明创造申请专利，或者在专利申请过程中采取了不正当手段获得了专利权，在获得授权后，故意隐瞒事实真相并出于营利的目的将其专利转让或许可他人使用的行为。恶意利用专利授权程序的行为后果，因在我国法上尚无明文规定，故有人将其等同于滥用专利权的行为。[2] 对此，笔者认为，借鉴外国法上的成例，滥用专利授权程序的行为有别于滥用专利权行为。首先，在专利权的效力上，前者涉及的专利在授权中存在瑕疵，故本应是无效的，[3]而后者涉及的专利在授权程序上并不存在瑕疵，是有效的；其次，在行为后果上，前者涉及的专利应被宣告无效，而后者通常产生该专利权不予保护（unenforceable）的后果。[4]

二、专利交易中欺诈的防范

如何防范专利交易中的欺诈行为，专利权人与专利受让或被许可人可选择的手段不同。

专利权人通常可采取如下方法，来防止专利受让人或者被许可人的欺诈行为：

（一）在签订专利转让合同或者专利实施许可合同时，对专利转让费或者实施许可费约定即时结清，即该费用支付的越早，则专利权人因该专利的效力问题带来的商业风险越低。如果专利转让费或者实施许可费的支付期限较长，则在该支付期限内，该专利被宣告无效的风险大增。

（二）在专利转让合同或者在专利实施许可合同中明确专利受让人或者被许可人不得对该专利权的效力提出异议，即受让人或者被许可人不得向专利复审委员会提出宣告该专利无效的请求。当然，此种条款的法律效力是存在争议的，甚至可能被法院认定为因违反法律而无效。我国现行专利法第45条规定，专利权自授权公告之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合法律有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。显然，此条中的“任何单位或者个人”应包括该专利的受让人或者被许可人。然而，若转让合同或者实施许可合同中约定，受让人或者被许可人不得恶意提出宣告该专利无效，并对属于恶意的情形以及由此带来的法律后果作出明确规定，笔者认为这样的合同条款并不违反法律的规定。

（三）在专利转让合同中，尤其是专利转让费的支付存在较长期限或以专利技术或专利产品的市场效益而定转让费的技术合同中，应约定专利受让人对他人就该专利提出的无效宣告请求负有向原专利权人报告的义务，以使原专利权人有寻求救济的机会。例如，在专利无效程序中，因涉案专利的转让费尚未支付完毕，该专利权的效力与其原权利人尚存在法律上的利害关系，故在此情形下，专利权人可以申请作为第三人参加该无效程序的审理。这样，其一方面可以监督现专利权人是否恶意利用专利无效程序，另一方面也可监督专利复审委员会所作出的审查决定是否合法，以维护自己的合法权益。虽然，我国现行专利法及审查指南对原专利权人（即专利权转让人）是否可以作为第三人参加无效程序问题未作规定，但从法理上讲，原专利权人应享有这样的权利，而且若其对无效审查决定不服，应享有提起行政诉讼的权利。

专利受让人或者被许可人为了防范专利权人的欺诈行为，可采取如下措施：

（一）在合同中明确专利权人应对该专利权的效力负有瑕疵担保责任，即专利权人保证其专利不侵犯他人合法的在先权利，保证其在申请该专利过程中未实施任何不当行为，并保证该专利申请符合专利法的其他规定。

（二）在与专利权人签订的专利权转让合同、专利实施许可合同中明确，专利转让费或者许可使用费的支付以专利权有效为前提，即约定该专利若被宣告无效，则专利权人应无条件返还已支付的专利转让费或者许可使用费；为了减少合同风险，还可约定专利转让费或者专利实施许可费可以实施该专利所产生的经济效益按一定比例支付，即我国合同法第三百二十五条第二款所规定的“提成支付”。作此种约定，可有效地防范专利受让人或者被许可人受到欺诈，大大降低商业风险。

一般而言，在商业风险的分担方面，专利权人与专利受让人、被实施许可人的利益是相对立的。如专利受让人、被实施许可人的风险降低了，则专利权人的风险则相应增加了。故双方协议的最终条款，完全取决于双方的防范风险的意识及谈判技巧。

三、对专利交易中欺诈行为的救济

专利权人、受让人以及被许可人在专利交易中受到欺诈并造成经济损失的，可依照我国现行专利法第47条第2、3款的规定寻求部分救济。

首先，对专利受让人、被许可人而言，如果专利权人实施了欺诈行为，如滥用专利授权程序，将明知不应该授予专利权的发明创造申请了专利，并将该专利转让或许可他人实施，则在该专利被宣告无效后，如果能够认定专利权人存在恶意，则依照专利法第47条第2款的规定，其对受让人或者被许可人因此受到的损失负有赔偿责任。在此情形下，专利权人不仅对受让人或被许可人已支付的转让费或许可费负有返还责任，对于受让人或被许可人受到的其他损失，如为实施该专利而进行的投资及可预期利益损失等，专利权人均负有赔偿责任。

其次，对专利权人而言，如果受让人或者被许可人针对该专利权的效力实施了欺诈行为，例如，受让人、被许可人与他人恶意串通导致该专利被宣告无效的，则依照专利法第47条第2款的规定，受让人或者被许可人已经向专利权人支付的转让费或者实施许可费，专利权人并不负有返还的义务。此乃专利权人可以获得的救济形式，然而，笔者认为专利权人获得的此种救济是不充分的，在下文中将重点论述此问题

仍结合上文提及的专利权人A将其享有的实用新型专利转让给B，在B未实际支付专利转让费而转让手续已完成的情况下，B通过C请求宣告该专利无效并获得成功的案例予以说明。在此纠纷中，B和C的恶意是非常明显的，然而，原专利权人A在寻求救济方面却面临诸多困难。

（一）在A起诉B要求其支付专利转让费的民事案件中，因涉案专利已被宣告无效，故受诉法院依照专利法第47条第1、2款的规定，驳回了原告的诉讼请求。应该讲，受诉法院在无法查证B和C是否存在恶意串通问题的情况下，其对该案的处理并无不当。当然，也有人提出，在该民事案件诉讼过程中，若A知道C已经向专利复审委员会提出了宣告该专利无效的请求，则A应该请求专利复审委员会中止该无效案件的审理，即对涉案专利的效力进行保全。然而，笔者对专利复审委员会能否中止该无效程序以及该委员会是否有中止的法律依据表示怀疑。如A根本上不知道C已经向专利复审委员会提出了无效请求，则A在不只不觉中专利已被无效掉了，其根本没有机会请求专利复审委员会中止该无效案件的审理。因此，从民事合同的角度来主张权利，A是行不通了。

（二）若A要求专利复审委员会撤销自己作出的审查决定并重新作出审查决定，即使专利复审委员会能够认定B和C实施了恶意串通的行为，并同意撤销审查决定并重新作出决定，但同样存在专利复审委员会有无如此行政的法律依据的问题 [5]。无论从专利法，还是从《审查指南》的角度上讲，均不存在专利复审委员会撤销自己作出的审查决定并重新进行审查的依据。

（三）在万般无奈之下，A想起了行政诉讼，即专利复审委员会为被告，请求法院撤销该委员会作出的宣告涉案专利无效的审查决定。A欲通过恢复其专利效力的方法，来实现让B支付专利转让费的目的。然而， A作为原告起诉在法律依据上是个争议较大的问题。有人主张，A可以依照我国行政诉讼法第二条 [6]及最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释第十二条之规定 [7]，以专利复审委员会为被告提起行政诉讼，要求撤销宣告该专利无效的行政决定。也有人认为，专利复审委员会作出的复审决定的当事人为专利权人B及无效宣告请求人C，A并非该复审决定的当事人，且专利法第四十六条对能够提起行政诉讼的当事人的资格作出了限定，在行政诉讼法与专利法的关系上，属于一般法与特殊法的关系，在此情形下应优先适用专利法而非行政诉讼法，因此，A不应为适格的行政诉讼原告。对此，笔者认为，虽然行政诉讼法与专利法在有关专利行政诉讼的相关规定方面属于一般法与特殊法的关系，但是，专利权人与无效请求人串通以损害原专利权人的利益的情形，在专利法上并无规定，因此，应适用一般法的规定，即A可以专利复审委员会作出的审查决定侵犯了其合法权益或与其有利害关系为由，向法院起诉，而且B和C 应作为第三人参加诉讼。在诉讼中，A应对该行政决定侵害其合法权益或与其有利害关系负有举证责任，其须证明B和C实施了恶意串通的行为，该专利应该维持有效等等。如果法院终审判决A胜诉，则A仍可向B提起合同之诉，要求其支付专利转让费。即使法院能够赞同笔者的这一观点，受理A提起的行政诉讼，但可以预见的是A采取此种途径将耗费大量的时间及精力，承担很大的诉讼风险。

在专利权人采取（一）、（二）两种途径均无法主张权利，且采取途径（三）主张权利也存在很大难度的情形下，笔者认为，A为了维护自身的民事权益，可以从民事侵权诉讼的角度来解决此问题。在涉案专利被无效之前，A对B享有的权利即要求其支付专利转让费的权利，是一种债权，B和C的行为导致A无法实现该债权。笔者认为，侵权行为法中的侵害债权理论完全可以适用于本案。

债权是否为侵权行为的客体，一直是民法上最具争议的问题。有学者主张，因故意或过失不法侵害他人的“权利”，只应为人格权、物权、知识产权等绝对权利，而债权系特定人之间请求特定行为的权利，不具有公示方法，第三人没有途径知道债权的存在，故不应成为侵害的对象。主张债权应成为侵权行为的客体的学者则主张，债权虽是相对权利，但也是一定财产利益的体现，属于一种应受法律保护的法定权利。我国民法学界通说认为债权可作为侵权行为的客体。有学者概括了侵害债权行为的如下五个构成要件：1、被侵害的必须是合法债权；2、加害人必须是债的关系以外的第三人；3、行为必须违法，如第三人与债务人通谋妨害债权的实现；4、第三人须出于主观上的故意；5、第三人的行为须造成债权损害。[8] 最高人民法院《关于信用社非法转移人民法院冻结款项应如何承担法律责任的复函》，[9]被有些学者视为我国司法解释对侵犯他人债权行为及其民事责任所作出的规定。此复函，虽于2002年3月10日被最高人民法院废止，但并不能说明在我国目前不能提起侵害债权的诉讼。

如果A向B及C提起侵害债权的诉讼，结合上述学者概括的侵害债权行为的五个构成要件，A首先应证明其向B主张专利转让费的债权是合法的，该债权是否合法的关键在于涉案专利的效力问题。如果该专利本应为有效专利，但由于B和C的恶意串通行为，被宣告无效，则该债权应是合法的。其次，须证明加害人为C及B有侵害A的债权的故意。第三，如果能证明C和B具有侵害债权的故意，则B和C行为的违法性较容易证明，即二者通谋或者恶意串通将涉案专利无效，此行为的违法性显而易见的。最后，因B拒绝向A支付专利转让费，应认定B和C的行为已经造成了A的债权受损的后果。如能认定C和债务人B恶意串通，侵害了债权人A的债权，则C和B构成共同侵权，应承担连带赔偿责任。[10] 关于案件的管辖问题，由于B和C实施的恶意串通将A的专利无效从而侵害了A的债权的行为发生在北京，故北京市法院对此案享有管辖权。

如果A向B和C 提起侵害债权的诉讼，则其可直接解决索要专利转让费的问题。如法院能够认定B和C的恶意串通行为，导致了涉案专利的无效，并导致了A的债权无法实现的后果，则可判令B和C承担侵害债权的法律责任，B和C承担赔偿责任的数额等同于A对B享有的合法债权的数额。受诉法院对已经被无效的专利，是否应恢复其专利权效力问题在该民事案件中不予涉及。