北京万慧达知识产权代理有限公司高级合伙人黄晖博士应邀在中国政法大学举办学术讲座

商标与企业名称关系的问题，这个问题也是把它做了两方面的强化。一个是如果你不突出你的企业名称，你是可以将企业名称用在商品上去，这个没问题。因为我国现在处理的方法，就是第58条规定的，如果仅仅是企业名称，它是按照反不正当竞争法来解决的，除非是你把企业中的字号突出使用，这个才会构成商标侵权的问题。欧盟商标法这次修改后规定，企业名称只要用在商品上就是侵权，不管你突出不突出，除非你不用在商品上，只是一个单纯的主体的名称，那就没问题。另外一个是，在抗辩的时候，以前我用企业名称就可以作为抗辩，现在这个名称只能是个人的名称才能抗辩，企业的名称是不可以抗辩的，所以这两条加起来以后对企业名称的规制就加强了。我国现在实际上还在不断地争论企业名称究竟和商标会不会发生冲突，我认为欧盟的这个做法可能是对商标所有人更有利的一个做法。

 

然后是过境商品的问题，这个在欧盟比较突出，因为有大量侵权假冒的商品借道欧盟，出口非洲或拉美。这块欧盟的商标法其实写的很清楚，进口的和出口的都算侵权。这个大家注意，以前有人说我们中国是唯一一个对出口环节进行保护的国家，这是不对的。28个欧盟成员国按照欧盟商标指令都是规定出口算侵权的，出口之前必有制造，制造本身发生在境内当然算侵权，与后面出不出口没有什么关系。所以它并不认为出口了，商品不再和本国的消费者见面了，这个商标就再不可能侵权了。但是，会有一个过境商品的问题，过境商品毕竟还没有真正进入到关内，从物理上讲在欧盟，但从法律上讲它在欧盟之外，这种情况究竟算不算侵权。

 

曾经有个飞利浦的案子和诺基亚的案子，欧盟法院因为受限于当时的立法，就说不能算侵权，因为在没有实质性的证据证明它要投放欧盟市场的情况下，你不能去打它，但要证明它有可能实际会进入欧盟市场，这个举证非常困难，这下大家的意见就非常大。所以这次就修改了一下，改成原则上只要进到欧盟的地域，都算侵权。这个就由被告来举证了，如果你能证明这个商品是要到比如埃及去的，而我在埃及有这个商标权，这个时候仅仅是过境，它就不算侵权。即把这个举证责任进行了一定的倒置，同时也给这个最终目的地有合法权利的转运商一条活路，这是一个比较平衡的做法。

 

我国去年判的一个定牌加工的案子，它走的路子就是修改以后的商标法第48条增加的商标的使用是要用于识别商品来源的这么一个要求，认为既然这个商品都出口了，商标就起不到区别商品来源的作用，所以就不算商标使用，就不侵权，走的这么一个思路。我认为这个案子可能还要接受进一步的考验。这个案子当时有特殊的历史背景，这个商标是一个抢注商标，大家从感情上会比较同情被抢注人，就是本案中的被告，认为拿这个商标打击合法的商标的真正拥有人不太合适。但判决中间是用一种很笼统、很概括的方式叙述的，所以实际上它的判断以后就不限于这种恶意抢注的情况，而会波及所有的定牌加工，甚至会波及所有的单纯出口的商品，都会出现它所说的，既然不在中国了，所以就不算使用，不算侵权。那这样对我们的海关现在的双向保护形成一个很大的冲击，我国现在90%的海关保护都是涉及到出口保护，照这样的话，这些海关都不能查，这个其实就把海关的知识产权保护给废了。

 

再说一个就是关于商标侵权的预备行为的制止问题。这块其实我认为倒是中国的商标法走在了前面，因为他们最近这十几年才深刻地感受到这些侵权人越来越狡猾。他们出口的时候在运输途中商品和商标不放在一起，比如矿泉水，把上面的商标单独放，运的时候只运白瓶的矿泉水，运到那再把商标给贴上。有时候你会只发现一堆的标签，有时候发现一堆的裸瓶，所以两个好像你都摁不住它。但现在不管，只要摁住了一个，如果发现了一批商标标志的，也能够定你侵权。

 

我国商标法第57条第1款第4项其实就已经有这个规定，在1982年商标法里面就有规定，包括刑法第215条对这个都有单独的规定。所以，我们很早就意识到商标侵权不仅仅是贴在商品上才算侵权，单独放着一个商标标签都有可能侵权。但是按照定牌加工那个逻辑讲，你看那个商标，你怎么就知道我会把它贴到商品上呢，你知道我把它贴在商品上，你怎么知道我的商品不是运到国外去的商品呢，如果照这样来讲，这个罪就定不下来了，你必须要拿了刀砍了人才算犯法，那就没有犯罪未遂的这种状态了，这个我认为和我国的刑法理论也是不合的。

 

最后再阐述一下侵权抗辩方面的情况，增加了一个对非显著部分的使用可以不视为侵权的抗辩。以前它和我国商标法一样。我国商标法第59条1款主要涉及到对通用名称，叙述性标志和地名的使用不视为侵权，但这个里面也没有提非显著部分。比如三条杠，以前没有显著性，但它使用以后具有显著性了，现在有个问题就是其他人使用这三条杠究竟算不算侵权。根据我国商标法规定，它就是侵权了，因为以前没有显著性，现在有了，一旦有了以后，再用就不行了。但是，照欧盟的商标法，对非显著的部分使用好像就可以。三条杠现在究竟是非显著部分还是已经变成显著部分，这个大家可能要看新的案例，很快可能就会有人提出这个问题。

 

另外一个就是刚刚说的表达自由问题，这个可能各个国家的风俗不一样，仁者见仁智者见智。大家是否注意到最近香港的一个问题，就是古驰的一个包，被大家用来作为清明祭祀上坟的时候烧的那个包的样子，古驰就给他们发了一个警告函，结果那边就不干了，抬着那个纸做的包去他们旗舰店门口去烧。这样一来古驰就很难堪，后来古驰就算了，不和你们争了，你们爱烧就烧吧。所以商标权的边界究竟应该到什么地方为止，这其实是一个很有意思的事情。那边会说这个也算合理使用，活人用你的东西我就不敢去仿了，亡者用一下是不是也要管得那么死。这个是比较有意思的一个事情。欧盟商标法这次把这个问题提出来就是允许在表达自由方面开一个些口子，但是开到什么程度。比如LV在美国就输了一个官司，人家用它的包做成宠物咬的那个玩具，宠物也要用LV，LV就不高兴，打了半天后来美国的法官就说，这个就是大家闹着玩的，这事就别当真了，所以这个事情可能在欧洲来讲大家还是认为有点不太好，但是美国可能就放得宽一点，对其他公众就更松一点。

 

最后再讲一个，就是刚才我说的在先权利和中间权利的问题。刚才我说到在两个商标都已经注册的情况下，注册以后第一个商标还是想打第二个商标。那么正常情况下是这样的，欧盟的法律规定什么时候第二个商标就不能被打了呢？它与我国不一样，我国讲的是注册满5年，自动的这个商标就不可以被无效了。欧盟的商标是说注册了必须得使用，你要不用，任何时候都可以打你。而且你用了还必须是让我知道的使用，我知道之后又不管，这种如果达到5年，我就算是懈怠，就丧失我的权利了，这个时候我才不能打你。这是一个正常的处理，在先商标在后商标的一个关系。

 

但是，这一次又做了一个进一步的明确，就是以在后商标的申请日为准，在这个申请日的那一天，在先商标必须符合三个方面的条件，一个就是符合基本的起码的显著性，“翻译成”中国的法律，就是要符合我们商标法第11条的要求。如果当初你这个商标就是不能获得注册的商标，结果你侥幸获得注册了，你到时候来打我，就是不可以的。比如我们之前说的PDA的案子，当时大家都不知道PDA是什么，就给注册了，后来才发现PDA就是掌上电脑的意思，认为应该被撤销，我们假设当时PDA来告另一个商标，可能这个事情就属于不符合第一个条件的这种情况。

 

第二个就是它不属于认定混淆所要求的显著性，就是说它的显著性不够。这对于我们国内的商标法来讲，可能理解上有一定的困难，困难就在于我们现行的商标法虽然修改了，但相关的司法解释还没有跟上。我们现在在解释商标近似的时候，是把显著性、知名度考虑到近似的认定过程中，而欧盟的商标法是先认定商标的客观近似、商品的客观类似，再把在先商标的显著性、知名度作为一个单独的因素来在商标是否混淆的框架下进行考虑。这样就会出现一个同样的相同近似的商标，由于在先商标的显著性、知名度不同，高的就产生混淆了，低的就不混淆。有两个商标客观比较的时候，你会疑惑这个商标怎么就赢了，那个商标怎么就输了。所以，它这个就是要求你的商标的知名度作为一个单独的因素，如果你在在后商标的申请日那天欠缺的话，你就不能打在后的商标。这个情况有可能是说当时不够，后来够了。它的意思就是你后来够了不能改变当时不够这个现实，当时你撤不了在后的商标，在后的商标就稳定了。

 

包括最后面的这一条，关于驰名商标的保护这个问题，这一条其实在我国驰名商标的司法解释里面能找到对应的规定。我国权利冲突司法解释里面是禁止在先注册商标直接告在后注册商标的，但对驰名商标开了一个口子，驰名商标的司法解释第11条规定，如果在先商标是一个驰名商标，它就可以告在后商标。但是在开这个口子的同时，它又加了两个限制条件，在后的注册商标已经注册满5年了，你就不能撤销它，比如说它没有恶意，又过了5年了，这个时候你即使在先的是驰名商标，也不能打在后的注册商标。另外一个条件是如果在后的商标注册了的话，这个驰名就不是你打它的时候驰名，而应该是在它申请注册的时候驰名，这个条件与欧盟的条件要求是一致的，强调把你的相关条件要放到在后商标申请日的那个时候去满足，如果那个时候没有满足，即使后来满足了，你可以去打其他人，但你不能打这个人，因为这个人当时申请的时候是没有问题的，它不应该因为你事后的壮大发展而最后成为一个问题。所以，我认为这个商标法修改是一个比较平衡的做法。

 

情况我就先介绍到这里，后面大家有些什么问题我们来探讨，不单限于欧盟商标法的情况，包括其他的甚至美国商标法、我国商标法在实施过程中遇到的一些情况都可以拿出来探讨。

 

 

 

陈健副教授（知识产权法研究所副所长）：

黄博是多次来我们学校，我也是多次聆听过。我国的驰名商标要求前面加上一个误导公众，后面又加上一个损害商标权人的利益，这个误导公众就会让人产生一个误解，误导公众是不是就等于混淆了？

 

黄晖博士：

回到我国的商标法，我们看驰名商标的司法解释，第9条应该就是对关于什么叫误导公众的解释，说足以使其他公众误导。被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，减弱了它的显著性，贬损它的声誉或者不正当利用它的声誉属于误导公众等。它是对第13条2款，即现在的第3款的解释。所以这个话里面恰恰没有说它具有混淆。因为第9条第1款里面是对未注册的驰名商标保护的时候，它说的是足以产生产源误认，足以使消费者认为之间具有许可、关联等特定关系的，这个是容易导致混淆。而第2款恰恰没有说导致混淆，它只说了是误导公众，而误导公众体现在有联系，然后减弱，当然它后面的减弱、贬损等是在进一步对它利益可能受到损害的细化。但是，误导公众基本就满足了相当程度的联系。因为我们通常讲的混淆是对一个商品的出处我们会产生一个混淆，而真正联想的只是说对两个标记之间产生的联想。所以它保护的更多，更抽象，更脱离商品的情况。当然商品是它的一个背景。

 

陈健副教授：

那现在反过来看看欧盟的规定，作法就更为干脆了。

 

黄晖博士：

我们的问题在于我们是按照TRIPS协定第16条3款来写的，而那个里面写的有点误导公众，或者说是致使他们利益受到损害。它里面说的具有相当的联系。我们这话是模仿了TRIPS协定，然后又糅合了自己本身的东西，有一些误导。所以，这句话写得有点含糊，甚至有点不是很到位。当然，这就需要后面的空间来解释。其实，大家更关注的是这个解释，比如说是不是能够继续保持在这个新的最高法院的司法解释中，包括这个第13条2款，当时不也是直接解释为商标侵权的一种，现在是否还能继续保证这种情况。

 

陈健副教授：

那现在欧盟也是说不考虑商品？

 

黄晖博士：

是这样，它不是完全不考虑商品，而是说商品是不是类似，不影响这个联想的成立，但是联想最后是不是要成立仍然与商品有关系，因为当两个商品足够远的时候，联想是不可能发生的，就不会有这个保护了。它是在这个语境下来考虑这个事情的，比如说，化肥与矿泉水，这两个相关公众可能永远都不会碰面，这个时候，空谈它的联想，是没有意义的，你把两个商标放在一起，单独看两个商标是会发生联想，但是由于这两个商标不会单独出现，它总是在具体的语境里面出现的，由于它们隔得太远，也不会发生联想。这个联想并不是自动发生的，不是永远发生的。因此，一方面，它超越了商品；另一方面，它又没有脱离商品，我认为可能是这么一个关系。

 

陈健副教授：

但是这个即使发生联想，是不是就一定等于是侵权？

 

黄晖博士：

没有。欧盟法院在因特尔（Intel）的案子里面，它也进一步说，判断完有了联系以后，只是第一个条件满足，接下来要看是不是有损害发生。损害发生还要分这三种情况，要看有没有发生通常讲的弱化，就是它的显著性被弱化了。有没有对它的贬损，我们讲的丑化。还有一个就是搭车。在这三种情况里面，前两种甚至还有进一步的要求，就是发生了这个所谓的弱化、丑化以后，消费者的消费习惯有没有发生相应的改变。比如说以前我是抽万宝路的，以前有个广告叫“每天少抽一包万宝路，不用亲自扫厕所”，因为可以拿那个钱去买洗涤剂。那这个时候会不会影响到抽万宝路的人的感觉，以后抽的味道不对，以后再也不抽万宝路了。它甚至就要求你要去证明有这种后果，所以还都不是抽象、笼统的去假说这肯定会贬损或肯定会怎么样，还要求你进一步去论证甚至还有些实证的，比如说这个消费者调查去证明真的他就不抽万宝路了这种情况。

 

欧盟这个法律有一系列的保险法，其实它后面还有一串多的东西，一方面它放松了，它不要求混淆了，但是它也不是说只要有联想就足够了。后面还有一系列的要求，其实有时候可能会更麻烦。但是在防止搭车的这个方面来讲，它可能是放得比较松的。当时上海法院判过的一个案子，在一个大楼上面有一个宣传画，一个女人拿着一个LV的包，这是给楼盘做的一个广告，从这上面来讲应该是没有混淆，但是它客观上让人认为这个楼盘好像是个高大上的楼盘，你看出入的可能都是拎着LV的包的人，所以它以这样一个情况来展示以后，当时就被告了。当时应该是上海市第二中级人民法院有点没有太从商标法上去判，就运用反不正当竞争法。但是，这个味道还是认为不好。如果从搭车的这个角度来讲，可能主观的判断更多一点。

 

刚才说的那种损害，就是弱化和丑化，它对客观的要求可能就多一点。但是，对于丑化、弱化这方面，它的商标的知名范围更多的是放在原告，就是驰名商标所在的领域。就刚才我说的，抽万宝路的人知道万宝路就可以了，只是说他有机会见到有人打别的广告，它的落脚点是放在我的万宝路的相关公众相关消费者范围，但是这个如果是要反搭车的话，那就必须是这个比如说看到这个广告要买楼盘的人，这是另外一个被告所在的相关公众里面，他也必须知道LV的存在，这个时候这个搭车才成立。因为如果他完全不了解你的存在的话，是不会发生搭车的。这个时候对你商标的知名度的要求就不一样了，因为我们通常讲的驰名商标，只需要本类商品驰名就可以了。但现在其实是要求跨类要驰名才可以有搭车的形象。所以这个时候，你的判断就细化了，考虑的就不能说仅在本类上有名就可以了。你比如说长城，长城在葡萄酒上是很有名的，但是长城用在别的地方，大家就未必想得到用的是那个长城。大家想当然只会认为是另一个长城商标而已。所以这个时候它的跨类保护其实是很难的。但是它并不否认长城可以作为一个未注册驰名商标，比如说在葡萄酒上如果它没有注册被别人抢注了，它是可以获得驰名商标的保护的。法律规定就到这，是保护它的，因为它在本类上是有知名度的，但是并不意味着这样保护以后，当然就可以跨到别的类别上去保护。