专利侵权中的现有技术抗辩——某股份公司诉某人工环境公司侵犯发明专利权纠纷案

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二、“新颖性”的判断抑或“创造性”的判断

 

如果只看《专利法》第62条与第22条的表述，现有技术的判断应当是对“新颖性”的判断。然而，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第14条的规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术”。其中“无实质性差异”的措词，扩大解释了《专利法》第62条的规定，对现有技术的判断标准延伸至“创造性”标准。即《解释》中对现有技术的判断采用“新颖性”与“创造性”双重标准。明确这一点至少有以下两方面的意义。

第一，现有技术抗辩既可以考查“相同”，也可以考查“等同”。由于“新颖性”与“创造性”的判断方法不同，“新颖性”是对技术“相同”的判断，“创造性”是对技术“等同”的判断。因此，现有技术抗辩，即包括某一专利技术的技术方案与现有技术相同的情形，也包括等同的情形，与专利侵权判断的“相同规则”与“等同规则”相吻合。

第二，现有技术抗辩既可以单的对比，也可以组合对比。根据《专利审查指南》的第二部分第三章中有关新颖性审查基准的规定，判断新颖性时应采用“单独对比”原则，即“将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比”[6]，这与对创造性的审查不同，审查创造性时，“将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价”[7]。因此，由于“新颖性”与“创造性”审查的对比原则不同，现有技术抗辩既可以采用单独对比，也可以采用组合对比。

本案中，二审法院认为“被控侵权电子膨胀阀与上海某电器有限公司2004年6月生产的分体热泵挂壁式变频房间空调器（型号KFR-36/BP、制品名AU-36PNX）中的电子膨胀阀，除止动器部件、挡杆和导轨弹簧固定位置不同之外，其余技术特征均相同，而止动器部件、挡杆和导轨弹簧固定于端盖或是磁转子上，属于以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征，故构成等同特征，二者技术特征并无实质性差异”，实际上是对“创造性”的考查，运用了组合对比原则和等同侵权原则。

 

三、先对比“原告专利与被控侵权产品”抑或先对比“现有技术与被控侵权产品”

 

在司法实践中，关于现有技术的对比对象与对比步骤，有两种方法：（1）先对比被控产品与原告专利，如未落入原告专利的保护范围，则直接认定不构成侵权，如落入则再对比被控产品与现有技术，如二者相同或等同，则现有技术抗辩成立；（2）将被控产品与现有技术进行对比，如果二者相同或等同，则被告的行为具有合法性，直接判定不侵权，不再就被控产品是否落入原告专利的保护范围进行评判，如果二者不相同也不等同，则需要对被控产品是否落入原告专利的保护范围进行判定。[8]

就本案而言，由于一审审理中被告未提出以上海某电器有限公司2004年6月生产的分体热泵挂壁式变频房间空调器（型号KFR-36/BP、制品名AU-36PNX）中的电子膨胀阀（以下简称“夏普电子膨胀阀”）作为现有技术抗辩的产品，一审判决中并未体现有关现有技术抗辩的对比对象与步骤。二审判决中，法院的对比步骤是：被控侵权电子膨胀阀与前述夏普电子膨胀阀，除止动器部件、挡杆和导轨弹簧固定位置不同之外，其余技术特征均相同，构成等同特征，二者技术特征并无实质性差异。可见二审法院采取的是第二种方法，直接将被控产品与现有技术进行对比，认为二者技术特征等同，则认定上诉人（一审被告）的行为合法，直接判定不侵权，不再就被控产品是否落入原告专利的保护范围进行评判。

从结果上说，两种对比步骤都可以达到相同的目的，不存在孰优孰劣的问题。但从程序正义方面看，本文并不赞同二审法院采用的对比步骤，而更赞同第一种对比步骤，即先对比被控侵权产权与原告专利，再对比现有技术与原告专利。原因在于，本案中的现有技术体是实物，被控侵权产品也是实物，表面上判断被诉侵权物是否属于现有技术是要将实物与实物进行对比，实际上对比应该是实物背后的技术特征，实物只是技术特征的载体。因此法官在对比被诉技术的实物与体现现有技术的实物时，必须以原告专利权利要求为参照标准，不宜跳过被诉侵权技术对原告专利是否构成侵权的事实认定。如果绕过了原告的权利要求书，很可能会得出截然相反的结果。例如在汪瑞明诉翔宇公司“防伪铆钉”专利侵权一案中[9]，被诉侵权铆钉在铆沿上端面有横排“金泉”二字，被告援引的现有技术铆钉在铆沿上压制有两个凸起的环，如果直接对比“金泉”与凸环，很难得出其属于现有技术的结论；但原告专利权利要求为“一种防伪铆钉，所述铆钉由铆沿和铆体构成，其特征在于，所述铆沿上端面压制有凹凸部”，以此为参照“金泉”二字和有两个凸起环都是“凹凸部”，因此被告技术属于现有技术。

此外，从权利属性的角度看，先对比“原告专利与被控侵权产品”比先对比“现有技术与被控侵权产品”更合理。原因在于，专利侵权诉讼是专利权人行使其请求权的表现，诉讼中的现有技术抗辩，是被控侵权人行使其抗辩权的表现。从民法理论上将，请求权与抗辩权有先后顺序，先有请求权，才有针对请求权的抗辩权，如果请求权都不成立，抗辩权就成立无源之水。所以，在诉讼中，应当先审查请求权是否成立，即被控侵权产品的技术特征是否落入原告的权利要求范围，再审查抗辩权是否成立，即被控侵权产品的技术特征是否属于现有技术。

 

四、余论：现有技术抗辩的程序问题

 

如前所述，现有技术抗辩是抗辩权的一种，明确这一点至少意味着以下三个方面的程序规则。

第一，现有技术抗辩应当由被控侵权人提出，法院由于其居中裁判的地位，不得主动适用，也不得提醒被控侵权人进行适用。

第二，现有技术抗辩应当由提出抗辩的一方当事人承担举证责任，举证内容包括：（1）证明现有技术特征与被控侵权技术特征相同；（2）证明相关现有技术的公开时间在专利申请日之前。例如，对于出版物公开，当事人须提供有明确出版时间的出版物，对使用公开，当事人可通过公证等方式来举证证明相关现有技术的技术特征及其公开时间。当然，由于专利诉讼的专业性和复杂性，特殊情况下，法院可以根据当事人的申请或依职权进行调查取证。例如本案中，二审法院为查明上诉人出具的现有技术产品的具体生产信息，便依职权进行了调查取证活动。

第三，现有技术抗辩并不当然消灭原告专利权。抗辩权是对抗请求权的权利，不能当然消灭请求权的基础。如前所述，本案中原告提起专利侵权诉讼是其形式请求权的表现，被告用现有技术进行抗辩，是其行使抗辩权的体现。如果被告的抗辩权成立，则可以对抗原告的请求权（相对权），但不能直接消灭原告的请求权基础——专利权（绝对权）。原告专利权的消灭仍需要经过专利复审委员会的专利无效宣告程序。

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[1]陈建民：《现有技术抗辩护与专利保护范围的确定》，载程永顺主编：《专利侵权判定实务》，法律出版社2002年版，第277-278页。

[2]参见《专利法》第22条第5款。

[3]《专利法》第22条规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中……”。