中国政法大学知识产权研究生学术沙龙专家讲座第19场（总第32期）暨“万慧达”2014年度奖助金颁奖仪式成功举行

第四是关于审查义务。加工方是否有审查义务也是值得讨论的一个问题。因为国外的委托方即使没有商标权，按照支持定牌加工不构成侵权的人的观点，定牌加工的产品也不会和国内消费者接触，也不构成对商标的使用。刚刚我们介绍了认为定牌加工不构成侵权的两点理论依据：第一是混淆理论，第二是商标使用理论。其实，这些理论完全可以延伸到其他领域。下面是一个相关案例：国内的生产商自己生产产品出口到非洲多哥。本案的权利人不仅在中国有注册商标，在非洲也有注册商标。法院最后判定，该出口行为不侵权，因为没有进入市场，至于在非洲是否侵权，权利人可以到非洲去主张权利。从这个案例来看，是否尽到审查义务便丧失了意义。事实上，按照商标的混淆理论和使用理论进行分析，这种审查义务确实没有任何实质意义。由此可见，商标的混淆理论和使用理论的应用也会引发商标其他领域一些始料未及的问题。还有另外一种说法，以出口为主的企业如果注册的商标本身就是用于出口的，那么国内其他企业使用相同或者近似的商标并向同一目标国出口，在境外引起混淆的，构成侵权。这种说法与定牌加工有关理论又有违背的地方，而这正好是主张定牌加工不侵权的人的看法。

第五个问题是相同商标与近似商标如何协调。前面青岛法院和浙江法院的案例中这个问题已经显得十分突出。在一个定牌加工中，又有相同商标的使用，又有近似商标的使用，这两种情况在判定侵权的时候是否应该区别对待？

第六，我想谈一下即发侵权。我国2001年《商标法》五十七条规定：“商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。”在新法中是第六十五条。北京高院2006年出台的解答中，对即发侵权的认定做了规定。“下列行为可以认定为即将侵犯注册商标专用权的行为：第一，以销售为目的持有侵权产品。我们可以思考，在定牌加工中，加工方是否是以销售为目的持有侵权产品；第二，以销售为目的发布侵权产品宣传广告；第三，以制造或者销售侵权产品为目的，持有侵权标识，或者带有侵权标识的包装；第四，其他可以认为即将侵权的行为。这里，并没有要求投入市场，也没有要求出口，只需要持有商品甚至带有商标的包装物即可认定侵权。如果说定牌加工不被认定为侵权，那么即发侵权的查处就会变得十分困难。如果工商部门前来查处即发侵权，侵权人可以辩称侵权商品是用于出口的定牌加工产品，也不是什么很难的事情。再一个呢，考察定牌加工是否构成侵权时，可能还会面临很多细节问题。例如，定牌加工产品的加工方将多余产品放入库存，或者投入市场销售。如果认定侵权，销售行为是导致整个定牌加工侵权，还是只是投入市场的那部分产品被认定侵权呢？这一系列问题都值得商讨。

第七是与其他法律的衔接。关于定牌加工的法律规定除了《商标法》、《海关法》，还有《刑法》。《刑法》中规定了假冒注册商标罪和伪造标识罪，这两个罪的构成要件是什么样的呢？有没有可能出现一种行为按照民法的构成要件来判定是不构成侵权的，而按照刑法的规定却是构成犯罪的？关于定牌加工的问题我就介绍到这儿，谢谢大家，欢迎大家批评指正！

 

冯晓青教授：

下面进入提问讨论阶段。

黄晖律师：

我们今天选择这个题目也是想听一听大家的意见，因为11月9日在苏州要召开中华商标协会的商标节，在商标节上我们准备举办一个模拟法庭，我们准备采用定牌加工和出口商品侵权来作为模拟法庭的主题。今天想借这个机会来听一听同学的想法，到底支持哪一方的同学更多一点。夏律师刚刚全面地回顾了定牌加工问题处理及立法的历史，包括各个法院的做法。刚刚夏律师提到的“pretool”的案子最高法院还在审理当中，而最高法也并不想在这个案子中对定牌加工问题下全面的结论，因为原告的商标有一些问题。大家都期待这个案子的结果能对定牌加工问题下一个一锤定音的结论。另外，刚刚无印良品的案子，关于已经使用并有一定影响的情况下，已经出口的商品到底算不算使用？根据我们对北京市高院的做法的推测，因为有关产品主要用于出口，所以对国内市场并没有什么影响，因此法院并没有对国内的商标权人给予保护。同样针对商标的使用问题，北京市高院在不同的案子当中似乎并没有一致的判定标准，因此也比较混乱。刚刚涉及到的中美知识产权谈判的问题，可能相关的文件涉及到的不仅仅是法律问题，更多的也许是政治问题，情况也比较复杂。外国商标所有权人处于不同的立场，对定牌加工问题也就持有不同的看法。另外，中国的企业出口又该怎么看？南京金城摩托车的商标在尼日利亚被它的一个经销商抢注，这个经销商又反过来到重庆做定牌加工，被南京金城摩托车发现，在海关扣押了相关货物。在本案中，与以往定牌加工侵犯的都是外国商标专用权人的利益不同，中国企业的商标权也受到了侵害，冲击其海外市场。不管从法律上，政策上，正反双方都有各自的理由。对于反向假冒的问题，投放市场就成了侵权的构成要件，而生产制造加工方面，投放市场就不是侵权的构成要件。

李艺虹副主任：

定牌加工的问题以前叫做加工承揽。加工承揽合同里面商标侵权的认定从前是和商品普通侵权的认定一样的，并没有什么区别。对商标侵权认定本身发展的过程也从最开始的很简单很单一的认定，到现在考虑方方面面很多的因素来进行认定，这证明我国知识产权的法律在不断的完善、不断的进步。在过去的十年当中，我国发生了翻天覆地的变化，这也和我们商品极大的丰富和我们商品加工市场的变化息息相关。特别是当劳动力成本上涨以后，大量的工厂外迁，对相关问题也有影响。正反双方的律师可能持有不同的观点，而人民法院的职责却不在于此。人民法院主要是解决纠纷而不是仅仅局限于争论案情，价值取向又和国家的经济形势息息相关，解决纠纷、平衡利益就是法官最重要的职责。另外，法院还是基于正反双方的论理形成的判决书，因为法院的判决只能针对诉辩双方的争议焦点进行答辩。其实把一个案件中围绕所有争议焦点所涉及的观点综合起来，就是可以写成一本书。我在从事知识产权审判工作十几年的过程中，我们也有困惑，也在不断地进行思考和吸收他人的观点。例如，对于定牌加工是否算作商标的使用，不同的法院、不同的法官的观点都不尽相同。经过多年的发展，通过对相关问题的不断反思，慢慢地也形成了一个统一的意见。过去对知识产权案件的处理时比较简单粗暴的，现在对知识产权案件的处理是更加的精细化，更加注重利益的平衡。大家处于不同的岗位、不同的立场，对同一个问题的理解也有所不同。同样的问题，不同的案情、不同的律师都会导致不同的意见，法院的认定和判决也会有所不同。非常高兴能够和大家分享在审判岗位上的这些感想。

同学：

刚刚夏律师的讲解让我想起了一个问题，就是有关国外驰名商标在中国的保护其实也是受到法律认可的。具体要求是：国外驰名商标必须在国内为相关公众所皆知。我觉得这个问题涉及到的注意义务和我国的司法解释是有共同点的。当时定牌加工的加工方是否尽到了注意义务这个问题，抛开法律层面，也可以从道德层面来思考，如果明知一个东西是侵犯他人商标权的而仍然受委托进行定牌加工，应当是错误的。我想从道德本源来思考这个问题也是可行的。

黄晖律师：

还有一个值得讨论也比较尖锐的问题。大家可以设想一下如果海关把一批货物扣押了，被扣押的一方对海关提起行政诉讼，这个案子法院会如何定夺呢？如果这种情况出现的话，法律矛盾就会比较突出。另外，我想解释一下，定牌加工和出口可能是两个问题，不见得一定是捆绑在一起的。以前通常遇到的都是国外的商标所有权人在国内委托企业进行定牌加工，而现在正如刚才所提到的，很多企业本来不是定牌加工，也拿定牌加工来做挡箭牌。而且，现在国内代工的情况也很常见，如果在这种情况下发生侵权纠纷，到底是订货方的责任，还是加工方的责任，到底是谁来承担呢？在欧盟发生过一个案子，这个案子里有一个饮料的灌装厂，接受他人的委托灌装类似于红牛的饮料，包装和饮料都由委托方提供。欧盟法院最后认定灌装厂的行为不构成商标的使用，而是提供一种中立的技术支持。当然，这也不代表整个行为不构成侵权，仅仅是加工方的行为不构成侵权。就立法例的角度来讲，大部分国家规定的出口构成侵权，例如欧盟28个国家，而只有少数国家规定不构成侵权。所以，我们也不能想当然地认定完全构成侵权，或者完全不构成侵权。

杨利华副教授：

我想还有一个角度来思考这个问题：加工方会不会因为受委托加工有关产品而获得额外的价值？加工知名商标的产品和加工相对没有什么名气的商品获得的收益是否会有不同？能否通过这个角度来考虑加工方的行为是否构成商标的使用？

黄晖律师：

其实对于加工方来讲，他们也很值得同情，尽管是做知名品牌的商品加工，每件商品的加工费也许就只有几块钱。因此，就像我刚才提供的案例，也许认定加工方仅仅提供一种加工服务而不构成商标的使用比较合理。

黄义彪律师：

我认为这还是涉及行为本身的性质，比如运输毒品，即使是没有酬劳，也是构成犯罪的，所以还是基于这个行为本身是否构成侵权。因此，有必要区分加工方的抗辩是主张自己的加工行为不构成侵权还是定牌加工整个过程都不构成侵权。而对于出口方，他们是否仅仅主张自己的出口行为不侵权而境外的是构成侵权呢？如果我们能够认定出口对本国的相关公众不会造成混淆误认，并且行为也不构成对商标的使用，我们是否就能认定定牌加工不侵权？相关的理论依据又是什么呢？这些都是值得思考的问题。

黄晖律师：

刚刚我们对责任的解释都比较笼统，其实责任也包括使用的责任、赔偿的责任、侵权的责任等。比如可能赔偿的责任已经确定，可是对侵权货物应当如何处置呢？应当是放其出口，还是应该收缴、销毁？根据我国《商标法》的规定，当事人可以请求工商局将货物扣押，而法院是否能够主动执行民事制裁，将货物销毁呢？

李艺虹副主任：

在我们的知识产权庭成立初期我们确实搞过销毁，把侵权商品、标识进行销毁。可是现在的法院不可能再这么做了，因为现在案件太多，无暇顾及民事制裁的实施。而民事制裁当事人又无法申请，法官也不能向执行庭申请执行。因此民事制裁往往只是落在书面上而无法付诸实施。

夏志泽律师：

私权和公权的问题在海关扣押的问题中也能体现。海关扣押体现的不是私权，而是对国家公权力的维护。加工的行为和出口的行为应当区别开来，例如美国就规定了直接侵权和间接侵权。还有诱导侵权和帮助侵权等规定。侵权的结果可能影响裁量，不影响定性。这些因素都应当考虑。至于行为是否构成侵权，只要对商标权构成了损害，都应当被认定为侵权。另外，加工必须具有法定的理由，不能对人家权利的正当行使产生影响。

黄晖律师：

模拟法庭的题目设置了一个比较特别的情景：甲方是在美国拥有商标权的一家公司，它在国内拥有一个国内的公司，它把单子下给丙公司生产。比如丙生产了3000件，其中2500件发货给甲方，而剩下的500件发给国内的公司。2500件是典型的定牌加工加出口的情况，而剩下的500件就属于定牌加工而未出口的情况。假设在这3000件以外，加工方又自己偷偷地做了2000件，将其出口到新加坡去，而跟美国没有关系，这就不存在定牌加工的问题了。现在权利人能起诉了这三家公司，那么赔偿责任的分配，货物的处理等问题就会变得十分复杂。而通过这个案例，我们希望能最大程度地理清楚定牌加工中的法律问题，使得整个过程变得明朗起来。

 

冯晓青教授：

夏律师刚刚为我们带来了非常精彩的报告，不仅总结了一些非常经典的案例，也结合了一些法规、历史发展还有不同的法院不同的律师都有不同的理解，也发表了个人的看法。其实定牌加工还是跟商标法中一些基本的概念和原理问题分不开的，包括商标侵权是否适用混淆理论，近似商标的认定，如何理解商标的使用等。定牌加工实则是对相关问题的聚焦。定牌加工有比较大的争议，而近几年来有统一的趋向。包括最近大家关注的知识产权法院的成立，目的之一也是为了统一有关法律的适用。我个人认为从大的方面来讲，定牌加工的处理还是一个政策问题。在考虑定牌加工的问题时，因为涉及外方，还是应该考虑知识产权的地域性，因为知识产权的地域性涉及到国家主权的问题，至于商品在国外是否构成侵权，又是商标权的国际保护的问题了。在考察定牌加工是否构成侵权时，应当个案处理，认真分析不同的情况。另外，就像李庭长所说的，法院主要的职责是定纷止争。法官应当在法律和事实的基础上，在个案中解决个人权利之间的冲突，甚至是个人权利和社会公共利益之间的冲突，平衡各方的利益。今天的专家讲座就到这里，欢迎大家的参加！