发明专利创造性的审查及是否显而易见 ——徐某诉专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷

范鸿雁

 

[本案要旨]

专利法规定专利授权的实质条件是发明具备新颖性、创造性和实用性。创造性位于专利系统的核心地带，是“专利系统的最后看门人”。[1]“突出的实质性特点”和“显著的进步”，是发明创造性的判断基准，二者处于实质性地位的是“突出的实质性特点”。而在“突出的实质性特点”审查的三步中，发生频率最高也最难把握的就是第三步，即对于本领域技术人员来说是否显而易见。本文将结合案例，重点分析在“是否显而易见”的审查过程中需要注意的问题。

 

[案件信息]

原告：徐某

被告：国家知识产权局专利复审委员会

第三人：某集团股份有限公司

案由：发明专利权无效行政纠纷

案号：北京知识产权法院（2014）京知行初字第3号行政判决

 

[原被告主张及理由]

原告徐某诉称：一、权利要求1相对于证据2和公知常识的结合不具备创造性。1.区别技术特征A已被证据2公开。证据2公开的温度范围实际上介于50-87℃之间，该温度范围与权利要求1中的20-70℃存在部分重叠，依据《审查指南》有关数值范围的规定可知，当数值范围部分重叠的情况下，应认定该数值范围已被公开。2.区别技术特征B对于本领域普通技术人员而言显而易见。区别技术特征B实际上是一种煮沸过程，对于该过程是否循环以及循环次数而言，本领域技术人员完全可以根据所需的豆浆口味、打浆时间、所用物料等因素采用有限次试验而合理得出，这并不需要花费创造性的劳动。3.区别技术特征C对于本领域普通技术人员而言显而易见。为了防止制备豆浆的时间过长，或者在出现其他意外状况的情况下，设定总的时间，以使得制浆过程强制结束是本领域的惯用技术手段，也是本领域技术人员容易想到的。本领域技术人员在对比文件2的基础上结合其掌握的常规技术手段能够显而易见地得出权利要求1要求保护的技术方案，权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款规定的创造性。二、权利要求1相对于证据3.证据2和公知常识的结合不具备创造性。国家知识产权局专利复审委员会作出的第23537号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定）认定，本专利权利要求1与证据3的区别技术特征包括A和B。区别技术特征A，原告已指出其已被证据2所公开。对于区别技术特征B，证据3中的“预粉碎阶段”、“循环加热阶段”以及“循环粉碎阶段”对应于本专利权利要求1中的步骤(b)，本领域技术人员完全可以根据物料成分、所需豆浆的口味等因素合理选择粉碎和加热的次数和时间，本领域技术人员得到区别技术特征B无需付出创造性劳动。综上，本专利权利要求1不具有创造性。在此基础上，本专利权利要求2-5相对于证据2和公知常识的结合以及证据3.证据2和公知常识的结合亦不具有创造性。被诉决定认定本专利权利要求1-5具备创造性有误，请求法院依法予以撤销 。

被告国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）辩称：坚持被诉决定中的意见，认为被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，请求法院依法予以维持。

第三人某集团股份有限公司（以下简称某公司）认为被诉决定认定事实清楚， 适用法律正确， 请求法院依法予以维持。

 

[一审法院查明的事实]

本案涉及的是国家知识产权局2012年5月30日授权公告的、名称为“一种制浆机的制浆方法''的方法专利，其专利号为200910115503.2，申请日为2009年6月6日，专利权人为某公司。本专利授权公告时的权利要求如下：

“1.一种制浆机的制浆方法，制浆过程至少包括以下几个阶段:

(a)制浆物料预热阶段：加热装置(7)加热，直至将豆料加热至温度T1，制浆物料预热阶段中，20℃≤T1≤70℃；

(b)制浆物料磨装粉碎阶段：电机(2)带动粉碎装置(6)先搅打粉碎浆料时间t1，然后停止时间t2，如此循环 n1次；然后加热装置(7)加热直至浆液触及防溢装置(3)，然后停止时间t3；该阶段的循环次数为 n2次；

(c)制浆物料的熬煮阶段：加热装置(7)加热，浆液触及防溢装置(3)后停止t4，该阶段的循环次数为n3次；

其特征在于，系统队启动键按下后开始计时，并在一段预定的时间t0后结束制浆，不管该制浆程序是否完成。

2.根据权利要求1所述的制浆机的制浆方法，其特征在于所述(a)制浆物料预热阶段中，50℃≤ T1≤70℃。

3.根据权利要求1或2所述的制浆机的制浆方法，其特征在于所述(a)制浆物料预热阶段一般采用全功率加热，(c)制浆物料熬煮阶段采用小功率加热。

4.根据权利要求3所述的制浆机的制浆方法，其特征在于所述小功率加热可以是半功率加热，也可以是按照加热N秒停止 M秒的加热比进行加热。

5.根据权利要求3所述的制浆机的制浆方法，其特征在于所述(c)制浆物料熬煮阶段伴随电机小功率运转，或是电机间隙运转。”

2014年1月15日，徐某向专利复审委员会提出了无效宣告请求，其理由是权利要求1-5相对于证据1不具备新颖性，权利要求1-5相对于证据2和公知常识的结合不具备创造性，权利要求1-5相对于证据3.证据2和公知常识的结合不具备创造性，请求宣告本专利权利要求1-5全部无效。

专利复审委员会于2014年2月18日受理了上述无效宣告请求，并于2014年5月23日举行口头审理。2014年7月22日，专利复审委员会作出第23537号无效宣告请求审查决定，认定本案权利要求1-5与证据1不属于同样的发明创造，符合专利法第九条的规定，且权利要求1-5相对于证据2和公知常识的结合，以及证据3.证据2和公知常识的结合具备创造性，符合专利法第二十二条第三款的规定。基于上述事实和理由，维持本专利有效 。

徐某不服专利复审委员会的第23537号决定，向法院提起了诉讼。

庭审中，专利复审委员会称其在被诉决定第14/15页第四行中的“证据2虽然公开了区别技术特征B”系笔误，应为“证据2未公开区别技术特征B”。徐某及某公司对此子以认可。

证据1-3分别为：

证据1：公开号为 cN101569501A的中国发明专利申请公布说明书，该专利的中请日为2009年5月27日，公开日为2009年11月 04日，申请人为某公司。

证据2：公开号为 CN101366484A的中国发明专利申请公布说明书，该专利的公开日为2009年2月18日。证据2公开了一种豆浆的制备方法，并具体公开了制备流程、加热温度、加热时间等内容。

证据3：公开号为 CN101326980A的中国发明专利申请公布说明书，该专利的公开号为2008年12月24日。证据3公开了一种制浆机的制浆方法，并具体公开了制浆过程至少包括预热、预粉碎、循环加热、循环粉碎、循环煮沸几个阶段及各阶段所需的时间等。证据3的发明目的是提供一种“干豆制浆，操作简单，制浆时间短”的制浆方法。

 

[一审法院判决理由与裁判结果]

北京市知识产权法院认为：本案争议的焦点在于本专利是否符合《专利法》第二十二条第三款关于创造性的规定。

被诉决定认定本专利权利要求1相对于证据2具有的区别技术特征A的核心在于将制浆预热阶段的打浆用水及豆料的加热温度限于20℃-70℃之间。证据2中并未明确记载打浆用水及豆料的加热温度应处于20℃-70℃之间，或属于该数值范围内的某个具体数值。并且，证据2的记载中仅对起始水温及加热时间予以限定，但对其他影响温度的因素并未涉及，仅依据上述限定尚无法直接地、毫无疑义地得出最终停止加热时的温度将处于20℃-70℃之间这一结论。因此，原告关于依据证据2的上述记载足以认定区别技术特征 A已被证据2公开的主张不能成立，本院不予支持。

证据2虽亦涉及对打浆用水及豆料温度的限定，但该技术方案欲解决的是冷水打浆所造成的口感不好这一技术问题，这一限定的目的在于通过提高温度以达到提高豆浆口感这一技术效果。由于本专利权利要求1与证据2所解决的技术问题并不相同，因此，本领域技术人员为解决提高豆浆蛋白这一技术问题，无法从证据2中得到将加热温度控制在20℃-70℃之间的技术启示。至于将打浆用水及豆料的加热温度控制在70℃以下可以抑制蛋白变性并获得蛋白合量较高的豆浆是否属于本领域公知常识的问题，原告对此没有提出相关主张，亦未提交相关公知常识证据，故本院对此无法予以认定。由于证据2及公知常识中均未给出将打浆用水及豆料温度限于20℃-70℃之间的技术启示，故在证据2结合公知常识的结合方式下，本领域技术人员为达到上述技术效果而釆用区别技术特征 A，需要付出创造性劳动，该区别技术特征的引入并非显而易见。

为避免打浆时间过长并具有安全防护这一技术效果，本领域普通技术人员在结合其生活经验及本领域公知常识的情况下，很容易想到在打浆程序各个阶段所需总时间之外，再另行设定一个总时间，从而对于打浆的整体时间予以限定，使得打浆过程处于操作者固定可控的时间内。公知常识中已给出将区别技术特征C用以解决上述技术问题的技术启示，本领域技术人员在面对上述技术问题时，无需付出创造性劳动即可获得该区别技术特征。被诉决定关于区别技术特征C不属于公知常识的认定有误，本院予以纠正。

综上，虽然本领域技术人员有动机引入区别技术特征