发明专利创造性的审查及是否显而易见 ——徐某诉专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷

 作为上述技术启示判断的首要情形，公知常识成为判断是否显而易见的主要依据，在专利创造性的判断中出现的频率很高。然而，公知常识的范围界定、载体形式、举证责任等都没有明确的法律规定。

（1）范围界定

《审查指南》中仅列举性地规定了公知常识，“例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段”。公知常识与现有技术、众所周知的事实之间的关系如何，学术界一直存在争议。

笔者赞同现有技术包含公知常识和众所周知的事实的说法。《专利法》第二十二条第五款规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。通过该规定不难看出，现有技术的范围更广，应当包含公知常识。而公知常识与众所周知的事实的主要区别就在于，公知常识是面向本领域技术人员的，众所周知的事实则是面向全体社会大众的。

（2）载体形式

 《审查指南》中列举规定了技术词典、技术手册等工具书及教科书可以作为公知常识的载体。公知常识是否还可具有其他载体,如专利文件、技术文献、期刊等？

 在“防风节能炉具”的专利无效请求一案中，无效请求人主张以一份实用新型专利作为证据来证明区别技术特征为公知常识。一审法院认为，该专利文献不能作为公知常识使用，因为专利文献不属于《专利审查指南》中规定的如教科书等的公知常识。[14]在我国的司法实践中，是严格按照《专利审查指南》的规定对公知常识进行认定的。这有利于形成统一的标准。不过随着技术的快速发展，在很多新兴领域，有些技术尚未被记载在教科书等中就已经被大家所熟知，或者教科书等文献资料比较有限，当事人收集起来比较困难，在这种情况下仅仅采用教科书等进行举证显然加大了当事人的举证难度，不具可操作性。严格按照专利审查指南中给出的载体形式进行举证，显然不太合理。[15]

（3）举证责任

涉及公知常识的举证规则一直存在较大争议。争议焦点集中在以下两个个方面：复审、无效程序中，复审委是否可以依职权认定公知常识？行政诉讼中，法院是否可以依职权主动引人公知常识？?

《审查指南》在复审程序部分规定：“专利复审委员会可以依职权认定技术手段是否为公知常识，并可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。”在该阶段，赋予了专利复审委员会依职权认定和引入公知常识的权力。在无效宣告程序中对有关证据的规定为：“主张某技术手段是本领域公知常识的当事人，对其主张承担举证责任。该当事人未能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识，并且对方当事人不予认可的，合议组对该技术手段是本领域公知常识的主张不予支持。”对于证据的效力，赋予了专利复审委员会认定权力。总体来说，专利复审委员会被赋予了依职权引入公知常识的权力。

在行政诉讼中，根据“谁主张谁举证”的原则，法院不得依职权引入公知常识。本案中，在审查区别特征A是否显而易见时，因为原告没有提交相关公知常识的证据，故法院不予认定。

是否能够依职权引入公知常识，是效率与公平的博弈。然而专利复审委员会、法院作为裁判者的角色，应该时刻保持中立，我们不能牺牲公平来换取效率。因此，笔者认为，公知常识的举证责任在于当事人，专利复审委员会和法院都不可以依职权引入公知常识。

 

三、结语

 

创造性的判定是专利权审查时最具实质性的内容，“突出的实质性特点”又是创造性审查的核心。《专利审查指南》为我们明确了“突出的实质性特点”的审查标准和方法，其中第三步“是否显而易见”的判断，是司法实践中频发的重点和难点，审查时我们应该从本领域技术人员的角度出发，确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，尤其需要重点判断争议技术方案是否属于公知常识。我国的专利制度还不够完善，比如本领域技术人员是否具有创新能力，公知常识的范围界定、载体形式、举证责任等，都有待商榷和进一步完善，唯有这样才能不断完善专利制度，才能不断激励创新、推动科技发展。

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[1]侯遂峰：“论专利创造性标准”，华东政法大学2012年硕士学位论文。

[2]侯遂峰：“论专利创造性标准”，华东政法大学2012年硕士学位论文。

[3] 李金芳：“美国发明专利非显而易见性判断标准改革及其启示”，华东政法大学2008年硕士学位论文。

[4] 《中华人民共和国专利法》第二十二条第五款：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”

[5] 《审查指南》第二部分第四章第2节：发明创造性的概念。

[6] 《审查指南》第二部分第四章第3节：发明创造性的审查。

[7]《审查指南》第二部分第四章第3节：发明创造性的审查。

[8]世界知识产权组织编著：《知识产权纵横谈》，张寅虎等译，世界知识出版社1992 年版，第85页。转引自李金芳：“美国发明专利非显而易见性判断标准改革及其启示”，华东政法大学2008年硕士学位论文。

[9]《审查指南》第二部分第四章第2节：发明创造性的概念。

[10] Manual of Patent Examing Procedure (Seventh Edition, July 1998,PTO,USA),2142 Legal Concept of Prima Facie Obviousness, available at http://patens.ame.nd.edu/mpep/.转引自张晓都：《专利实质条件》，法律出版社2002 年版，第 169 页。

 

[11] 刘晓军：《专利创造性评判中的技术启示》，载《知识产权》2012年第5期，第43页。

[12] 刘晓军：《专利创造性评判中的技术启示》，载《知识产权》2012年第5期，第47页。

[13]《审查指南》第二部分第四章第3