发明专利创造性的审查及是否显而易见 ——徐某诉专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷

C，但区别技术特征A既未被证据2公开，亦未在证据2及公知常识中存在技术启示，故本领域技术人员为得到本专利权利要求1中的技术方案，需付出创造性劳动，本专利权利要求1相对于证据2与公知常识的结合具备创造性。在证据3中并未对打浆用水及豆料温度进行限定的情况下，相对于证据3.证据2及公知常识的结合，区别技术特征A的引入对于本领域技术人员而言亦非显而易见。故而权利要求1具备创造性。鉴于本专利权利要求2-5属于直接或间接引用权利要求1的从属权利要求，故在本院已认定权利要求1具备创造性的情况下，权利要求2-5相对于证据2与公知常识的结合，以及证据3.证据2及公知常识的结合亦均具备创造性。被告作出的被诉决定虽部分认定有误，但结论正确，依法予以维持。故判决维持被告国家知识产权局专利复审委员会作出的第23537号无效宣告请求审查决定。

 

[判解与学理研究]

本案是针对方法专利是否具有创造性而引发的诉讼。一个发明要想获得专利授权，需要同时具备新颖性、创造性和实用性。其中，创造性位于专利系统的核心地带，是“专利系统的最后看门人”。创造性的意义在于，既能够防止显而易见的、非实质性的发明享有垄断权，又能够使得真正对于现有技术有贡献的发明获得专利保护，从而促使发明人愿意公开其发明创造促进整个社会的技术进步。[2]在司法实践中，对创造性的审查也成为专利权行政案件的重点和难点，尤其是对其中“突出的实质性特点”的判断更是重中之重。以下将结合案例，对上述问题进行具体分析。

 

一、创造性

 

基于专利制度鼓励创新的功能，能够获得专利权的发明，就必须是具有创新性的新技术。授予专利权需要满足一定的实质性条件，在中国就是“创造性”。在世界上大多数国家的知识产权立法中，都有类似于创造性的表述，例如美国将之称为“非显而易见性”，在英国在专利法中称之为“创造性进步”，在《欧洲专利公约》称其为“独创性”。[3]虽然名称各异，但是各国都强调付出创造性劳动。

我国《专利法》第二十二条第三款明确规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”由此可知，对于发明来讲，其创造性判断需要注意三个点：一是对比对象为“现有技术”[4]，二是需要具有“突出的实质性特点”，三是需要具有“显著的进步”。而后面两点成为我国“创造性”的构成部分。根据《审查指南》，发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的，如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点；发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。[5]

我国《专利法》虽然对“创造性”进行了定义，并指出其由“突出的实质性特点”和“显著的进步”两部分构成，但是并没有明确具体的审查标准和审查方法。在实践中，我们通常依照《审查指南》中的规定进行具体操作。《审查指南》从总体的高度出发并指明，在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。与新颖性"单独对比" 的审查原则不同，审查创造性时，将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价。[6]同时，《审查指南》也具体规定了“突出的实质性特点”和“显著的进步”的审查标准及审查方法。

其中，“显著的进步”的审查较为简单，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果。《审查指南》列举了通常应当认为发明具有有益的技术效果、具有显著的进步四种情况：(1)发明与现有技术相比具有更好的技术效果；(2)发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；(3)发明代表某种新技术发展趋势；(4)尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。

“突出的实质性特点”的审查则要困难得多，也是专利权行政案件中面临的最大的难点和重点，下面我们将进行具体分析。

 

二、突出的实质性特点的审查

突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。由此观之，突出的实质性特点的审查，主观性、专业性都相对较强，在司法审判中法官遇到的困难也就不言而喻了。为此《审查指南》为我们提供了突出的实质性特点的审查标准和审查方法。

（一）审查方法[7]

判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行：

 1.确定最接近的现有技术。在本案中，原告提交的证据2.证据3两份发明专利申请公布说明书中记载的专利，便是原告认为最接近的现有技术，也便成为法官判断突出的实质性特点的基础。

 2.确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题。首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。本案中，被诉决定认定本专利权利要求1相对于证据2具有的区别技术特征A的核心在于将制浆预热阶段的打浆用水及豆料的加热温度限于20℃-70℃之间。法院审理认为，证据2虽涉及对打浆用水及豆料温度的限定，但该技术方案欲解决的是冷水打浆所造成的口感不好这一技术问题，本专利权利要求1与证据2所解决的技术问题并不相同。进一步得出结论：本领域技术人员为解决提高豆浆蛋白这一技术问题，无法从证据2中得到将加热温度控制在20℃-70℃之间的技术启示。

3.判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。本案中，为避免打浆时间过长并具有安全防护这一技术效果，本领域普通技术人员在结合其生活经验及本领域公知常识的情况下，很容易想到在打浆程序各个阶段所需总时间之外，再另行设定一个总时间。公知常识中已给出将区别技术特征C用以解决上述技术问题的技术启示，区别技术特征C对于本领域技术人员来说显而易见，无需付出创造性劳动即可获得该区别技术特征。

（二）审查难点——是否显而易见

在上述突出的实质性特点的审查步骤中，难点在于第三步，即对于是否显而易见的判断。正如世界知识产权组织在其编写的读物中指出的，非显而易见性并不是一个可用天平或测量杆来衡量的实物标准，这要靠一个人的头脑来判断。[8]审查过程中，需要重点把握以下几点：

1.判断主体的确定

《审查指南》中明确指出，突出的实质性特点的判断主体为“本领域技术人员”，即所属技术领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。[9]
  可见，本领域技术人员是虚拟的人，要求审查者站在这样一个角度来判定创造性，为了统一审查标准、尽量避免审查员主观因素的影响，我国的本领域技术人员被定义为没有创造能力。

类似地，美国专利商标局的审查指南规定，为了得出《美国专利法》第103 条关于“非显而易见性”的正确结论，审查员必须穿着假想的“一般技术水平的人”的鞋，站在发明还不知道的或刚好做出来的时间里，考虑到所有实际的信息，然后，审查员必须决定要求专利权的发明“作为一个整体”在前面所说的时间对前面所说的人是否是显而易见的。[10]但与我国不同的是，美国最高法院在KSR案中肯定了一般技术人员的普通创造能力。

肯定本领域技术人员普通的创造能力，是更符合逻辑和现实情况的，能有效避免很大一部分垃圾专利的产生。当然随之而来的一个问题就是，审查员的自由裁量的空间更大。但是，我认为这样的自由裁量幅度是可以被接受的，相比之下赋予本领域技术人员普通的创造能力更能推动专利制度的发展。

2.技术启示的判断

在是否显而易见的判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。[11]

在技术启示的判断中，首先要判断现有技术的作用与发明的作用是否实际相同。如果二者不同，则很难说现有技术存在技术启示。在对比了本专利权利要求1与证据2所要解决的实际问题之后，法院进一步得出结论：本领域技术人员为解决提高豆浆蛋白这一技术问题，无法从证据2中得到将加热温度控制在20℃-70℃之间的技术启示。

第二，技术启示在判断时，要注意从整体上把握。技术启示的整体性，是指现有技术整体上是否存在技术启示，使本领域技术人员在面对发明或实用新型所欲解决的技术问题时，有动机将该发明或实用新型的区别技术特征应用到最接近的现有技术，以形成新的技术方案并以之解决同样的技术问题。[12]本案中，在判定区别技术A时，法院认为，证据2及公知常识（原告没有提交证据，故法院不予认定）中均未给出将打浆用水及豆料温度限于20℃-70℃之间的技术启示，故在证据2结合公知常识的结合方式下，本领域技术人员为达到上述技术效果而釆用区别技术特征 A，需要付出创造性劳动，该区别技术特征的引入并非显而易见。法院在审理时考虑了证据2与公知常识的结合。

第三，《审查指南》中列举了三种通常认为具有技术启示的情况，可以作为我们判断技术启示的参照：（1）所述区别特征为公知常识；（2）所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段；（3）所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。[13]

3.公知常识的判定