美国商业方法专利的十年扩张与轮回：从道富案到Bilski案的历史考察
来源：《知识产权》2010年第6期 作者： 刘银良 时间：2015-02-05 阅读数:
一、引言：一段历史的纠结
从20世纪70、 80年代开始，随着信息技术和生物技术的发展，美国专利制度开始其扩张时代。生物材料、计算机软件和商业方法等渐次成为可专利主题（patentable subject matter）可专利主题扩张引发了多方面的争论。这是可以理解的，因为一种新产权制度的设置，肯定对既有社会关系造成冲击，引发利益冲突。关于是否应当 把商业方法作为可专利主题，就在美国专利法界（包括立法、行政、司法、从业者和研究者等）引发了持久、广泛的争论，从而使此前至少一个时代（十年）充斥着 关于商业方法可专利性的历史纠结。
1998年，美国专门负责专利上诉案件审理的联邦巡回上诉法院（CAFC）在道富银行信托公司诉签记金融集团公司案（以下简称“道富案”）中判决认 为，商业方法并非美国专利法排除的主题，乃由此揭开美国商业方法专利保护序幕。[1]此后约十年间，商业方法专利在美国风起云涌，并先后影响到世界多个国 家和地区，形成商业方法专利扩张的“大跃进”时代。2008年，CAFC在In re Bilski案（以下简称“Bilski案”）中放弃道富案判定标准，提出较为严格的“机器或转换”标准。[2]这似乎能够宣布一个狂热的商业方法专利时 代结束。然而，美国联邦最高法院（以下简称“最高法院”）通过审理本案，虽然判决支持CAFC的结论，但却使用了不同理由，并对机器或转换标准给予限制， 从而使商业方法专利判定重新回到不确定状态。[3]
美国专利法的基础是其宪法中的“知识产权条款”，它赋予国会立法权力以保证发明者在一定时期内就其成果享有独占权，以促进实用技术的进步。[4]据 此，美国1790年专利法规定可申请专利的主题包括“任何实用的技术、制品、引擎、机器、装置或其任何改进”。1793年修订后的专利法把可专利主题扩展 至物质组成，并规范其表述为任何新的和实用的“技术、机器、制品或物质组成”（art, machine, manufacture orcomposition of matter），以及它们的改进。[5]
1952年美国专利法全面修订，选择使用“方法”（process）代替原来的“技术”，从此美国专利法下的可专利主题范畴即定型为“方法、机器、制 品、物质组成”或它们的改进。[6]这些涵义广泛的概念，经最高法院做扩展性解释，已延伸包括很多新型发明主题，如生物技术发明和计算机软件发明等。 [7]但最高法院也表明，可专利主题范畴的扩展并不意味着它没有限制，也不意味着它可包括每一种发现，如自然规律、物理现象和抽象概念都不是可专利主题。 [8]
从20世纪70年代初到80年代初约十年间，最高法院先后判决了三个案件，集中处理了计算机软件相关发明的可专利性。Benson案（1972年）认 为，算法是一种抽象概念，仅涉及算法的方法不属于可专利主题，但这并不意味着任何计算机程序都被排除在可专利主题之外。[9]Flook案（1978年） 认为，如果发明在总体上仅涉及一种自然现象（自然规律）或数学算法，不构成可专利主题，但一种自然规律的具体应用或可构成可专利主题。[10]Diehr 案（1981年）认为，虽然单纯的计算机程序算法仅属于抽象概念，不是可专利主题，但却不能仅因为产品或方法涉及计算机软件，而认为相关产品或方法不具有 可专利性。[11]这意味着，计算机程序或算法的存在，并不必然影响相关产品或方法的可专利性。
上述美国专利法的立法规定和司法实践，构成商业方法专利的历史背景。在此基础上，本文将对此前约十年间美国的商业方法专利过程进行分析，供我国在处理 商业方法专利问题时参考。在Bilski案中，史蒂文斯大法官曾引用他的前辈霍姆斯大法官（Justice Holmes）—以格言“法律的生命在于经验而非逻辑”所著称的法学家—的话说，“一页历史值过一卷逻辑”。[12]好在历史并未逝去久远，各种文献资料 尚存，足以支持本文的论证。
尽管人们在各种表达中经常使用商业方法或商业方法专利等概念，但要在专利法语境下对它们下一个严谨、全面的定义却非易事。在本文中，“商业方法”是指 从事商业活动的方法，可涉及金融、保险、银行、税收、电子商务等多个领域；“商业方法专利”（ businessmethod patent）是指涉及商业方法的专利，它可归于美国专利分类第705类，或国际专利分类（IPC）第G06F17/60类。[13]
二、道富案：揭开商业方法专利序幕
自1790年美国专利法实施以来，虽然美国专利局也偶尔授予一些所谓的“金融专利”，[14]但纯粹的商业方法基本被排除在可专利主题之外。在 Hotel Security Checking案（1908年）中，所涉主题为一种防盗簿记系统，上诉法院认为，即使对“技术”概念做最自由的解释，一种商业交易系统如果不与具体实施 方法相结合，就不属于“技术”，不是可专利主题。[15]在JosephE. Seagram＆Sons案（1950年）中，所涉主题是一种针对消费者偏好的调和威士忌盲测方法，法院不认可它是可专利主题：“传统地，产业界一直在为 开发更好的、能够持续取悦消费者的产品而寻求确定消费者的反应。通过授予专利让上诉人垄断如此巨大的营销和确定消费者偏好的领域，在我们看来，将没有法律 依据地对科学和产业造成严重限制。”[16]这些案件表明，纯粹的商业方法基本游离在美国专利法视野之外，此即“商业方法例外”。
里奇法官（Giles Rich,1904-1999年）曾在一篇文章中指出，并非每种发明都可被授予专利，一件发明尽管可能对个人、公众或国防具有很大价值，但如果它不属于专 利法第一百零一条列举的主题范围，它就不是可专利的发明。他打趣说，作为他那个时代伟大发明之一的尿布服务，就在可专利范畴之外。[17]里奇不仅是美国 1952年专利法起草人之一，后来他还相继在CCPA（美国关税与上诉法院，CAFC前身）和CAFC主审专利上诉案件40多年，对现代美国专利法的诠释 产生了巨大影响。例如，他曾参与审理有影响的Chakrabarty案和Diehr案，主笔其判决书，以开放的视角诠释专利法，主张可专利主题应延伸至有 生命的物质和涉及计算机软件的方法等。[18]他的一些重要判决得到最高法院的认可，但也招致广泛批评。1998年，当他以94岁高龄参与审理并主笔道富 案时，他激进的专利思想又一次得到体现。这一次他的结论受到人们更多、更持久的批评，直到今天仍是如此，并且他的结论也在十年后为他CAFC的同事所实质 抛弃。[19]
道富案涉及签记公司于1993年获得的第5193056号专利，即“轮毂轮辐式金融服务配置数据处理系统”。该商业操作方法为管理多个共同基金而设 计，要点在于把各共同基金作为轮辐，置于轮毂即投资组合控制下，实施集中管理，以节约管理成本、提高管理效率和避税等，在该操作过程中需要应用计算机。 CAFC认为，虽然算法本身属于抽象概念，但当它实际应用时，如果产生“实用、具体和有形的结果”，就成为可专利主题。此前CAFC曾认为，使用一台仪 器，经过计算，可把患者的心跳转换为心电图信号，它对应着一种实用、具体或有形的结果，即患者心脏状况，因而相关方法相当于抽象概念的实际应用；[20] 或者，相关数据通过机器，经过一系列计算，可以在光栅监视器上产生平滑波形，就相当于抽象概念的实际应用，即平滑的波形就相当于一种实用、具体和有形的结 果。[21]在本案中，所涉方法使用一台仪器，经过数学计算，可把代表具体金额的数据转换为分享价格，该价格被即刻固定，用作记录或报告目的，也可在管理 和贸易等活动中使用，这相当于一种实用、具体和有形的结果，相关方法也相当于一种算法（或公式）的实际应用，不属于专利法排除的主题。[22]换句话说， 以价格、成本、损失、利润、百分比等数字表示的结果也可算作“实用、具体和有形的结果”，因而相关方法属可专利主题。
CAFC还认为地方法院错误地理解了商业方法例外。它强调：“我们利用此机会终止这种错误构想的（商业方法）例外。从一开始，‘商业方法’例外就仅代 表着一些概括的、不再适用的法律原理的应用……从1952年专利法开始，商业方法已经—并且应当—享有对其他任何方法（process or method）所适用的可专利性法律要求。”[23]
针对道富案，最高法院拒绝发布调卷令。[24]1999年，CAFC又判决了AT＆T案（涉及一种长途电话呼叫信息记录处理方法），进一步确认了道富 案标准。[25]道富案对于商业方法专利的具体意义包括：基本扫除了算法和商业方法的例外性障碍；认定商业方法从未被联邦法院认定为非专利主题；确立了商 业方法可专利性判定的“实用、具体和有形的结果”标准。由于这些显著之处，道富案正式开启美国商业方法专利保护的序幕。
在其判决前后，道富案都曾引起人们极大关注，其中包括激烈的批评。有人认为，该案开启了一扇门，让本应扎根于科学、技术的专利，可用于保护人类思想的 所有方面。[26]有人担忧该案为那些比其他人快一点想出一种商业方法并通过计算机加以应用的人，打开了无限制占有的世界。[27]还有评论认为，里奇法 官的观点前后矛盾，因为他曾说尿布服务不属于可专利主题，但道富案的认定却相反。[28]针对这些评论，Mayer法官总结说，道富案及其后续结果毫无疑 问引发了“雷鸣般的齐声批评”。[29]
在道富案后，为减少商业方法专利对于商业经营的不良影响，美国国会曾于1999年通过专利法修正案，规定对于“在先发明人抗辩”而言，其中的“方法”包括“商业方法”。[30]这为产业界对抗商业方法专利侵权诉讼提供了法定依据。
三、道富案后，商业方法专利势如潮水
据美国专利与商标局（USPTO）统计，它自1963年以来，就持续地为商业领域中的相关发明授予专利。[31]涉及的具体领域，在20世纪90年代 前主要为计算机化的邮资计价系统和收款系统，在20世纪90年代后逐渐转移至电子商务、金融交易系统和广告管理系统等。[32]尽管如此，USPTO对于 商业方法专利申请基本持排斥态度，认为它不属于法定主题。例如，1994年的《专利审查程序手册》（MPEP）曾明确规定，商业方法不属于法定可专利主 题，相关申请可因此被驳回。[33]后来随着涉及计算机应用的商业方法专利申请增多，审查员发现有时难以分清相关主题到底是技术方法还是商业方 法，USPTO的态度遂开始转变，在1996年修订的MPEP中删除该规定，不再以不属于法定专题而驳回商业方法专利申请。为便于审查和统计，它还于 1997年为商业方法专利设置专门的第705类即数据处理方法，其中主要包括使用计算机的商业方法，但也包括不涉及计算机应用的商业方法。
道富案后，USPTO发布临时审查指南，规定包括商业方法在内的所有方法，都必须能够产生“实用、具体和有形的结果”，才能够成为可专利主题，审查员 不用考虑相关方法是否属于传统的技术领域。后来，为因应人们对于商业方法专利泛滥的批评，USPTO曾要求商业方法属于“技术领域” （technological arts）。但该要求于2005年被其申诉与冲突委员会（BPAI）推翻，后者认为美国专利法并没有该技术性要求。[34]这体现了美国专利法与（（欧洲 专利公约》的不同。[35]
USPTO曾发布统计报告，对属于第705类的商业方法专利进行统计与分析。[36]统计期间为1963-2009年共计约47年。[37]本文把 1989年前授权的商业方法专利数量合并，然后分别列举1990-2009年期间每年的授权量，最后合计授权总量（结果见表1）。
表1 1963-2009年USPTO授予的商业方法专利统计表[38]
┌─┬───┬──┬──┬──┬──┬───┬──┬──┬──┬──┬───┐
│YR│P-1989│1990│1991│1992│1993│1994 │1995│1996│1997│1998│1999 │
├─┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┤
│PT│768 │100 │95 │89 │164 │171 │117 │155 │246 │493 │717 │
├─┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┤
│US│513 │71 │72 │61 │124 │126 │87 │115 │194 │401 │557 │
├─┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┤
│FN│255 │29 │23 │28 │40 │45 │30 │40 │52 │92 │160 │
├─┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┤
│YR│2000 │2001│2002│2003│2004│2005 │2006│2007│2008│2009│合计 │
├─┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┤
│PT│728 │480 │450 │430 │312 │775 │1260│1167│1685│1956│12358 │
├─┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┤
│US│609 │398 │370 │359 │257 │617 │1007│932 │1297│1593│9760 │
├─┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┤
│FN│119 │82 │80 │71 │55 │158 │253 │235 │388 │363 │2598 │
└─┴───┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴───┘
注：YR (year）二年份；PT (patent)二授予的商业方法专利数量；US =授予美国人的商业方法专利数量；FN (foreign)授予外国人的商业方法专利数量；P-1989 （pre-1989）=1963-1989年间合计授予的商业方法专利数量；合计＝1963-2009年间合计授予的商业方法专利数量。
根据这些数据和其他相关数据，可解读关于美国商业方法专利的多重信息。
第一，关于商业方法专利增长趋势。在20世纪90年代初之前（以1992年为分界），USP-TO授权的商业方法专利虽然也呈增长趋势，但增速缓慢，时涨时落，基本保持在两位数的规模（1989, 1990年例外）。1993年之后基本呈快速增长趋势。
第二，关于商业方法专利权人分布。在US-PTO授权的共计1.2万多件商业方法专利中，由美国人拥有的专利（9760)约占79％，由外国人拥有的 专利（2598）约占21％。这意味着在美国的商业方法专利中，绝大部分是由美国的企业或其他权利人享有，外国企业处于不利的竞争地位。据统计，在拥有美 国商业方法专利的外国人中，排在前五位的国家分别是日本、英国、德国、加拿大和法国，其中以日本为最多，独自拥有一半由外国人获得的美国商业方法专利，在 外国专利权人中处于遥遥领先地位。[39]
第三，关于道富案对商业方法专利的影响。依据表中数据，1998年对1997年的商业方法专利增长率为100％, 1999年对1998年的增长率为45％。这与道富案基本契合：该案判决于1998年7月23日公布，最高法院于1999年1月11日拒绝发布调卷令。这 显示道富案对于商业方法专利授权产生了直接影响。
综上，自1993年以来，虽然商业方法专利申请及授权基本呈增长趋势，但平均速率不高，增势较弱，只是到1998年道富案后，商业方法专利申请及授权 才出现猛烈增长趋势。这正如评论所说，道富案激发了商业技术业界申请商业方法专利的意识和激情，[40]为商业方法专利“打开了泄洪闸门”，让人们对于商 业方法专利产生“淘金心态”。[41]
在USPTO授权的众多商业方法专利中，虽然不乏当今电子商务或金融业的重要方法，如亚马逊公司的“一次点击”专利等，但也不免鱼目混珠，一些常识性 的商业方法甚至生活常识也被授予专利，这引发人们对于商业方法专利的嘲笑和批评。例如，曾分别有商业方法专利涉及“怂恿顾客在快餐店点更多食物的方法”和 “出售专家建议的方法”等，甚至“获得专利的方法”也被授予专利。[42]Mayer法官挪揄说，这些商业方法专利表现出“从有一些荒唐到真正的荒谬”。 [43]
面对越来越多的商业方法专利申请和公众的激烈批评，USPTO持较为谨慎的态度，也在不断完善相关专利审查程序，具体措施包括：培训具有交叉学科知识 的专业审查员；完善数据库；明确新颖性和非显而易见性审查标准；在通常审查程序之后，设置第二层级复检程序，保证授权质量。[44]它还尝试“专利同行” （ Peerto Patent）项目，邀请公众参与评论相关商业方法专利申请并提供证据等。[45]
在USPTO，与其他类别的专利申请相比，商业方法专利的授权等待时间更长，而授权率更低。例如，2007年所有技术领域的专利授权时间平均约为32 个月，而商业方法专利的授权时间平均约为54个月，期限延长约69％。[46]在2002-2009年期间，USPTO的商业方法专利授权率约为9％， [47]远低于平均授权率（一般超过50％）。这些因素或可有助于解释为什么在2001-2004年期间商业方法专利申请和授权数量曾有减少。[48]
四、商业方法专利的社会效果评价
USPTO在1998年后约10年间共授予1万多件商业方法专利，那么其经济和社会效果如何呢？美国费城联邦储备银行的研究人员曾就它对美国经济尤其是金融业的影响给予研究。
一方面，该研究通过分析多种指标，发现至今并无充足证据可以证明商业方法专利已对金融机构的研发投入有显著影响，因而尚不能确定如此众多的商业方法专 利是否为美国经济创造了价值。金融业与IT产业类似，在经营中并不较多地依赖于专利作为开发新产品的动力，而是较多地依赖于如市场领先时间、网络效应和交 互操作性等因素。[49]
另一方面，从商业方法专利侵权诉讼的泛滥及其不利影响的角度，可清楚地看到如此众多的商业方法专利为美国经济带来了不良影响。在美国金融业界，近年来 被诉侵犯商业方法专利权的案件日益增多，侵权赔偿也较高。与专利领域的平均诉讼水平相比，涉及商业方法专利的诉讼数量要高出27倍。[50]涉讼商业方法 专利多为个人或小公司拥有，而被告多是大银行、金融公司或交易所，如芝加哥商品交易所、纽约商品交易所和美国证券交易所等，即使是美国中央银行也曾被诉侵 犯他人商业方法专利。[51]
在很多商业方法专利诉讼案中，起诉人可能并非专利权人，而是专利持有公司或称“专利钓鱼者”（patent troll）。涉案商业方法可能属于常识性的商业实践，其描述可能使用日常概念，这反而会给商业方法专利权的确认带来模糊性，让人们难以事先确定权利范 围，从而导致非故意侵权发生。这正如最高法院所说，当日常使用的、简单的词汇被应用于生活的真实时，会孕育着模糊不清。[52]研究表明，针对商业方法专 利的权利要求解释的上诉案件，比涉及一般专利此类问题的案件，要高出6倍。[53]
从专利权人（或其受让人、受托人）角度看，商业方法专利的模糊性特点使之适于专利钓鱼。权利人可能潜伏较长时间，等使用者市场开拓较有成效时，再现身 要求使用者支付专利许可使用费，如果不能如愿，就可能提起诉讼并要求法院发布禁令和判决被告赔偿损失等。如果使用者或被诉人不能成功地主张相关商业方法专 利无效，就可能被认定为侵权并承担相应的法律责任。面对日益增多的、代价昂贵的商业方法专利侵权诉讼，美国金融业一时风声鹤唳，草木皆兵。
从20世纪70、 80年代开始，随着信息技术和生物技术的发展，美国专利制度开始其扩张时代。生物材料、计算机软件和商业方法等渐次成为可专利主题（patentable subject matter）可专利主题扩张引发了多方面的争论。这是可以理解的，因为一种新产权制度的设置，肯定对既有社会关系造成冲击，引发利益冲突。关于是否应当 把商业方法作为可专利主题，就在美国专利法界（包括立法、行政、司法、从业者和研究者等）引发了持久、广泛的争论，从而使此前至少一个时代（十年）充斥着 关于商业方法可专利性的历史纠结。
1998年，美国专门负责专利上诉案件审理的联邦巡回上诉法院（CAFC）在道富银行信托公司诉签记金融集团公司案（以下简称“道富案”）中判决认 为，商业方法并非美国专利法排除的主题，乃由此揭开美国商业方法专利保护序幕。[1]此后约十年间，商业方法专利在美国风起云涌，并先后影响到世界多个国 家和地区，形成商业方法专利扩张的“大跃进”时代。2008年，CAFC在In re Bilski案（以下简称“Bilski案”）中放弃道富案判定标准，提出较为严格的“机器或转换”标准。[2]这似乎能够宣布一个狂热的商业方法专利时 代结束。然而，美国联邦最高法院（以下简称“最高法院”）通过审理本案，虽然判决支持CAFC的结论，但却使用了不同理由，并对机器或转换标准给予限制， 从而使商业方法专利判定重新回到不确定状态。[3]
美国专利法的基础是其宪法中的“知识产权条款”，它赋予国会立法权力以保证发明者在一定时期内就其成果享有独占权，以促进实用技术的进步。[4]据 此，美国1790年专利法规定可申请专利的主题包括“任何实用的技术、制品、引擎、机器、装置或其任何改进”。1793年修订后的专利法把可专利主题扩展 至物质组成，并规范其表述为任何新的和实用的“技术、机器、制品或物质组成”（art, machine, manufacture orcomposition of matter），以及它们的改进。[5]
1952年美国专利法全面修订，选择使用“方法”（process）代替原来的“技术”，从此美国专利法下的可专利主题范畴即定型为“方法、机器、制 品、物质组成”或它们的改进。[6]这些涵义广泛的概念，经最高法院做扩展性解释，已延伸包括很多新型发明主题，如生物技术发明和计算机软件发明等。 [7]但最高法院也表明，可专利主题范畴的扩展并不意味着它没有限制，也不意味着它可包括每一种发现，如自然规律、物理现象和抽象概念都不是可专利主题。 [8]
从20世纪70年代初到80年代初约十年间，最高法院先后判决了三个案件，集中处理了计算机软件相关发明的可专利性。Benson案（1972年）认 为，算法是一种抽象概念，仅涉及算法的方法不属于可专利主题，但这并不意味着任何计算机程序都被排除在可专利主题之外。[9]Flook案（1978年） 认为，如果发明在总体上仅涉及一种自然现象（自然规律）或数学算法，不构成可专利主题，但一种自然规律的具体应用或可构成可专利主题。[10]Diehr 案（1981年）认为，虽然单纯的计算机程序算法仅属于抽象概念，不是可专利主题，但却不能仅因为产品或方法涉及计算机软件，而认为相关产品或方法不具有 可专利性。[11]这意味着，计算机程序或算法的存在，并不必然影响相关产品或方法的可专利性。
上述美国专利法的立法规定和司法实践，构成商业方法专利的历史背景。在此基础上，本文将对此前约十年间美国的商业方法专利过程进行分析，供我国在处理 商业方法专利问题时参考。在Bilski案中，史蒂文斯大法官曾引用他的前辈霍姆斯大法官（Justice Holmes）—以格言“法律的生命在于经验而非逻辑”所著称的法学家—的话说，“一页历史值过一卷逻辑”。[12]好在历史并未逝去久远，各种文献资料 尚存，足以支持本文的论证。
尽管人们在各种表达中经常使用商业方法或商业方法专利等概念，但要在专利法语境下对它们下一个严谨、全面的定义却非易事。在本文中，“商业方法”是指 从事商业活动的方法，可涉及金融、保险、银行、税收、电子商务等多个领域；“商业方法专利”（ businessmethod patent）是指涉及商业方法的专利，它可归于美国专利分类第705类，或国际专利分类（IPC）第G06F17/60类。[13]
二、道富案：揭开商业方法专利序幕
自1790年美国专利法实施以来，虽然美国专利局也偶尔授予一些所谓的“金融专利”，[14]但纯粹的商业方法基本被排除在可专利主题之外。在 Hotel Security Checking案（1908年）中，所涉主题为一种防盗簿记系统，上诉法院认为，即使对“技术”概念做最自由的解释，一种商业交易系统如果不与具体实施 方法相结合，就不属于“技术”，不是可专利主题。[15]在JosephE. Seagram＆Sons案（1950年）中，所涉主题是一种针对消费者偏好的调和威士忌盲测方法，法院不认可它是可专利主题：“传统地，产业界一直在为 开发更好的、能够持续取悦消费者的产品而寻求确定消费者的反应。通过授予专利让上诉人垄断如此巨大的营销和确定消费者偏好的领域，在我们看来，将没有法律 依据地对科学和产业造成严重限制。”[16]这些案件表明，纯粹的商业方法基本游离在美国专利法视野之外，此即“商业方法例外”。
里奇法官（Giles Rich,1904-1999年）曾在一篇文章中指出，并非每种发明都可被授予专利，一件发明尽管可能对个人、公众或国防具有很大价值，但如果它不属于专 利法第一百零一条列举的主题范围，它就不是可专利的发明。他打趣说，作为他那个时代伟大发明之一的尿布服务，就在可专利范畴之外。[17]里奇不仅是美国 1952年专利法起草人之一，后来他还相继在CCPA（美国关税与上诉法院，CAFC前身）和CAFC主审专利上诉案件40多年，对现代美国专利法的诠释 产生了巨大影响。例如，他曾参与审理有影响的Chakrabarty案和Diehr案，主笔其判决书，以开放的视角诠释专利法，主张可专利主题应延伸至有 生命的物质和涉及计算机软件的方法等。[18]他的一些重要判决得到最高法院的认可，但也招致广泛批评。1998年，当他以94岁高龄参与审理并主笔道富 案时，他激进的专利思想又一次得到体现。这一次他的结论受到人们更多、更持久的批评，直到今天仍是如此，并且他的结论也在十年后为他CAFC的同事所实质 抛弃。[19]
道富案涉及签记公司于1993年获得的第5193056号专利，即“轮毂轮辐式金融服务配置数据处理系统”。该商业操作方法为管理多个共同基金而设 计，要点在于把各共同基金作为轮辐，置于轮毂即投资组合控制下，实施集中管理，以节约管理成本、提高管理效率和避税等，在该操作过程中需要应用计算机。 CAFC认为，虽然算法本身属于抽象概念，但当它实际应用时，如果产生“实用、具体和有形的结果”，就成为可专利主题。此前CAFC曾认为，使用一台仪 器，经过计算，可把患者的心跳转换为心电图信号，它对应着一种实用、具体或有形的结果，即患者心脏状况，因而相关方法相当于抽象概念的实际应用；[20] 或者，相关数据通过机器，经过一系列计算，可以在光栅监视器上产生平滑波形，就相当于抽象概念的实际应用，即平滑的波形就相当于一种实用、具体和有形的结 果。[21]在本案中，所涉方法使用一台仪器，经过数学计算，可把代表具体金额的数据转换为分享价格，该价格被即刻固定，用作记录或报告目的，也可在管理 和贸易等活动中使用，这相当于一种实用、具体和有形的结果，相关方法也相当于一种算法（或公式）的实际应用，不属于专利法排除的主题。[22]换句话说， 以价格、成本、损失、利润、百分比等数字表示的结果也可算作“实用、具体和有形的结果”，因而相关方法属可专利主题。
CAFC还认为地方法院错误地理解了商业方法例外。它强调：“我们利用此机会终止这种错误构想的（商业方法）例外。从一开始，‘商业方法’例外就仅代 表着一些概括的、不再适用的法律原理的应用……从1952年专利法开始，商业方法已经—并且应当—享有对其他任何方法（process or method）所适用的可专利性法律要求。”[23]
针对道富案，最高法院拒绝发布调卷令。[24]1999年，CAFC又判决了AT＆T案（涉及一种长途电话呼叫信息记录处理方法），进一步确认了道富 案标准。[25]道富案对于商业方法专利的具体意义包括：基本扫除了算法和商业方法的例外性障碍；认定商业方法从未被联邦法院认定为非专利主题；确立了商 业方法可专利性判定的“实用、具体和有形的结果”标准。由于这些显著之处，道富案正式开启美国商业方法专利保护的序幕。
在其判决前后，道富案都曾引起人们极大关注，其中包括激烈的批评。有人认为，该案开启了一扇门，让本应扎根于科学、技术的专利，可用于保护人类思想的 所有方面。[26]有人担忧该案为那些比其他人快一点想出一种商业方法并通过计算机加以应用的人，打开了无限制占有的世界。[27]还有评论认为，里奇法 官的观点前后矛盾，因为他曾说尿布服务不属于可专利主题，但道富案的认定却相反。[28]针对这些评论，Mayer法官总结说，道富案及其后续结果毫无疑 问引发了“雷鸣般的齐声批评”。[29]
在道富案后，为减少商业方法专利对于商业经营的不良影响，美国国会曾于1999年通过专利法修正案，规定对于“在先发明人抗辩”而言，其中的“方法”包括“商业方法”。[30]这为产业界对抗商业方法专利侵权诉讼提供了法定依据。
三、道富案后，商业方法专利势如潮水
据美国专利与商标局（USPTO）统计，它自1963年以来，就持续地为商业领域中的相关发明授予专利。[31]涉及的具体领域，在20世纪90年代 前主要为计算机化的邮资计价系统和收款系统，在20世纪90年代后逐渐转移至电子商务、金融交易系统和广告管理系统等。[32]尽管如此，USPTO对于 商业方法专利申请基本持排斥态度，认为它不属于法定主题。例如，1994年的《专利审查程序手册》（MPEP）曾明确规定，商业方法不属于法定可专利主 题，相关申请可因此被驳回。[33]后来随着涉及计算机应用的商业方法专利申请增多，审查员发现有时难以分清相关主题到底是技术方法还是商业方 法，USPTO的态度遂开始转变，在1996年修订的MPEP中删除该规定，不再以不属于法定专题而驳回商业方法专利申请。为便于审查和统计，它还于 1997年为商业方法专利设置专门的第705类即数据处理方法，其中主要包括使用计算机的商业方法，但也包括不涉及计算机应用的商业方法。
道富案后，USPTO发布临时审查指南，规定包括商业方法在内的所有方法，都必须能够产生“实用、具体和有形的结果”，才能够成为可专利主题，审查员 不用考虑相关方法是否属于传统的技术领域。后来，为因应人们对于商业方法专利泛滥的批评，USPTO曾要求商业方法属于“技术领域” （technological arts）。但该要求于2005年被其申诉与冲突委员会（BPAI）推翻，后者认为美国专利法并没有该技术性要求。[34]这体现了美国专利法与（（欧洲 专利公约》的不同。[35]
USPTO曾发布统计报告，对属于第705类的商业方法专利进行统计与分析。[36]统计期间为1963-2009年共计约47年。[37]本文把 1989年前授权的商业方法专利数量合并，然后分别列举1990-2009年期间每年的授权量，最后合计授权总量（结果见表1）。
表1 1963-2009年USPTO授予的商业方法专利统计表[38]
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│YR│P-1989│1990│1991│1992│1993│1994 │1995│1996│1997│1998│1999 │
├─┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┤
│PT│768 │100 │95 │89 │164 │171 │117 │155 │246 │493 │717 │
├─┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┤
│US│513 │71 │72 │61 │124 │126 │87 │115 │194 │401 │557 │
├─┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┤
│FN│255 │29 │23 │28 │40 │45 │30 │40 │52 │92 │160 │
├─┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┤
│YR│2000 │2001│2002│2003│2004│2005 │2006│2007│2008│2009│合计 │
├─┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┤
│PT│728 │480 │450 │430 │312 │775 │1260│1167│1685│1956│12358 │
├─┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┤
│US│609 │398 │370 │359 │257 │617 │1007│932 │1297│1593│9760 │
├─┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼───┤
│FN│119 │82 │80 │71 │55 │158 │253 │235 │388 │363 │2598 │
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注：YR (year）二年份；PT (patent)二授予的商业方法专利数量；US =授予美国人的商业方法专利数量；FN (foreign)授予外国人的商业方法专利数量；P-1989 （pre-1989）=1963-1989年间合计授予的商业方法专利数量；合计＝1963-2009年间合计授予的商业方法专利数量。
根据这些数据和其他相关数据，可解读关于美国商业方法专利的多重信息。
第一，关于商业方法专利增长趋势。在20世纪90年代初之前（以1992年为分界），USP-TO授权的商业方法专利虽然也呈增长趋势，但增速缓慢，时涨时落，基本保持在两位数的规模（1989, 1990年例外）。1993年之后基本呈快速增长趋势。
第二，关于商业方法专利权人分布。在US-PTO授权的共计1.2万多件商业方法专利中，由美国人拥有的专利（9760)约占79％，由外国人拥有的 专利（2598）约占21％。这意味着在美国的商业方法专利中，绝大部分是由美国的企业或其他权利人享有，外国企业处于不利的竞争地位。据统计，在拥有美 国商业方法专利的外国人中，排在前五位的国家分别是日本、英国、德国、加拿大和法国，其中以日本为最多，独自拥有一半由外国人获得的美国商业方法专利，在 外国专利权人中处于遥遥领先地位。[39]
第三，关于道富案对商业方法专利的影响。依据表中数据，1998年对1997年的商业方法专利增长率为100％, 1999年对1998年的增长率为45％。这与道富案基本契合：该案判决于1998年7月23日公布，最高法院于1999年1月11日拒绝发布调卷令。这 显示道富案对于商业方法专利授权产生了直接影响。
综上，自1993年以来，虽然商业方法专利申请及授权基本呈增长趋势，但平均速率不高，增势较弱，只是到1998年道富案后，商业方法专利申请及授权 才出现猛烈增长趋势。这正如评论所说，道富案激发了商业技术业界申请商业方法专利的意识和激情，[40]为商业方法专利“打开了泄洪闸门”，让人们对于商 业方法专利产生“淘金心态”。[41]
在USPTO授权的众多商业方法专利中，虽然不乏当今电子商务或金融业的重要方法，如亚马逊公司的“一次点击”专利等，但也不免鱼目混珠，一些常识性 的商业方法甚至生活常识也被授予专利，这引发人们对于商业方法专利的嘲笑和批评。例如，曾分别有商业方法专利涉及“怂恿顾客在快餐店点更多食物的方法”和 “出售专家建议的方法”等，甚至“获得专利的方法”也被授予专利。[42]Mayer法官挪揄说，这些商业方法专利表现出“从有一些荒唐到真正的荒谬”。 [43]
面对越来越多的商业方法专利申请和公众的激烈批评，USPTO持较为谨慎的态度，也在不断完善相关专利审查程序，具体措施包括：培训具有交叉学科知识 的专业审查员；完善数据库；明确新颖性和非显而易见性审查标准；在通常审查程序之后，设置第二层级复检程序，保证授权质量。[44]它还尝试“专利同行” （ Peerto Patent）项目，邀请公众参与评论相关商业方法专利申请并提供证据等。[45]
在USPTO，与其他类别的专利申请相比，商业方法专利的授权等待时间更长，而授权率更低。例如，2007年所有技术领域的专利授权时间平均约为32 个月，而商业方法专利的授权时间平均约为54个月，期限延长约69％。[46]在2002-2009年期间，USPTO的商业方法专利授权率约为9％， [47]远低于平均授权率（一般超过50％）。这些因素或可有助于解释为什么在2001-2004年期间商业方法专利申请和授权数量曾有减少。[48]
四、商业方法专利的社会效果评价
USPTO在1998年后约10年间共授予1万多件商业方法专利，那么其经济和社会效果如何呢？美国费城联邦储备银行的研究人员曾就它对美国经济尤其是金融业的影响给予研究。
一方面，该研究通过分析多种指标，发现至今并无充足证据可以证明商业方法专利已对金融机构的研发投入有显著影响，因而尚不能确定如此众多的商业方法专 利是否为美国经济创造了价值。金融业与IT产业类似，在经营中并不较多地依赖于专利作为开发新产品的动力，而是较多地依赖于如市场领先时间、网络效应和交 互操作性等因素。[49]
另一方面，从商业方法专利侵权诉讼的泛滥及其不利影响的角度，可清楚地看到如此众多的商业方法专利为美国经济带来了不良影响。在美国金融业界，近年来 被诉侵犯商业方法专利权的案件日益增多，侵权赔偿也较高。与专利领域的平均诉讼水平相比，涉及商业方法专利的诉讼数量要高出27倍。[50]涉讼商业方法 专利多为个人或小公司拥有，而被告多是大银行、金融公司或交易所，如芝加哥商品交易所、纽约商品交易所和美国证券交易所等，即使是美国中央银行也曾被诉侵 犯他人商业方法专利。[51]
在很多商业方法专利诉讼案中，起诉人可能并非专利权人，而是专利持有公司或称“专利钓鱼者”（patent troll）。涉案商业方法可能属于常识性的商业实践，其描述可能使用日常概念，这反而会给商业方法专利权的确认带来模糊性，让人们难以事先确定权利范 围，从而导致非故意侵权发生。这正如最高法院所说，当日常使用的、简单的词汇被应用于生活的真实时，会孕育着模糊不清。[52]研究表明，针对商业方法专 利的权利要求解释的上诉案件，比涉及一般专利此类问题的案件，要高出6倍。[53]
从专利权人（或其受让人、受托人）角度看，商业方法专利的模糊性特点使之适于专利钓鱼。权利人可能潜伏较长时间，等使用者市场开拓较有成效时，再现身 要求使用者支付专利许可使用费，如果不能如愿，就可能提起诉讼并要求法院发布禁令和判决被告赔偿损失等。如果使用者或被诉人不能成功地主张相关商业方法专 利无效，就可能被认定为侵权并承担相应的法律责任。面对日益增多的、代价昂贵的商业方法专利侵权诉讼，美国金融业一时风声鹤唳，草木皆兵。
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