美国商业方法专利的十年扩张与轮回：从道富案到Bilski案的历史考察

　　该研究认为，虽然商业方法专利侵权诉讼的多发和高数额赔偿本身并不能说明很多问题，但如果同时考虑到至今尚无证据证明商业方法专利对于美国经济具有积极意义，则人们就应当考虑如何完善当前的商业方法专利制度，这正是美国立法和司法系统尝试而未完成的事情。[54]
　　在电子商务领域，商业方法专利的效果又如何呢？亚马逊公司的“一次点击”专利是一个较好的例证。“一次点击”也称“一次点击购买”，是指消费者在利用 已注册的相关信息的前提下，通过点击一次鼠标，就可完成在线购物。这是亚马逊书店的核心交易方式，也为其他网上电子书店和商店广泛采用。该专利名为“通过 通讯网络处置购物订单的方法和系统”，属第705类，专利号为USP 5960411，授权日为1999年9月。在授权后，亚马逊曾起诉另一公司的“快车道”（ Express Lane）经营方法侵犯其专利权，要求法院发布临时禁令。该禁令后被 CAFC撤销，双方后来也以和解形式终止诉讼。[55]该专利于2007年被USPTO宣布部分无效，理由包括不具有新颖性和创造性等，亚马逊通过进一步 限定其专利权范围至“购物车模型”，才重新得到USPTO认可。
　　针对亚马逊的起诉行为，自由软件基金会曾发起“抵制亚马逊”行动，呼吁公众以不在亚马逊交易等方式，抵制它企图通过一种简单的商业方法专利而垄断互联 网电子商务。在亚马逊与被告和解后一段时间，抵制行动才结束。抵制呼吁书对于商业方法专利和相关的专利授权活动及司法判决提出了控诉：“亚马逊提起诉讼以 阻止人们使用这种简单的想法，显示它确实意图垄断这种想法，这是对互联网和一般电子商务的侵犯……尽管今天只有一家公司被起诉，但这问题影响整个互联 网……对于发生的这些事情，并非仅亚马逊有错。美国专利局使用了很低的授权标准该受责备。美国法院支持他们该受责备。美国专利法规定可对信息操纵技术和通 讯模式授予专利该受责备—这是一种概括性的有害政策。”[56]
　　亚马逊处于尴尬地位，其CEO曾就公众呼吁亚马逊放弃其商业方法专利等问题发布公开信，叙述亚马逊在面对泛滥的商业方法专利（和软件专利）时的无奈， 认为让规制商业方法专利的规则“停止伤害我们所有人”是可能的。他认为，亚马逊的竞争优势并不主要来自于专利，而是来自于如服务、价格和选择等多种方面。 这与上述对美国金融业的研究结论基本一致。该CEO强调，亚马逊既会注重在相关方面不断提高，也会在使用专利方面更为谨慎。他还提出了如何改革商业方法专 利的建议，其中包括“快专利”（fastpatents）制度，即通过实施较为严格的授权标准和规定较短的专利保护期（由于互联网传播的广泛性和快速，赋 予商业方法专利3-5年的独占期就能够让权利人获得足够回报），达到“更少、更好、更短”的理想境地。[57]
　　这表明，即使是如亚马逊公司这样的商业方法专利受益者（至少在表面上），对于商业方法专利也抱有无奈与反感的复杂态度。拥有更多商业方法专利的美国微软公司也是如此，它也曾质疑创立商业方法专利的智慧何在。[58]
　　综上可见，即使在商业方法专利应用广泛的金融和电子商务两大领域，并未有证据显示商业方法专利对于产业带来了更多的研发投入和利润回报，相反地，它却 带来了无休止的诉讼和商业经营的不确定性，增加了企业经营和产业发展的成本。这些都是商业方法专利引起人们较多反感和批评的原因所在。
　　五、Bilski案：一个本应是里程碑案件的幻灭，终点又回到起点
　　在饱受责备十年后，CAFC终于等来了可以亲自推翻其道富案判决的机会。
　　2007年，发明人Bilski等就BPAI认可USP-TO驳回其专利申请上诉至CAFC。该专利申请涉及一种商品（包括期货）贸易对冲风险控制方 法，其要点在于通过一系列商业操作使相关价格固定以减少市场波动所可能带来的经营风险。US-PTO的审查员认为此方法仅涉及抽象概念操作，没有与一种特 定装置相联系，解决的是数学问题，不属于技术领域。BPAI虽然认可审查员的驳回结论，但却认为，“技术领域”标准并没有得到判例法支持，并且也不能仅以 发明没有与一种特定装置相联系就驳回其专利申请，因为发明还可能涉及物质转化。BPAI认为，申请人的方法仅涉及抽象概念，其运用并未产生“实用、具体和 有形的结果”，因而不属于可专利主题。[59]
　　在听证后，CAFC主动适用“全席审理”程序，全体12名法官悉数参加。CAFC于2008年10月30日给出内容极为丰富的判决书，认为上诉人的专 利不是可专利主题。体现多数派（9：3）意见的判决结论首先对此前曾流行的几个可专利主题判定标准进行分析。“ Freeman-Walter-Abele标准”由CCPA于20世纪70年代末至20世纪80年代初确立，主要用于判断算法的可专利性，包括考察权利要 求是否叙述了一种算法以及算法是否以任何方式应用于物理因素或方法步骤。[60]CAFC认为该标准已不足于判断可专利主题，因为没能通过此标准的发明仍 有可能属于可专利主题。对于道富案确立的“实用、具体和有形的结果”标准，CAFC也认为是不够的。关于“技术领域”标准，CAFC认为，技术或技术领域 等概念含义不明确且经常变动，并且最高法院和它都没有确切地适用过此标准，在此它也不打算适用。
　　在放弃这些标准后，CAFC根据最高法院在Benson案、Flook案和Diehr案中的判决，确立了“机器或转换标准”（machine-or- transfor-mation test），并把它作为判断方法发明可专利性的唯一标准。该标准的适用可分为两个步骤：看发明是否与一种特定机器或装置相连；如果否，看它是否把一种特定 物品（article）转换成不同状态或物质（thing）；如果否，该发明就不是可专利主题。[61]例如，对于公共的或私人的法律义务（债）、法律关 系或商业风险等抽象事物的转换或操纵，都不能满足该机器或转换标准，因而不是可专利主题。[62]
　　CAFC拒绝走的更远，拒绝认定在美国专利法中存在“商业方法例外”，因此它仍然部分支持道富案结论。[63]对判决持反对意见的Mayer法官指 出：“专利制度旨在保护和促进科学和技术的进步，而非如何实施商业交易的想法……为商业方法提供专利保护缺乏宪法和法律依据，它可能阻碍而非促进革新，并 且占有应当属于公有领域的事物。”[64]
　　尽管CAFC并未明确解释何为“物品”或“特定的机器”，但它确立的“机器或转换”标准能够在一定程度上限制抽象的商业方法专利，尤其是未能与特定的 计算机或其他装置相联系的商业方法专利。USPTO对此标准特别重视，曾于2009年1月发出通知，要求审查员使用依据该判决修订过的MPEP第2106 节规定的标准。在适用该标准时，审查员需要注意两点：第一，如果当事人仅对所属技术领域做出限制，并不足以使不适格的方法转变为可专利主题；第二，对处于 发明方案之外的非显著的技术改善，并不能够让不可专利的方法转化为可专利主题。[65]
　　CAFC判决后，原告上诉，最高法院于2009年6月1日发出调卷令。在此前的eBay案（2006年）中，肯尼迪大法官在附具意见中，曾评论一些商 业方法专利具有潜在的模糊性和可疑的有效性。[66]在Laboratory案（2006年）中，Breyer大法官（Stevens和Souter加 入）就拒绝发出调卷令发表反对意见，认为道富案提出了错误的法律标准，若依据此标准，可能把最高法院认为不属于可专利的主题认定为可专利主题。[67]因 此就Bilski案，人们对于最高法院充满了期待，希望它能够对商业方法专利做出态度鲜明的判决，以此开辟新的历史。最高法院于2009年11月9日开庭 审理本案，于2010年6月28日即法定期限最后一天公开判决书，显示在最高法院内部对于本案充满了争议。它虽然在涉案方法不具有可专利性问题上一致认可 CAFC的规定，但却以微弱优势（5: 4）否认了CAFC认定的机器或转换标准的唯一性。
　　关于机器或转换标准在判定“方法”是否为可专利主题中的作用，最高法院虽然认可它是一种重要的、具有实用价值的线索或调查工具，但却不认可它是唯一的 判定标准。最高法院认为，CAFC违背了它在Diehr案中阐述的两个法律解释原则：第一，法院在阐释法律中不应加人立法者没有明确规定的限制和条件；第 二，除非已有定义，词语都应当以其“通常、当代和普通的意义”加以解释。[68]而在通常、当代和普通的意义上，专利法并没有要求方法一定要与机器相联系 或者能够转换一种物品至不同形态或物质。USPTO建议最高法院在理解方法概念时，应与专利法第一百零一条规定的其他三种可专利主题即“机器、制品或物质 组成”相联系，但最高法院认为，“文理解释原则”（doctrine of noscitur a sociis）在此并不适用，[69]因为专利法第一百条（b）已经给出方法的定义，[70]而其中任何一项内容都没有提示需要与机器或物品转换结合在一 起。[71]
　　最高法院认为，从专利法第一百零一条的规定并不能够推出商业方法属于被排除的主题。从该条款的文本看，方法（process）可至少包括一些商业方 法。从方法概念的通常、当代和普通意义上理解，在方法中也不能够排除商业方法。并且，从专利法第二百七十三（b）（一）条明确赋予商业方法在先发明人一种 抗辩权出发，也似乎能够推定法律本身就认可商业方法属于一种方法，至少在一些情形下具有可专利资格，否则该条款就没有存在的必要。如果不这样理解，就可能 违背法律解释的原则之一，即对任何法律条款的解释都不应使其他条款成为多余。[72]
　　最高法院认为，由于上诉人的发明可作为一种抽象概念被排除可专利性，它就无需进一步解释什么构成了“方法”，而仅需指出第一百（b）条对方法的定义和 它在Benson 、 Flook和Diehr案的判决。针对如此敏感的议题，最高法院也不愿人们对其判决有歧义性解读，遂申明人们既不应把本案理解为是对CAFC道富案判决的 支持，也不应理解为企图限制CAFC发展新的标准，但新标准应当能够促进实现专利法目的，并且不与专利法规定相冲突。[73]
　　无论是CAFC的判决，还是最高法院的判决，其中都有持相同或反对意见的法官附具有详尽论证。这些不同意见非常有价值，它们既反映了关于商业方法专利 观点的多样性，也进一步探究了法律解释原则。在最高法院的判决中，主张商业方法不属于可专利主题的有四名大法官，由史蒂文斯撰写的意见 （Ginsburg、 Breyer和Sotomayor加入）纵横驰骋，论证了美国专利法的由来和演变，极富学术价值。他说，由于没有来自国会的清晰指导，法院仅能够依靠有限 的文本、历史和功能性线索，而这些线索都指向一个相同结论，即商业方法本身并未被法律所涵盖。[74]
　　因此，尽管CAFC对于Bilski案的判决可称为商业方法专利的里程碑案件，本应在商业方法专利发展史上有所作为，但无奈被最高法院的判决实质地否 定，而最高法院的多数意见，无论如何，都算不上经典。最高法院判决的精彩之处，或许只是显示了它对于商业方法可专利问题的多样性意见，以及它所阐述的多种 法律解释原则。一个里程碑案件由此幻灭：它深失众望，受到人们的普遍批评，就是可以理解的了。[75]
　　例如，有人认为，最高法院在追求一种中庸之道，遗留很多问题没有解决。它拒绝为商业方法专利划定明确界限，其分歧带来了明显的争议。[76]有人评论 说，人们曾经高度期望最高法院能够在模糊的、充斥诉讼的商业方法专利领域做好清理工作，但它却没有成为一个里程碑式的判决，它对专利钓鱼者、专利掮客、专 利律师和游说者等发出的明确信号是“继续游戏吧！”[77]美国计算机和通讯工业协会主席也对本案判决持强烈的批评态度。他说，对于被那些仅持有专利而没 有业务的专利钓鱼者盯上的公司，它们面临的专利诉讼的不确定性，将会因本案而更加恶化，它们“将被迫探索一个越来越抽象的专利矿藏，增加商业不确定性和法 律成本。今天的判决除了专利律师外很少有人受益。”[78]
　　拥有数百项商业方法专利的IBM公司和一些医疗方法领域的生物技术公司或其组织对本案判决表示赞同和支持。IBM认为，该判决和它所主张的商业方法专 利保护政策基本一致，即专利法需要保护商业方法专利，但又不能门槛太低，造成商业方法专利泛滥。然而，同样拥有很多商业方法和软件专利的微软公司，以及新 兴的谷歌公司等，对于本案基本持批评态度。[79]
　　综上，最高法院表面上因所涉发明属于抽象概念而判决认同CAFC的结论，然而实质上，它既削弱了CAFC在Bilski案中确立的“机器或转换”标准 的重要性，也没有认同它在道富案中确立的“实用、具体和有形的结果”标准。这样做的结果是，美国联邦法院对于商业方法专利的态度，又基本回到1998年道 富案之前的不确定状态。只是人们现在知道，商业方法并没有被美国专利法明确地排除，一些商业方法可能属于可专利主题，而至于何种商业方法才可能为 USPTO和联邦法院（尤其是最高法院）所认可，仍处于待定状态，需要依赖今后CAFC和最高法院的判决或者国会的立法来澄清。
　　六、结论与启示
　　1998年，当里奇法官写下道富案判决书时，持激进的“支持专利”态度的他可能并未预料到未来十年会成为美国商业方法专利急剧扩张的时代。伴随着人们 对道富案普遍、持久和尖锐的批评，USPTO授予了上万件商业方法专利，在美国金融业界和电子商务业界也引发了商业方法专利的“万家诉讼”。他未必能够预 料的，还肯定包括他的判决结论会在十年后为他在CAFC的同事以全席审判的方式所实质推翻。他所能够聊感欣慰的，可能是美国最高法院以拒绝划定商业方法可 专利性界限的方式，继续为“一些”商业方法专利保留着入门资格。在这短短的一个时代，随着所谓信息时代对工业时代的超越，人们也目睹了美国商业方法专利制 度的沉浮。
　　在论述为什么拒绝认定机器或转换为唯一判定标准时，最高法院认为，对于在工业时代发明的方法而言，机器或转换标准可能是足够的，但是对于信息时代的很 多发明来说，包括如软件、医疗诊断方法、基于线性规划或数据压缩或数字信号操作的发明等，在判断其可专利性时，该标准却可能带来不确定性。[80]最高法 院还从利益平衡的角度论证它为什么要采取中庸态度，赋予一些商业方法专利保护：“这个（信息）时代把创新的可能性放到更多的人手上，为专利法带来了新困 难。随着更多的人尝试革新和为其发明寻求专利保护，专利法面对着在两者之间维系平衡的极大挑战，一是保护发明人，二是不对其他人可以独立地和创造性地应用 基本原理所发现的方法赋予独占性。本判决不应被解读为决定在何处维系该平衡。”[81]显然，最高法院仍是从实用主义角度出发论证商业方法专利及其判定标 准的合理性。
　　那么，从工业时代到信息时代，专利制度的技术性根基是否应当有所变化？最高法院的史蒂文斯大法官坚决否认：“至少从亚述商人时代开始，人们就已创造出 越来越好的商业行为方式。然而看起来，无论是（美国宪法中的）专利条款，还是早期的专利法或者现行（专利法）第一百零一条，都没有考虑或公开解释说这些革 新是可专利的。尽管要精确定义什么是第一百零一条下可专利的‘方法’是困难的，但历史的线索都汇集于一个结论：商业方法不是一种‘方法’。”“宪法赋予国 会促进革新的重要权力。在行使该权力时，国会建立起一套复杂的知识产权体系。在此体系下，可专利主题的范畴是宽泛的，但却并非没有止境。”[82]
　　可见，关于商业方法是否属美国专利法下的可专利主题，即使在美国最高法院内部，即使在美国各产业界（包括软件、网络服务、电子商务、金融和法律服务行 业等），都充满了争论和不同意见。从1998年开始，争论从来没有停止过，相关司法判决和USPTO的审查标准也一直处于变动之中。这就是此前十余年间， 美国商业方法专利从扩张到重新面临不确定性的时代轮回。
　　在道富案后的美国商业方法专利扩张年代，美国曾挟WTO/TRIPS协议的利器，在世界范围内大力推广其商业方法专利政策，先后在WTO、 WIPO等国际组织和多个国家或地区产生不同程度的影响。面临着商业方法专利国际潮流，很多国家或地区做出了策略选择。《欧洲专利公约》 （EPC）规定单纯的商业方法不是可专利主题。[83]依据其判例法和审查实践，商业方法需要与“技术特征”相结合，才可成为适格主题。[84]相应地， 欧洲多国都有类似的严格规定，如英国专利法明确规定商业方法不可专利。[85]一般认为，EPC和欧洲多国的专利制度基本秉承了专利法的“技术”维度，这 与USP-TO和美国联邦法院强调不以“技术领域”为要素判断可专利主题形成鲜明对照。
　　我国在1998年之后，也持续面临商业方法专利申请“国际化”大潮的压力，在专利审查实践和管理中遇到很多挑战。我国相关的专利审查政策和标准也有针 对性地进行了细化和明确，坚持以“技术特征”为考察商业方法（和计算机软件）可专利性的入门标准，要求专利申请案应针对技术问题，通过技术手段，获得技术 效果，以满足专利法对于“技术方案”的要求，否则相关主题就可能因属于“智力活动的规则和方法”而被排除可专利性。[86]这与EPC的规定和欧洲专利局 的标准基本一致。应当理解，这是判断商业方法可专利性的合理标准，具有坚实的制度理性基础，并非我国作为发展中国家而做出的权宜性政策选择。因此，我们应 有理由做理直气壮的坚守，以维系专利制度的合理性和社会效益的最大化。 【注释】
[1]See State Stree Bank＆Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.，149 F. 3d 1368（Fed. Cir. 1998）．
[2]See In re Bilski, 545 F. 3d 943 （Fed. Cir. 2008）．
[3]See Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 （2010）．
[4]US Constitution, Article I, Section 8, Clause 8.
[5]See US Patent Act of 1790, Section 1；US Patent Act of 1793，Section 1；US Patent Act of 1836, Section 6; US Patent Act of 1839,Section 7.
[6]See 35 U. S. C. 101.
[7]See Diamondv．Chakrabarty, 447 U. S. 303（1980）；J.E.M.，Ag Supply，Inc. v. Pioneer Hi- Bred Int’ 1, Inc.，534 U. S. 124（2001）．
[8]Diamond v.Chakrabarty, 447 U. S. 303，at 309（1980）．
[9]Gottschalk v. Benson, 409 U. S. 63（1972）．
[10]See Parker v. Flook, 437 U. S. 584（1978）．
[11]Diamond v. Diehr, 450 U. S. 175（1981）．
[12]Justice Holmes, “ a page of history is worth a volume of logic” , New York Trust Co. v. Eisner, 256 U. S. 345, at 349 （1921）转引自Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218，at 3239 （2010） （Stevens, J.，concurring）．