商标间接侵权研究

    在1924年判决的William R. Warner v. Eli Lilly案中，美国最高法院第一次陈述了引诱他人实施商标侵权可构成“间接侵权”的规则，直接影响了美国日后商标间接侵权制度的发展。本案中原告是一家从事医药化学产品的制造和销售商。早在1899年起就一直从事一种奎宁（金鸡纳霜）液体制剂的生产和销售。这种制剂的商品名称叫Coco-Quinine（可可-奎宁），成分中含有巧克力(巧克力的主要成份为可可)。被告也是一家从事医药化学产品制造的厂商。它从1906年开始制造一种配方和原告制剂基本相同的液体制剂，并且以Quin-Coco（奎宁-可可）的名称进行销售。[36]

原告起诉被告侵权，此案一直上诉到美国最高法院。最高法院认为，被告的行为并不构成对商标权的直接侵犯。这是因为无论是Coco-Quinine（可可-奎宁）还是Quin-Coco（奎宁-可可）这一名称是对药品制剂成分的描述性表达，因为它们都描述了制剂的主要成份是“奎宁”和“可可”。由于这种对商品成分，质量或是性质的描述性表达缺乏显著性，原告不能对其取得商标权。[37]同时，原告也无权阻止被告在制剂中使用巧克力，这是因为巧克力在制剂中不仅是用于形成具有识别性的颜色，而且还是为了达到美味可口的效果。这就使巧克力在原告的制剂中具有功能性而非单纯的识别性。因此原告也无法对巧克力这种颜色在这种制剂上取得商标权。这样，被告和其他竞争者在制造相似制剂时都有权使用巧克力成份。如果被告仅仅制造了包含巧克力的类似制剂并且以不会让消费者对制剂来源导致混淆的方式销售，并不会侵犯原告的权利[38]

    但是，法院发现被告的销售人员不但极力向前来采购的药店证明Quin-Coco是Coco-Quinine的良好低价替代品，而且暗示：在消费者要求购买Coco-Quinine时，可以向其提供Quin-Coco而不被发现。结果有些药店就将被告的Quin-Coco说成是原告的Quin-Coco出售给消费者，从中牟取利益。最高法院认为：被告故意促使药店将自己的制剂说成是原告的，而“引诱他人从事欺诈的行为并且提供为此所需的手段者，对于造成的损失同样有过错并且需要承担侵权责任。”[39]

据此，美国最高法院认定原告虽然无权禁止被告使用巧克力作为相似制剂的成份，被告引诱他人以导致消费者混淆的方式出售被告制剂的行为构成“间接侵权”。并责令被告今后在销售类似制剂时不仅要贴上足以区别原被告产品的标志，而且这些标志还应该准确无误地说明该制剂不能作为Coco-Quinine销售，而在消费者要求根据处方购买(原告的)Coco-Quinine时，不能向消费者提供该制剂。[40]