商标间接侵权研究
来源：知识产权学术与实务研究网 作者：王迁 时间：2009-07-24 阅读数:
原告认为：被告故意采用Dyazide牌利尿剂胶囊具有识别性的外观，其唯一目的就在于促使药店用被告的利尿剂假冒Dyazide牌利尿剂销售。[42]为了证明Dyazide牌利尿剂的外观具有识别性，自己能够对其享有商标权，原告举出了大量证据试图说明：由于DyazideE牌利尿剂的市场份额极大、使用时间很长，从而使其外观的颜色组合成为药剂师和病人识别Dyazide牌利尿剂的标志。[43]而被告虽然在其生产的利尿剂上打上了Premo的标识，但由于该标识太小，以至于许多消费者并不能通过该标识来对原告和被告的利尿剂加以区分。美国第三巡回上诉法院则结合以往认定“非功能性”的标准指出：如果商业外观除了用于识别商品之外没有其它的目的，则它就是“非功能性”的。以药品为例，“非功能性”的外观就不可能提高其药品本身的疗效。而原告采用栗色和白色两种颜色组合作为Dyazide牌利尿剂的外观与药品的用途和疗效之间没有任何关系，其唯一价值就在于将这种利尿剂与原告联系在一起，即识别产品的来源。[44]这样，被告未经许可使用原告产品中具有“显著性”的商业外观的行为，就构成直接侵权。而其向下手经营者提供带有原告产品商业外观的行为，则可依据“侵权工具理论”构成“间接侵权”。
在Ciba-Geigy Corporation. v. Bolar Pharmaceutical Co, Inc.案中，原告Ciba公司于1970年获得了一种降压药的专利权。并在这种降压药上注册了名为Apresazide的商标。原告将降压药分别装在容量25毫克、蓝白色胶囊，以及容量50毫克、粉白色胶囊中销售。[45]原告的专利权于1981年届满后，被告Bolar公司开始生产与原告降压药类似的药物，并且在使用了上述两种规格、形状和颜色的胶囊，其外形与Apresazide牌降压药胶囊几乎一模一样，唯一的不同之处在于两种胶囊之上分别印有两个公司的名称。[46]
原告根据美国《商标法》和新泽西州的《反不正当竞争法》对被告提出了两项指称，首先是被告在仿制药品上使用与其Apresazide牌降压药相同的胶囊，构成对商品来源的错误陈述，违反了禁止未经许可模仿“非功能性”商业外观的法律。其次是被告使用相同胶囊的目的就是促使药店或药剂师将被告的药品假冒为原告的Apresazide牌降压药出售；或者说被告对这一假冒后果至少能够进行合理的预期。因此被告的行为构成“间接侵权”。[47]
美国第三巡回上诉法院认为：原告在选择Apresazide牌降压药胶囊的颜色时完全时随意的，并没有任何医疗上的目的。其他制药公司也曾经制造出颜色不同的相同药品。同样，原告药品的大小和形状也没有医疗上的用途。这样，原告胶囊的颜色、大小和形状就只有识别药品来源的功能，即具有了“显著性”。[48]而证据表明，虽然被告的胶囊上印有自己公司的名称，但服用降压药的患者多数已经超过60岁，其视力难以认清胶囊上的小字，以区分被告与原告在外观上相同的药品。因此被告使用与原告药品相同的商业外观会导致消费者的混淆。
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