“万慧达”2013年度奖助金颁奖仪式成功举行

    最后讲两句王老吉和加多宝的案子。正在打的官司里面涉及到加多宝的广告宣传，说全国销量领先的红罐凉茶改名叫加多宝，王老吉听了肯定不高兴，它认为王老吉从来没有改名。现在广州中院做了一个禁令，不让加多宝再打这个广告。我觉得这是在反不正当竞争法领域率先作出一个尝试，当然如果在美国的话，甚至可以要求被告做一个更正公告。当涉及反向混淆的时候，你当初花多少钱打的广告，现在要花多少钱给我更正过来，消除影响。

    另外一个加多宝声称十罐里面就有七罐是他的，这个涉及到是不是虚假宣传的问题，加多宝当时作为一个被许可人，作为一个实际生产商，当时就以加多宝的名义、商标对外销售。跟我最早说到的商标的定义和商标的使用，作为识别商品的来源，当时加多宝在上面是不是起到了一个识别商品来源的作用。

    包括广告语涉及到怕上火喝什么，王老吉这边是“怕上火，就喝王老吉”，这边加多宝是“怕上火，喝加多宝”。关于这一块跟我刚才说的，“怕上火喝什么？”，这一块跟我刚才说的have a break have a Kit Kat就有点接近了，因为老是把怕上火和王老吉建立起联系以后，再一说怕上火，后面紧跟着是喝王老吉。

    这是红罐上面到底差别在什么地方？有一种说法，王老吉当初把红罐许可给加多宝，自己生产绿盒的。有一段时间确实是这样，这边许可生产王老吉，那边自己生产一个更带有传统口味的凉茶，味道要偏苦一点，加多宝生产的时候把口味调的更甜一点。但是这个是不是成为加多宝可以去主张产生的权益归他的效果，我觉得还是有点疑问。

    我们看一看当初加多宝在2003年的时候打过一个官司，这个是把易拉罐展平成这个样子，当时主张“廿四味”，“廿四味”是一个山水公司生产的。判决书双方在广东高院开庭里面都把它作为对自己有利的判决。从加多宝角度来讲，当初这个官司是我打，我去主张的，我当时打赢了，这个东西当然归我。但是从王老吉角度来讲，当时这个官司是你作为我的被许可人去打的，当时如果不提王老吉的话，不把王老吉作为一个知名商品，这个官司怎么打赢呢？

    我个人更赞同王老吉的观点。如果在十年前王老吉就可以去把“廿四味”给打了，现在其他的人如果再用这种情况，我们来看一看其他人会怎么用这个情况，像王吉正，现在王老吉也可以弄成绿罐的，也有别的弄成红底黄字。实际上它的显著性体现在红底黄字，大的字体。现在可以设想，到底是王老吉可以告王吉正，还是加多宝可以去告他呢？

    很快法院这边会有判决出来，等出来第一轮判决，我们可以找机会继续论证。这个里面凸显了当一个本身缺乏显著性的部分或者要素经过使用跟另外一个具有显著性的要素长期结合在一起，以至于你提到这个就会想到另外一个的时候，这个时候我觉得它的显著性跟那个密不可分的。如果这个中间是因为许可使用的时候产生了，即使是由被许可人自己决定的一个图案，我觉得它最后因为跟王老吉挂钩了，最后应该归于王老吉。这和华晨跟宝马合资，东风跟雪铁龙合资情况不一样，我自己的商标是有显著性的，而且经过同意以后，我们一上市我们俩就合在一起，即使以后我们俩分手，我继续用我的华晨或者用东风都没有任何问题。而这种情况问题就不一样。

回到最初说的广告来，它说野生动物正在消失，我想大家已经注意到，最早的图案里面的狮子没了。你如果对米高梅的狮子很熟悉，你看到这个广告就能知道它在说什么，连米高梅的狮子都没了，野外的熊猫更没了。

当然这个又涉及到我们讲的声音商标，大家去看米高梅的电影，你们进到电影院的时候，尤其当你还没有坐稳的时候，正在往里走，如果放米高梅的电影，前面都要有狮子吼上两声，那个声音在美国已经作为声音商标注册了。这个时候不管它在放什么，如果你进到电影院的时候，你听到了这几声狮子吼，你的脑子里面反映出来的这是米高梅影片公司出的电影，这个时候它的显著性体现在它的声音对你的刺激上。这一块在我们以后有了声音商标注册，我们进行声音商标的保护可能要从这个角度去考虑。

由于时间关系，我先讲到这里。谢谢大家。看看大家有没有什么问题？

祁战勇（中国政法大学知识产权法专业硕士生）：

我有两个问题，刚才您提到美极鲜，在商标使用过程中，美极鲜的立体商标显著性不是特别强，有一个你们代理的散利痛案的案子，在使用过程中它的显著性越来越弱化，演变成类似于通用名称，假如发现侵权，以类似于通用名称的理由进行抗辩能否成立？

第二个问题，鳄鱼案注册的时候有一个图形，实际使用中变形了，对颜色和形状做了稍微变化，这个时候打商标侵权诉讼的过程中，它比对的是商标局核准的注册商标，还是实际使用的商标？

黄晖博士：

关于通用名称，这次《商标法》修改以后确实提出一个新的问题，《商标法》第49条第2款专门提到了商标如果退化为通用名称可以成为一个撤销的理由，这点应该说弥补了《商标法》的漏洞。

    以前在处理这个问题的时候，大家一直很纠结。关于这个商标到底什么时候是它的通用名称，这个有时间点的问题，至少我们有这么几个时间点。一个是在申请的时候到底是不是通用名称，和在注册的时候是不是通用名称，和主张权利的时候是不是通用名称。如果在它申请的时候是通用名称的话，那么这个商标照说不应该被核准。

    欧盟采取这个方法。它认为在这个点具有了通用名称，即使到注册阶段，后来因为使用进化，有可能经过你的宣传。当然，这种可能性很小，但是仍然具有这种可能。那时候你具有显著性给你注册，它认为是不公平的。因为你在当时没有显著性，却占住了一个申请日，然后你跟别人进行比较的时候，你是用申请日来跟别人比，说你是在先申请，但其实你在先申请并不符实，因为你当时还不具备识别的功能，所以他认为这个商标我必须先给你驳回。如果你觉得你有显著性，你现在来申请，我现在再给你注册，但是没准这个中间可能有另外的人早于你。

   在现实生活中有这种情况，我们当时做过一个小肥羊的案子。小肥羊有若干个地方的人都在用，内蒙的小肥羊用的大，最后被大家所接受。还有像酸酸乳，用的规模比较大，最后大家更多的把酸酸乳跟蒙牛结合在一起。还有鸭王案，具体事实我不是特别了解，但是从它的判决意思来讲，认为北京鸭王用的最早，但是你当时申请商标注册被驳回以后，你没有复审，所以你自己放弃这个权利，虽然你还继续在使用。但是他说上海这个鸭王由于使用规模更大，取得了显著性，最后给它保护。

    从显著性这个角度来讲，一个词确实可以从无到有，也可以从有到无，这个时点从没有注册的时候，我觉得应该以申请日为准。等它注册以后，我觉得可以以它实际发生争议的时点来看待。这样就出现你刚才说的后半段的问题，就是说我明明是个注册商标，但是已经出现有一些人把它作为通用名称来使用。

    我们举一个例子，当时在广东有个水鸟被，是一种凉被，广东人都把它叫做水鸟被。正好有个商标就叫水鸟，就起诉它。这个时候是比较两难的情况，一方面在广东这个地方大家确实已经不把水鸟当做被子的商标，当做被子一种名称的话，你禁止它好象是有问题。其实有点像雀巢瓶子，它在广东去打，感觉运气不好，广东人用的比较多。但是他到北京来打，北京其他的企业未必拿得出这样的使用证据，这个时候到底应该怎么来看待？

    这个有点相当于我们草原的退化一样，草原总是从某个局部开始沙化，慢慢出现一些沙漠。这个时候你是说既然是沙漠了，我们不要再种草了，让它继续沙化下去，还是说我们这个地方可以亡羊补牢。这块也是比较纠结。

    我个人觉得除非使用已经达到一定的程度，我要取得显著性也不是说我在一个局部取得显著性，就能够注册商标。反过来等我一旦注册下来，就意味着我的商标已经在全国大部分地区获得显著性。所以当它反过来的时候，我觉得不应该因为它在局部出现退化，就不给它保护。这个过程可能要有一个辩证的看待。

    像散利通的案子，争议的要点主要在于当时我们国家药品的标准分为国标和地标。两个标准都是法定的标准，而当时散利痛名称药名，虽然英文是作为商标注册，但是散利痛的中文当时作为药名申报，在四川省药品标准或者上海、重庆的药品标准里面都有，只是到了最后从地标升国标的过程才改为“对乙酰氨基酚II”。当时西南制药申请“散列通”商标的时候，当时散利痛是个通用名称，所以我们只是在通用名称基础上做了一定修改，申请一个新的商标，在当时的法律下我们觉得是合法的。至于后面散利痛不是药名了，能不能反过来制止散列通的注册，我们觉得不能成立。你要尊重当时那段历史，因为散利痛作为药名，即使取得显著性，是不是能因为仅仅地标转国标的过程就当然的把它转移到商标的这个显著性上，我觉得还不好这么说。

    通用名称下一步会成为比较大的关注焦点。现在大家可以关注一个正在进行的纠纷，关于摩卡咖啡，摩卡是我国台湾地区很早就注册的商标，上个世纪90年代在中国大陆就注册。现在雀巢也在用摩卡，还有其他的咖啡店用摩卡比较多。这次《商标法》修改只是写了一个商标退化为通用名称要撤销，但是没有特别讲到是因为什么原因退化为通用名称的。在欧盟一些商标法特别提到是由于当事人的作为或者不作为导致这个商标成为通用名称，这个中间是也条件的，假定这个人一直坚持打假，对抗这种使用行为，这个时候是不是能因为大家都在用，所以就要宣布它撤销？